{"id":1999,"date":"2018-12-21T10:04:58","date_gmt":"2018-12-21T09:04:58","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&p=1999"},"modified":"2019-07-05T15:05:19","modified_gmt":"2019-07-05T13:05:19","slug":"nomi-di-dominio-tra-liberta-di-espressione-e-funzione-distintiva-del-marchio-nellesperienza-della-riassegnazione","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/nomi-di-dominio-tra-liberta-di-espressione-e-funzione-distintiva-del-marchio-nellesperienza-della-riassegnazione\/","title":{"rendered":"Nomi di dominio, tra libert\u00e0 di espressione e funzione distintiva del marchio nell’esperienza della riassegnazione"},"content":{"rendered":"

Come \u00e8 noto, le controversie sui nomi di dominio generici (gTLD new gTLD) sono affidate, insieme e senza sovrapporsi alla magistratura ordinaria, ad organismi arbitrali internazionali (WIPO, tra tutti) chiamati ad applicare un insieme uniforme di regole note come\u00a0Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy\u00a0<\/em>(UDRP o Policy<\/a>). Il testo della Policy \u00e8 il frutto di un compromesso tra i vari\u00a0stakeholders<\/em>\u00a0in gioco: da un lato, i registrar ed i registranti interessati a limitare l’ambito applicativo delle norme ai soli casi di palese e manifesto\u00a0cybersquatting<\/em>; dall’altro, i\u00a0brand owners <\/em>ovviamente pi\u00f9 inclini ad allargare le maglie della Policy ai casi pi\u00f9 dubbi e controversi. Il risultato, come spesso accade quando sono in gioco interessi cos\u00ec lontani, \u00e8 un testo che lascia ampi margini interpretativi a chi lo dovr\u00e0 applicare.<\/p>\n

Una delle questioni pi\u00f9 discusse, a partire dall’entrata in vigore della Policy (1999), \u00e8 proprio rappresentata dai nomi di dominio, corrispondenti a marchi anteriori, utilizzati nell’ambito dell’esercizio della libert\u00e0 di espressione.<\/p>\n

Il primo tema da affrontare \u00e8 se dispute che coinvolgono il rapporto tra diritti fondamentali e nomi di dominio “abusivi” possano rientrare nell’ambito applicativo della Policy. In altre parole, nel quadro normativo esistente, pu\u00f2 un arbitro pronunciarsi sul\u00a0trasferimento di un nome di dominio<\/strong>\u00a0se chi lo ha registrato e lo utilizza lo fa esclusivamente per esercitare il proprio\u00a0diritto di critica\u00a0<\/strong>(c.d.\u00a0criticism sites<\/em>)? Tale questione era stata affrontata gi\u00e0 in sede di stesura della Policy e poi dibattuta nella fase di applicazione iniziale della stessa.<\/p>\n

Alcuni Arbitri ritengono che la Policy non abbia “giurisdizione” nel caso in cui siano in gioco principi come la libert\u00e0 di espressione, essendo l’ambito applicativo di tale regolamentazione limitato ai soli casi di palese\u00a0cybersquatting<\/em>\u00a0nei quali il titolare registri ed utilizzi il nome di dominio per finalit\u00e0 economiche e commerciali<\/a>[1]. Alla base di questo approccio, si citano i lavori preparatori che hanno condotto alla stipula della Policy, e nei quali si circoscriveva l’ambito applicativo della procedura ad una serie limitata di casi in cui il dominio veniva registrato per sfruttare commercialmente ed in mala fede un marchio di un terzo, lasciando gli altri casi alla giurisdizione della magistratura ordinaria<\/a>[2]. Dunque, seguendo questo approccio, il fatto che una procedura di riassegnazione sollevi questioni non prettamente commerciali ed economiche (ad, esempio coinvolgendo diritti fondamentali, come la libert\u00e0 di espressione) avrebbe dovuto portare ad una pronuncia di rigetto del ricorso in rito, senza alcun pronunciamento sul merito, trattandosi di una questione di competenza della magistratura ordinaria.<\/p>\n

Invero, l’orientamento prevalente<\/a>[3]\u00a0\u00e8 quello di includere nel raggio applicativo della Policy, anche dispute che coinvolgono diritti fondamentali. Ed infatti, il testo della normativa, non contiene alcuna disposizione che giustifichi tale esclusione. Al contrario, alcune norme sembrerebbero ammettere, anche se in via implicita, che un arbitro possa pronunciarsi su controversie che non coinvolgono interessi meramente commerciali. Tra queste:<\/p>\n

    \n
  1. i) art. 4(c)(iii) individua delle fattispecie (non tassative) che attribuiscono al registrante un interesse o diritto alla registrazione del nome di dominio, impedendone il trasferimento a favore del ricorrente. Tra queste, vi \u00e8 l’ipotesi in cui il registrante faccia un legittimo uso non commerciale del nome di dominio. Dunque, per difendersi in una procedura di riassegnazione, non \u00e8 sufficiente fare un uso non commerciale del dominio, ma \u00e8 necessario che tale uso sia anche legittimo. Pertanto, la Policy parrebbe contemplare l’ipotesi di un uso non commerciale ma al contempo illegittimo del dominio, che non sarebbe di ostacolo alla procedura di riassegnazione;<\/li>\n
  2. ii) art. 4(b) la Policy elenca, in via non esaustiva, degli esempi di condotte che integrano il requisito della registrazione e uso in mala fede. Ebbene, tali fattispecie non fanno alcuna differenza tra un uso commerciale ed un uso non commerciale del nome di dominio;<\/li>\n<\/ol>\n

    iii) infine, la Policy non identifica l’uso commerciale del dominio come uno dei requisiti necessari per poter ottenere il trasferimento \/ la cancellazione del dominio. Al contrario, il par. 2, fa un generico riferimento a nomi di dominio che violino i diritti del titolare del marchio.<\/p>\n

    Quest’ultimo \u00e8 l’approccio seguito dalla prevalenza degli Arbitri. Pertanto, il fatto che una disputa coinvolga diritti fondamentali come la libert\u00e0 di espressione non esclude, di per s\u00e9, che essa sia sottoponibile alle regole della Policy ed al giudizio dell’arbitro. Non \u00e8 infatti in discussione la libert\u00e0 del registrante di creare un sito internet ed utilizzarlo per criticare il ricorrente, quanto il fatto di esercitare tale libert\u00e0 mediante la registrazione di un nome di dominio identico o simile ad un marchio legittimamente detenuto ed usato da un terzo.<\/p>\n

    Posto che le procedure di riassegnazione possono, in astratto, decidere su casi in cui sia coinvolta la\u00a0libert\u00e0 di espressione<\/strong>, occorre affrontare il diverso tema relativo a\u00a0quando, in concreto, tali libert\u00e0 prevalgono sugli interessi dei\u00a0brand owners<\/em><\/strong>, e quando,\u00a0invece, a prevalere siano gli interessi di questi ultimi.<\/p>\n

    Da una analisi sistematica delle decisioni, emerge che gli Arbitri attribuiscono particolare rilievo alla\u00a0natura del nome di dominio<\/strong>\u00a0oggetto della controversia<\/a>[4]<\/a>. In caso di dominio identico al marchio (ad esempio, <trademark.com>) si tende a far prevalere gli interessi dei\u00a0brand owners\u00a0<\/em>a discapito della libert\u00e0 di espressione. Infatti, l’identit\u00e0 tra dominio e marchio provocherebbe un aumento di traffico di rete verso il sito internet, che nulla ha a che fare con i contenuti dello stesso e quindi con i meriti di chi lo gestisce, ma che \u00e8 dovuto esclusivamente alla notoriet\u00e0 del marchio altrui. In altre parole, un utente di internet che seleziona un nome di dominio identico ad un marchio (<trademark.com>) si aspetta di trovare un sito internet gestito direttamente dal titolare del marchio; se, invece, il sito internet ospita un blog di critica del\u00a0brand owner<\/em>, il legittimo affidamento dell’utente di rete viene frustrato e questa circostanza, per molti Arbitri, \u00e8 sufficiente a comprimere il principio di libert\u00e0 di espressione a favore della funzione distintiva ed attrattiva di un marchio commerciale. Si tratta di un approccio evidentemente ispirato alla teoria della\u00a0initial interest confusion<\/em>\u00a0(o\u00a0pre sale confusion<\/em>), che consiste nella confusione del marchio tutelato al momento dell’approccio dell’utente, con un sito che richiama, come nome di dominio, il marchio tutelato. A ci\u00f2 si aggiunge anche l’indebito vantaggio del titolare del dominio e consistente nel numero di utenti che visiteranno il sito web, confidando di trovare un sito ufficiale del\u00a0brand owner<\/em>.<\/p>\n

    Completamente diversa \u00e8 la situazione di un nome di dominio composto dal marchio associato ad un termine (ad esempio, <odiotrademark>, <trademarkfaschifo.com>, <trademarksucks>), che d\u00e0 immediatamente all’utente l’idea di un sito web utilizzato per criticare \/ o esprimere opinioni negative sul\u00a0brand owner<\/em>. In tal caso, l’utente di internet \u00e8, fin dall’inizio, consapevole che il nome di dominio non fa parte del\u00a0network<\/em>ufficiale del titolare del marchio e che lo stesso \u00e8 utilizzato per finalit\u00e0 di critica. Viene meno, dunque, il supporto della teoria della\u00a0pre sale confusion<\/em>\u00a0e, per tali ragioni, in questi casi, ha spesso prevalso l’interesse del titolare del dominio e la sua libert\u00e0 di espressione.<\/p>\n

    Ulteriore fattore tenuto in forte considerazione \u00e8 l’uso commerciale o meno del nome di dominio<\/strong>\u00a0contestato<\/a>[5]. Come detto, la finalit\u00e0 commerciale non costituisce una condizione necessaria ai sensi della Policy, ma rimane, in concreto, un requisito importante per stabilire se vi sia\u00a0fair use<\/em>\u00a0del dominio. E’ evidente, infatti, che se la libert\u00e0 di critica rappresenta solo un pretesto per svolgere in realt\u00e0 una attivit\u00e0 economica sfruttando il marchio tutelato, allora viene meno qualsivoglia presupposto di\u00a0fair use<\/em>\u00a0del nome di dominio. Si pensi all’ipotesi di un sito internet che, in apparenza si presenta come un blog di critica del marchio, ma che ha, al proprio interno, delle sezioni in cui \u00e8 possibile acquistare prodotti recanti il marchio o prodotti in concorrenza con quelli contraddistinti dal marchio. Si pensi, ancora, al caso di un blog che contiene numerosi link pubblicitari o\u00a0pay per click<\/em>, accanto ai commenti negativi sul marchio. Si pensi, infine, al caso del titolare del sito web che contatta il proprietario del marchio, offrendo in vendita il dominio per una cifra molto elevata. Queste circostanze sono state considerate utili per supportare l’uso in malafede del dominio e quindi a favorire la posizione del\u00a0brand owner<\/em>\u00a0in precedenti procedure di riassegnazione.<\/p>\n

    Accanto a tali fattori, gli Arbitri hanno considerato, anche se in via residuale, ulteriori elementi come:<\/p>\n

    (i) la registrazione di molteplici nomi di dominio composti dal marchio da parte dello stesso titolare. Gli arbitri tendono ad escludere che sussista un\u00a0fair use<\/em>, in caso di domini registrati in elevate quantit\u00e0 dallo stesso soggetto, ancorch\u00e9 tutti utilizzati per esprimere critiche ed opinioni negative sul\u00a0brand owner<\/em>. Alla base, vi \u00e8 l’idea che per creare un sito di critiche nei confronti del marchio, \u00e8 sufficiente registrare uno, al massimo due domini ma se i domini sono numerosi, l’effetto \u00e8 quello di impedire al titolare di riflettere il proprio marchio nel corrispondente nome a dominio, recando danno alla propria attivit\u00e0 commerciale;<\/p>\n

    (ii) le caratteristiche del sito internet cui reindirizza il nome di dominio. In presenza di un sito estremamente simile a quello ufficiale del\u00a0brand owner<\/em>\u00a0e l’assenza di un\u00a0disclaimer<\/em>\u00a0che informi i visitatori del sito web che il titolare del dominio non ha alcun diritto sul marchio tutelato, possono aiutare il\u00a0brand owner<\/em>\u00a0a spostare l’ago della bilancia a proprio favore in casi controversi<\/a>[6].<\/p>\n

    A questo punto, \u00e8 utile verificare come questa prassi giurisprudenziale trovi applicazione in un caso concreto. Ha raggiunto una certa notoriet\u00e0 (con articoli su Newsweek e Business Insider) il nome di dominio <trumphotels.org>, registrato da un avvocato americano ed utilizzato per pubblicare articoli e commenti negativi sulle politiche interne ed estere dell’attuale presidente degli Stati Uniti.<\/p>\n

    Come \u00e8 noto, Donald Trump, oltre al suo impegno in politica, \u00e8 un imprenditore di grande successo. Le sue attivit\u00e0 si estendono anche al settore alberghiero e sono ovviamente protette da privative industriali in tutto il mondo, anche per servizi alberghieri ed anche per il marchio TRUMP HOTELS. \u00c8 molto probabile, dunque, che <trumphotels.org> sia un dominio appetibile ed interessante da acquisire per il Presidente ed il suo team di legali.<\/p>\n

    La natura del dominio \u00e8 composta dal marchio protetto, TRUMP, associato ad un termine generico “HOTELS”, chiaramente riconducibile ad un’area di business del potenziale futuro ricorrente. A mio avviso, questo \u00e8 un elemento a favore del titolare del marchio, in quanto, il dominio di per s\u00e9, non suggerisce al visitatore che si tratti di un blog sulle attivit\u00e0 del Presidente. Al contrario, un utente di internet, a fronte di <trumphotels.org>, creder\u00e0 ragionevolmente di visitare un sito web ufficiale del\u00a0brand owner<\/em>. Peraltro, societ\u00e0 riconducibili al Presidente degli Stati Uniti, sono titolari anche di marchi “TRUMPHOTELS”, quindi perfettamente identici al dominio in questione.<\/p>\n

    D’altro canto, occorre considerare ulteriori elementi favorevoli al titolare del sito. In primo luogo, il sito web ospita esclusivamente commenti ed articoli, di critica e, in taluni casi, satirici, relativi alla politica interna ed estera del Presidente. Nel sito, non vi \u00e8 traccia di attivit\u00e0 economica n\u00e9 di link pubblicitari che possano suggerire l’intento di sfruttare commercialmente il marchio TRUMPHOTELS. A ci\u00f2 si aggiunga che, da una ricerca condotta non sono emersi ulteriori nomi di dominio composti dal marchio tutelato a nome del titolare del blog. Infine, ulteriore fattore da non sottovalutare, \u00e8 che il sito contiene un\u00a0disclaimer<\/em>, chiaro e visibile, in cui si segnala agli utenti, che chi gestisce il sito non ha alcun diritto sul marchio TRUMPHOTELS e che il sito ospita esclusivamente contenuti informativi e satirici.<\/p>\n

    Il caso \u00e8 interessante perch\u00e9 coinvolge tutti i fattori che la giurisprudenza ha considerato in tema di rapporti tra esclusiva del marchio e libert\u00e0 di espressione nell’ambito delle procedure di riassegnazione. La natura del nome di dominio \u00e8 un fattore a favore del potenziale ricorrente, mentre l’assenza di finalit\u00e0 commerciali e la presenza di un chiaro e visibile\u00a0disclaimer<\/em>\u00a0sono argomenti a favore del potenziale resistente. Il caso sarebbe dagli esiti certamente incerti, ma, a mio avviso, le chance sarebbero leggermente a favore dell’avvocato newyorkese. Un fattore che potrebbe risultare decisivo in questo caso \u00e8 la nazionalit\u00e0 dell’arbitro che verrebbe selezionato per dirimere la controversia. Ed infatti, i soggetti coinvolti sono statunitensi ed \u00e8 molto probabile che, in caso di procedura di riassegnazione, verrebbe selezionato un arbitro americano. I giuristi statunitensi tengono in fortissima considerazione il Primo Emendamento della Costituzione Americana che sancisce, tra gli altri, il principio della libert\u00e0 di espressione e di stampa. A tal riguardo, vi sono stati dei casi, proprio sulla base del Primo emendamento, nei quali gli Arbitri hanno deciso a favore del titolare del dominio, pur essendo questo identico al marchio tutelato ed utilizzato senza finalit\u00e0 commerciali<\/a>[7]. Alla luce di questo, \u00e8 improbabile che Mr. Donald Trump possa riuscire ad ottenere il trasferimento del dominio tramite una procedura UDRP, e, probabilmente, \u00e8 proprio questo il motivo per cui il sito \u00e8 ancora online.<\/p>\n

    In ultima analisi, gli Arbitri hanno raggiunto un consolidato orientamento a favore dell’allargamento delle maglie della Policy<\/strong>\u00a0anche a casi che non rientrano nella definizione tipica di “cybersquatting<\/em>“. Nel merito, tuttavia, \u00e8 compito degli interpreti valutare, alla luce delle circostanze del caso concreto e tenendo a mente gli orientamenti sopra illustrati, se il\u00a0criticism site<\/em>\u00a0possa essere definito “legittimo” e, quindi, al riparo da contestazioni oppure se rientri nei casi in cui il\u00a0brand owner<\/em>\u00a0pu\u00f2 ottenerne il trasferimento ovvero la cancellazione.<\/p>\n

     <\/p>\n

    <\/a>[1]<\/a>\u00a0Opinioni dissenzienti in\u00a0WIPO case n. D2008-0387<\/strong><\/a>,\u00a0Aspis Liv Forsakrings AB vs Neon Network<\/em>, LLC, e\u00a0WIPO case n. D2013-0097<\/strong><\/a>,\u00a0Yellowstone Mountain Club LLC vs. Offshore Limited D<\/em>.<\/p>\n

    <\/a>[2]<\/a>\u00a0Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy<\/em><\/strong><\/a>.<\/em><\/strong><\/p>\n

    <\/a>[3]<\/a>\u00a0WIPO\u00a0Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions<\/em><\/strong><\/a>, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”).<\/p>\n

    <\/a>[4]<\/a>\u00a0WIPO case n. D2006-1627<\/strong><\/a>,\u00a0Joseph Dello Russo M.D. vs. Michelle Guillaumin<\/em>;\u00a0WIPO case n. D2008-0647<\/strong><\/a>,\u00a0Sermo Inc VS CatalystMD LLC<\/em>; v. anche WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”), 2.6.2., 2.6.3.<\/p>\n

    <\/a>[5]<\/a>\u00a0WIPO case n. D2000-0662<\/strong><\/a>,\u00a0Wal-Mart Stores INC vs Richard MacLeod<\/em>;\u00a0WIPO case n. D2016-1465<\/strong><\/a>,\u00a0De Beers Intangibles Limited vs. Domain Admin<\/em>; v. anche WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”), 2.6.1..<\/p>\n

    <\/a>[6]<\/a>\u00a0WIPO case n. D2017-0091<\/strong><\/a>,\u00a0Bernardelli Cesarina vs. Paola Ferrario, Ferrario Photography<\/em>.<\/p>\n

    <\/a>[7]<\/a>\u00a0\u00a0WIPO case n. D2004-0014<\/strong><\/a>, Howard Jarvis Taxpayers Association vs. Paul McCauley<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3,11],"news-argomento":[61],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-1999","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","area-brand-protection","news-argomento-online","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/1999","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/1999\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1999"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=1999"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=1999"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=1999"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}