{"id":25367,"date":"2025-03-03T08:35:34","date_gmt":"2025-03-03T07:35:34","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/?post_type=approfondimenti&p=25367"},"modified":"2025-03-03T08:42:02","modified_gmt":"2025-03-03T07:42:02","slug":"il-requisito-delluso-effettivo-del-marchio-vademecum","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/il-requisito-delluso-effettivo-del-marchio-vademecum\/","title":{"rendered":"\u201cIl requisito dell\u2019uso effettivo del marchio\u201d – vademecum"},"content":{"rendered":"\n

Premettiamo che in Italia e nell\u2019Unione europea \u00e8 previsto un periodo di grazia (grace period<\/em>) concesso al titolare del marchio per iniziare ad usarlo pari a cinque anni a partire dalla data della prima registrazione. Si tratta di un lasso di tempo che il legislatore accorda al titolare \/ imprenditore per compiere materialmente tutti quegli atti preparatori necessari ad avviare l\u2019attivit\u00e0 e ad utilizzare il proprio marchio sul mercato.<\/p>\n\n\n\n

Bisogna sempre contemperare questa esigenza con il requisito dell\u2019uso effettivo, il c.d. \u201cgenuine use<\/em>\u201d che la normativa nazionale ed europea impongono ai titolari dei marchi registrati per proteggersi dalla possibile declaratoria di decadenza, su istanza di terzi.<\/p>\n\n\n\n

Anche il colosso Mc Donald\u2019s \u00e8 stato chiamato a difendersi, perdendo i diritti su alcuni dei prodotti e servizi che aveva rivendicato, proprio perch\u00e9 non \u00e8 stato in grado di<\/strong> dimostrare che il marchio BIG MAC <\/strong>\u00e8 stato effettivamente utilizzato in relazione ai \u201cpanini imbottiti a base di pollo\u201d<\/em>, \u201calimenti a base di pollame\u201d<\/em> e ai servizi \u201cforniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali o infrastrutture di ristorazione per il consumo e il drive-in; preparazione di piatti da asporto\u201d<\/em>, inclusi tra i prodotti rivendicati dalla registrazione.<\/p>\n\n\n\n

Le prove d\u2019uso depositate consistevano, infatti, soltanto in pubblicit\u00e0 dei \u201cpanini imbottiti a base di pollo\u201d, peraltro limitate ad alcuni volantini e cartelloni pubblicitari e ad un certo numero di schermate delle pagine social di Mc Donald\u2019s che, al pi\u00f9, erano idonee a provare la promozione del marchio ma non l\u2019effettiva vendita al pubblico dei panini di carne di pollo a marchio \u201cBig Mac\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Il famoso panino BIG MAC<\/em>
(dal sito web di Mc Donald\u2019s: https:\/\/www.mcdonalds.it\/prodotti\/panini\/big-mac<\/a>)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Dunque, non \u00e8 stato provato il volume commerciale dell\u2019uso n\u00e9 la sua frequenza, nel periodo rilevante.<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Allo stesso modo, Mc Donald\u2019s non ha provato in alcun modo che il marchio Big Mac<\/strong> sia stato usato come marchio di servizio ed \u00e8 stato, dunque, revocato.<\/p>\n\n\n\n

Questo caso che vede come protagonista il colosso americano dei fast-food ci consente di riflettere sui requisiti-chiave della prova dell\u2019uso.<\/p>\n\n\n\n

\u00c8 un dato acquisito che, all\u2019atto del primo deposito del marchio, si tenda a ricomprendere nelle rivendicazioni merceologiche un\u2019ampia categoria di prodotti\/servizi, maggiore \u2013spesso- rispetto a quelli essenziali; non possiamo smentire tale strategia che \u2013 anche economicamente- risulta essere generalmente corretta, soprattutto nella fase di lancio promozionale, cio\u00e8 quando il marchio non \u00e8 ancora commercialmente in uso.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Su quali basi il Tribunale ha dichiarato la decadenza del marchio per non uso?<\/p>\n\n\n\n

Al livello normativo, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento di decadenza, il titolare di un marchio dell’Unione europea \u00e8 dichiarato decaduto dai suoi diritti, su istanza di un terzo, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni<\/strong>, non ha formato oggetto di un uso effettivo<\/strong> nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali \u00e8 stato registrato e<\/strong> non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.<\/p>\n\n\n\n

La giurisprudenza offre una definizione ormai consolidata di uso effettivo (o genuino): un marchio \u00e8 oggetto di un “uso effettivo” allorch\u00e9 assolve la sua funzione essenziale di \u201cindicatore d\u2019origine<\/strong>\u201d, ovvero di garantire la fonte imprenditoriale dei prodotti o dei servizi per i quali \u00e8 stato registrato.<\/p>\n\n\n\n

Ne discende logicamente che non sono ritenuti usi effettivi i cosiddetti \u201cusi simbolici\u201d, tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio.<\/p>\n\n\n\n

Come si pu\u00f2 verificare se si dispone di prove idonee dell\u2019uso effettivo di un marchio?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tipologia dei documenti:<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sono ritenute prove d\u2019uso idonee, le seguenti tipologie di documenti: scatole, imballaggi, contenitori ed etichette di prodotti, schede di prodotti, descrizioni di prodotti, manuali, libretti di istruzione, documenti commerciali relativi alla vendita di prodotti, comprese fatture, bollette, ricevute, buoni, certificati di importazione ed esportazione di prodotti, dichiarazioni doganali, pubblicit\u00e0 per posta o altri canali, quali la radio, televisione e altri media, cartelloni, mostre ed esposizioni tenute con l’approvazione dei dipartimenti amministrativi competenti dei governi a vari livelli, compresi articoli stampati e altri materiali, foto, etc<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Interessante \u00e8, inoltre, la prova fornita attraverso dichiarazioni giurate (c.d. \u201cAffidavit d\u2019uso<\/em><\/strong>\u201d) che molte imprese \u2013 soprattutto di common law<\/em>, quindi, principalmente britanniche e statunitensi, tendono ad utilizzare per provare l\u2019uso dei propri marchi.<\/p>\n\n\n\n

Occorre, tuttavia, precisare che non \u00e8 raccomandabile depositare unicamente dichiarazioni giurate ma \u00e8 opportuno che queste siano comunque supportate da documentazione che provi l\u2019uso effettivo del marchio (da allegare alla dichiarazione depositata) e che siano legalizzate nel nostro Paese, per poter essere ritenute valide.<\/p>\n\n\n\n

Diversamente, una mera dichiarazione contenente un elenco di dati economici, sarebbe ritenuta inidonea.<\/p>\n\n\n\n

Invero, nel caso del fast-food, i dati presentati da Mc Donald\u2019s sono stati ritenuti \u201csolo dati grezzi, non disaggregati rispetto ai prodotti, relativi alle vendite di “Big Mac” in Francia tra il 2013 e il 2017\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

La documentazione deve, inoltre, contenere delle informazioni ben precise:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Luogo<\/strong>: \u00e8 fondamentale che le prove siano relative al territorio di riferimento. Nel caso di specie, il titolare del marchio dell\u2019Unione europea doveva provare l\u2019uso in almeno uno o pi\u00f9 Stati dell\u2019UE e, in ogni caso, depositare materiale idoneo a dimostrare l\u2019utilizzo sul mercato dei Paesi dell\u2019Unione europea. Alcune prove sono state ritenute insufficienti in quanto relative alla sola Francia e ad un solo anno.<\/li>\n\n\n\n
  2. Periodo temporale<\/strong>: in un\u2019azione di decadenza per non uso, il titolare deve dimostrare l\u2019uso effettivo del marchio contestato nel periodo di cinque anni che precedono la data della domanda di decadenza. \u00c8 perci\u00f2 fondamentale che le prove depositate siano datate. Un documento privo di una data effettiva (o verificabile con richiami\/allegati) non verr\u00e0 considerato come prova valida!<\/li>\n\n\n\n
  3. Estensione<\/strong>: la prova dell\u2019uso effettivo richiesta dall\u2019Ufficio pu\u00f2 essere troppo complicata (o diabolica!). Se, da un lato, non si possono individuare soglie quantitative per un uso sufficiente, tale valutazione dipende sempre dal mercato di riferimento e dalla specificit\u00e0 dei prodotti e\/o servizi di cui si deve provare l\u2019uso. Un esempio render\u00e0 meglio l\u2019idea di cosa si intende:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    il livello di prova richiesto per prodotti d\u2019abbigliamento di largo consumo deve necessariamente essere consistente rispetto alla quota di mercato ed al fatturato prevedibile. Pertanto, verosimilmente, non sar\u00e0 ritenuto sufficiente depositare un numero esiguo di fatture di vendita di uno o due capi, limitate ad un solo anno del periodo di riferimento, per salvare il marchio dalla decadenza.<\/p>\n\n\n\n

    Al contrario, i beni c.d. \u201cdi lusso\u201d, come ad esempio gli yacht, gioielli preziosi, il cui costo di vendita pu\u00f2 raggiungere cifre molto elevate, richiederanno senz\u2019altro un minor volume minimo, in quanto si tratta di beni che, per la loro natura e prezzo di vendita, generano vendite differenti e meno frequenti rispetto ai capi d\u2019abbigliamento di largo consumo.<\/p>\n\n\n\n

    Nel caso Big Mac, l\u2019Ufficio ha ritenuto insufficiente la documentazione depositata, in quanto il cibo venduto nei fast-food viene venduto con una frequenza elevata e genera volumi di vendite che rilevano per la loro quantit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

    Si tratta di beni dal costo contenuto che vengono scelti perch\u00e9 possono essere consumati con rapidit\u00e0 e convenienza economica.<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Natura dell\u2019uso<\/strong>: le prove devono riferirsi all\u2019uso in funzione di marchio, ovvero all\u2019uso conforme alla sua funzione essenziale nella normale prassi commerciale (non sono generalmente considerati gli usi interni come documenti inter partes<\/em>, comunicazioni rivolte ai dipendenti etc); inoltre, devono essere relative al marchio nella forma in cui \u00e8 registrato e<\/strong> in relazione ai prodotti e servizi per cui \u00e8 registrato;<\/li>\n\n\n\n
    • Volume commerciale di tutti gli atti d’uso<\/strong>: a seconda del tipo di prodotto o servizio, \u00e8 necessario raccogliere quanta pi\u00f9 documentazione possibile idonea ad attestare le vendite, il loro volume e le relazioni economico-finanziarie;<\/li>\n\n\n\n
    • Durata del periodo<\/strong> durante il quale sono stati compiuti atti d’uso e frequenza di tali atti.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Questi requisiti per la prova dell\u2019uso sono cumulativi<\/u><\/strong>, dunque, \u00e8 necessario considerarli tutti nella raccolta della documentazione.<\/p>\n\n\n\n

      Inoltre, nella scelta e valutazione delle prove, bisogna tener conto della interdipendenza tra i fattori presi in considerazione. Pertanto, uno scarso volume di prodotti o di servizi commercializzati con il marchio pu\u00f2 essere compensato da una forte intensit\u00e0 o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa.<\/p>\n\n\n\n

      In altre parole, la prova d\u2019uso \u00e8 sufficiente se dimostra che il titolare del marchio ha seriamente cercato di acquisire o mantenere una posizione commerciale nel mercato di riferimento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Sono, infine, rilevanti anche gli usi illeciti, ma idonei a provarne l\u2019effettivit\u00e0, gli usi consentiti dal titolare o effettuati a suo nome (es. dai licenziatari).<\/p>\n\n\n\n

      Parimenti, salva dalla decadenza del marchio anche la prova della mancanza d\u2019uso giustificata da impedimenti legittimi. Un esempio tipico, sono le c.d. cause di forza maggiore come le calamit\u00e0 naturali. Al contrario, la giurisprudenza maggioritaria tende ad escludere dai motivi legittimi il fallimento dell\u2019impresa.<\/p>\n\n\n\n

      Da ultimo, la notoriet\u00e0 o rinomanza del marchio non abbassa la soglia di prova d\u2019uso richiesta; pertanto, questo caso dimostra che anche marchi molto noti o addirittura iconici come \u201cBig Mac\u201d possono diventare vulnerabili e decadere se non si fa attenzione nel raccogliere e conservare la documentazione d\u2019uso.<\/p>\n\n\n\n

      Il caso ha dimostrato come la questione dell\u2019uso effettivo sia davvero cruciale per mantenere in vita i diritti esclusivi sul marchio registrato, anche quando si tratta di marchi molto noti e\/o dotati di rinomanza.<\/p>\n\n\n\n

      Il suggerimento, dunque, \u00e8 quello di precostituire le prove sin dalla prima offerta dei prodotti\/servizi sul mercato cos\u00ec, ove l\u2019uso del marchio registrato venga richiesto (in un\u2019azione di decadenza, ma anche \u2013 ricordiamo- in un procedimento di opposizione), il titolare avr\u00e0 maggiore facilit\u00e0 nella raccolta.<\/p>\n\n\n\n

      Qualora riteneste che il vostro marchio possa essere invalidato in quanto non utilizzato, i nostri consulenti sono a disposizione per assistervi nell\u2019esame ed elaborare una strategia di tutela volta a prevenire eventuali decadenze.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53,93],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-25367","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-argomento-decadenza-per-non-uso","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/25367","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/25367\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25375,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/25367\/revisions\/25375"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=25367"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=25367"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=25367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}