{"id":2819,"date":"2019-09-23T09:43:32","date_gmt":"2019-09-23T07:43:32","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&p=2819"},"modified":"2019-09-23T09:43:32","modified_gmt":"2019-09-23T07:43:32","slug":"il-marchio-di-fatto","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/il-marchio-di-fatto\/","title":{"rendered":"Il marchio di fatto"},"content":{"rendered":"

\u00c8 infatti importante evidenziare che in un mercato caratterizzato dalla presenza di numerosi operatori, il marchio<\/a><\/strong> agisce come segno distintivo<\/strong> in grado di comunicare al consumatore di riferimento, o pi\u00f9 in generale al mercato, un certo messaggio evocativo, emozionale, relativo ad alcune caratteristiche o qualit\u00e0 del prodotto o servizio a cui \u00e8 associato. Il marchio indica anche che quel determinato prodotto o servizio proviene da quella impresa specifica e non da altre sue concorrenti.<\/p>\n

Ma si pu\u00f2 parlare realmente di tutela del marchio di fatto?<\/u><\/strong><\/p>\n

La disciplina del marchio di fatto si evince in maniera indiretta dalla combinazione di due norme, l\u2019articolo 2571 del Codice Civile e l\u2019articolo 12(1) del Codice della Propriet\u00e0 Industriale.<\/p>\n

L\u2019articolo 2571 c.c. prevede che chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facolt\u00e0 di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne \u00e8 valso.<\/p>\n

Mentre l\u2019articolo 12 c.p.i. prevede che i segni diversi dal marchio registrato possano costituire anteriorit\u00e0 invalidanti qualora questi siano noti al mercato e non in un ambito puramente locale.<\/p>\n

Dalla lettura delle precedenti norme ne deriva che elementi fondanti del marchio di fatto sono l\u2019uso effettivo<\/strong> e la sua notoriet\u00e0.<\/strong><\/p>\n

Secondo una parte della dottrina, l\u2019uso rappresenterebbe il presupposto costitutivo del diritto sul segno, mentre la notoriet\u00e0 non puramente locale il presupposto costitutivo della tutela nei confronti di un successivo marchio registrato uguale o simile.<\/p>\n

Nel caso del\u00a0marchio di fatto, il titolare ha l\u2019onere di fare\u00a0uso del segno distintivo, se vuole avere riconosciuta una sua propriet\u00e0 sul segno, perch\u00e9 non dispone di alcuna altra prova a sostegno della titolarit\u00e0 del segno. In un eventuale giudizio, l\u2019unica evidenza che il titolare del presunto marchio di fatto potr\u00e0 produrre \u00e8 quella relativa all\u2019uso effettivo<\/strong> del segno\u00a0per determinati prodotti o servizi. Tale evidenza dovr\u00e0 evidenziare in maniera distinta sia il preuso fatto eventualmente come ditta-denominazione sociale, che quello in funzione di marchio, oltre chiaramente anche a dimostrare la conseguente notoriet\u00e0 del segno.<\/p>\n

La giurisprudenza nega la possibilit\u00e0 di avere un marchio di fatto qualora l\u2019uso non sia intenzionale e continuo ma soltanto sporadico, precario o sperimentale, occasionale o si tratti di un episodio isolato di vendita.<\/p>\n

Ma non tutti i marchi di fatto trovano la medesima tutela: ci\u00f2 che porta a una loro differenziazione \u00e8 il grado di notoriet\u00e0.<\/strong><\/p>\n

Il Codice di Propriet\u00e0 Industriale definisce i limiti del preuso, distinguendo tra marchio con notoriet\u00e0 locale<\/strong> e marchio con notoriet\u00e0 generale<\/strong>.<\/p>\n

Il preuso locale conferisce al titolare del marchio di fatto la possibilit\u00e0 di continuare ad utilizzarlo per lo stesso genere di prodotto o servizio e nello stesso territorio, cio\u00e8 nell\u2019ambito dell\u2019uso fattone, senza la possibilit\u00e0 di vietare a colui che successivamente registri il medesimo marchio di farne anche egli uso nel territorio di diffusione locale.<\/p>\n

Il che configura necessariamente una sorta di regime di duopolio atto a consentire, nell\u2019ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e quello successivamente registrato.<\/p>\n

Nella pratica per\u00f2 \u00e8 anche possibile che un prodotto contraddistinto da un certo marchio, seppur commercializzato in una zona circoscritta, sia noto anche al di fuori di essa, soprattutto di questi tempi in cui si assiste sempre di pi\u00f9 al fenomeno pubblicitario, alla crescente mobilit\u00e0 dei consumatori e al commercio on-line che restringono notevolmente i casi di notoriet\u00e0 puramente locale.<\/p>\n

 <\/p>\n

Quali gli strumenti di tutela in Italia e in UE?<\/u><\/strong><\/p>\n

Se il titolare di un marchio di fatto vuole quindi ottenere tutela per il suo diritto, potr\u00e0 farlo mediante un\u2019azione di nullit\u00e0<\/strong><\/a> da radicare avverso il marchio depositato successivamente, questo per quanto riguarda l\u2019Italia.<\/p>\n

A livello di Unione europea, invece, il titolare di un diritto anteriore non registrato (tra cui, appunto, c\u2019\u00e8 il marchio di fatto) pu\u00f2 opporsi alla registrazione di un marchio successivamente depositato, ai sensi dell\u2019articolo 8(4) RMUE, nel caso in cui questo diritto anteriore non registrato goda di tutela nell\u2019ordinamento dello Stato Membro del suo titolare.<\/p>\n

Aspetto curioso \u00e8 che, gi\u00e0 solo a livello di UE, ci sono delle discrepanze per cui alcuni Stati Membri non contemplano nessuna tutela per il marchio di fatto, come ad esempio accade in Francia, Spagna, Benelux, Cipro, Croazia, Estonia, Ungheria, Lituania, Polonia, Romania e Slovenia.<\/p>\n

La scelta del legislatore italiano (ma anche di quello UE) di riconoscere la tutela dei segni non registrati con notoriet\u00e0 generale solleva ad oggi non pochi dubbi, soprattutto per quanto riguarda la certezza giuridica, oltre forse a sembrare quasi un disincentivo alla registrazione. Probabilmente, almeno per quanto riguarda l\u2019Italia, la tutela del marchio di fatto rappresenta la volont\u00e0 del nostro legislatore di offrire qualche forma di protezione alla realt\u00e0 imprenditoriale italiana, caratterizzata da numerosissime micro e piccole attivit\u00e0 che sono, o sono state, in grado di resistere nel tempo e di diffondere la loro storia nel territorio nazionale o in gran parte di esso.<\/p>\n

 <\/p>\n

Perch\u00e9 si dovrebbe quindi scegliere la via del marchio di fatto?<\/u><\/strong><\/p>\n

La non registrazione, o la registrazione in un momento successivo rispetto all\u2019inizio di un\u2019attivit\u00e0 commerciale, potrebbe derivare dall\u2019intenzione dell\u2019imprenditore di testare il successo di un prodotto o aspettare che l\u2019impresa sia avviata e capace di sostenere le spese della registrazione.<\/p>\n

La registrazione del marchio costituisce sicuramente un certo onere economico per le piccole e medie imprese, le quali, spesso, ripiegano su strumenti di identificazione meno sicuri in termini di certezza giuridica, ma senza dubbio meno costosi, quali ad esempio la registrazione di un nome a dominio<\/strong><\/a>\u00a0per il proprio sito internet o la scelta di un\u2019insegna<\/strong> per identificare il proprio negozio o il semplice utilizzo del marchio come denominazione sociale<\/strong> o ditta.<\/p>\n

Ed \u00e8 proprio in quest\u2019ottica che l\u2019uso di un marchio non registrato pu\u00f2 apparire come la scelta pi\u00f9 ragionevole.<\/p>\n

Tuttavia, se \u00e8 vero che la rinuncia alla registrazione del marchio consente un risparmio iniziale dei costi, non si possono per\u00f2 trascurare i rischi<\/strong> di una simile scelta che, in futuro, nel tentativo tardivo di voler tutelare o difendere il marchio in questione, potrebbe comportare dei costi ben pi\u00f9 elevati.<\/p>\n

Per fare un esempio, le ricerche di anteriorit\u00e0<\/strong><\/a> che, pur essendo facoltative, consigliamo sempre di effettuare prima di depositare un nuovo marchio, hanno s\u00ec un costo che varia in funzione della portata di indagine (identit\u00e0 o similitudine), ma ci aiutano a verificare se il marchio prescelto \u00e8 disponibile per la registrazione o meno e ci permettono quindi di evitare o prevenire eventuali conflitti con marchi anteriori.<\/p>\n

Al contrario, se si sceglie la via del marchio di fatto e si scopre poi che un terzo ha depositato o registrato un marchio identico o simile, si pu\u00f2 chiedere tutela del proprio marchio di fatto solo attraverso un procedimento giudiziale di nullit\u00e0<\/strong><\/a>\u00a0che, di per s\u00e9, comporta dei costi ben pi\u00f9 elevati rispetto a quelli di un deposito e di una eventuale ricerca di anteriorit\u00e0.<\/p>\n

Questa, ricordiamo, per ora \u00e8 l\u2019unica via perseguibile, almeno fino a quando non verranno attivate le procedure di nullit\u00e0 di fronte all\u2019UIBM, previste per il 2023 secondo la recentissima riforma marchi per il recepimento della Direttiva UE 2015\/2436.<\/p>\n

 <\/p>\n

In conclusione, pur comprendendo che si tratta di scelte esclusivamente imprenditoriali, ci sembra chiaro che la registrazione del marchio offra dei vantaggi ben superiori a quelli di una non registrazione<\/strong>. Difatti, anche se comporta indubbiamente un investimento iniziale, la registrazione garantisce per\u00f2 al suo titolare un diritto di esclusiva certo e dimostrabile attraverso un semplice certificato di registrazione. Al fine di procedere con il deposito di una domanda di registrazione di marchio, \u00e8 sempre opportuno rivolgersi a professionisti del settore<\/strong><\/a>\u00a0esperti nel individuare quale sia la strategia di tutela pi\u00f9 adatta.<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-2819","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2819","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2819\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2819"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=2819"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=2819"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=2819"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}