{"id":2931,"date":"2019-10-21T11:26:33","date_gmt":"2019-10-21T09:26:33","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&p=2931"},"modified":"2019-10-21T11:26:33","modified_gmt":"2019-10-21T09:26:33","slug":"la-decadenza-per-non-uso-del-marchio-in-italia","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/la-decadenza-per-non-uso-del-marchio-in-italia\/","title":{"rendered":"La Decadenza per Non Uso del Marchio in Italia"},"content":{"rendered":"

Per rispondere ai summenzionati quesiti, occorre fare riferimento all\u2019articolo 24 del Codice di Propriet\u00e0 Industriale (c.p.i.). Tale norma prevede la pena della decadenza <\/em>di un marchio<\/a><\/strong>\u00a0che non venga utilizzato in maniera effettiva<\/strong> entro cinque anni dalla registrazione o il cui uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo il caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo.<\/p>\n

La finalit\u00e0 di tale disposizione \u00e8, da un lato, di sgombrare l\u2019affollato registro marchi da segni non usati che lo occupano senza scopo; dall’altro, di evitare distorsioni della concorrenza, ove fosse consentita l’appropriazione di marchi non usati, registrati al solo fine di sottrarli al mercato.<\/p>\n

Il legislatore ha pertanto previsto che per<\/strong> conservare il diritto esclusivo sul marchio<\/a><\/strong>\u00a0\u00e8 necessario utilizzare lo stesso in maniera effettiva<\/strong>.<\/p>\n

Il non uso protratto oltre il termine quinquennale non determina, di per s\u00e9, la decadenza della registrazione; la stessa dovr\u00e0 essere richiesta da un terzo concorrente nel contesto di un’azione legale presso il Tribunale.<\/p>\n

Pu\u00f2 richiedere la decadenza per non uso qualunque imprenditore concorrente, anche potenziale o futuro,<\/strong> che affermi di ritenere l’esistenza del marchio un ostacolo all\u2019esercizio della sua attivit\u00e0, senza che debba essere dimostrato un interesse pi\u00f9 specifico.<\/p>\n

 <\/p>\n

Importanti novit\u00e0 in tema di decadenza per non uso.<\/u><\/strong><\/p>\n

La nuova normativa nazionale, entrata in vigore a marzo di quest\u2019anno (con la quale l\u2019Italia ha recepito la direttiva UE 2015\/2436), ha disposto un\u2019inversione dell\u2019onere della prova nelle azioni di decadenza per non uso, che volge ora in capo al titolare<\/u><\/strong> del marchio<\/a>: \u00e8 adesso<\/strong> sufficiente domandare o eccepire la decadenza per non uso di un marchio perch\u00e9 sia il titolare a dover dimostrare un uso effettivo e serio del marchio al fine di\u00a0 preservarne la registrazione <\/strong>(mentre prima colui che promuoveva l’azione di decadenza doveva dimostrare, tramite costosi rapporti investigativi, indagini demoscopiche etc., l’assenza di uso da parte del titolare del marchio oggetto di contestazione).<\/p>\n

Non solo, la nuova legge ha introdotto la possibilit\u00e0 di proporre un\u2019azione amministrativa di\u00a0decadenza per non<\/strong> uso <\/strong>di una registrazione di marchio dinnanzi all\u2019Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (a costi certamente pi\u00f9 contenuti rispetto a quelli di un’azione legale). Tuttavia, l\u2019implementazione di tale norma avverr\u00e0 solo con l\u2019emanazione di un ulteriore decreto entro il termine del 14 gennaio 2023<\/strong>. Al momento, pertanto, l\u2019unica via per far dichiarare la decadenza rimane quella giudiziaria.<\/strong><\/p>\n

Tenuto conto delle significative novit\u00e0, che rendono meno gravoso l’accertamento della decadenza, risulta sempre pi\u00f9 importante per le aziende:<\/p>\n

    \n
  1. Archiviare regolarmente per marchio, tipo e anno tutte le prove d’uso<\/u><\/strong> e conservarle nel tempo per documentare l’utilizzo dei marchi in caso di contenziosi.<\/li>\n
  2. Rivedere sistematicamente l\u2019assetto del portafoglio marchi<\/u><\/strong>, per valutare con il consulente eventuali strategie di nuova registrazione dei segni divenuti passibili di decadenza, considerando che il mero ri-deposito del marchio, in quanto elusivo della norma sull\u2019uso, pu\u00f2 essere considerato una registrazione in mala fede (Corte di Giustizia UE del 13\/12\/2012, T 136\/11).<\/li>\n
  3. Richiedere la protezione dei propri marchi nella versione effettivamente in uso<\/u><\/strong> nell’attivit\u00e0 commerciale, verificando con il consulente l\u2019opportunit\u00e0 della protezione dei vari restyling, man mano che intervengono.<\/li>\n<\/ol>\n

    In tale ottica, risulta cruciale capire cosa si intenda per uso effettivo<\/em> del marchio valido ad escludere la decadenza, come provare tale utilizzo e quale libert\u00e0 sia lasciata al titolare di usare il marchio in una forma differente da quella registrata.<\/p>\n

     <\/p>\n

    Cosa si intende per uso effettivo<\/em>? <\/u><\/strong><\/p>\n

    La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (CGUE) ha chiarito le caratteristiche dell’uso effettivo, <\/strong>specificando che deve trattarsi di uso reale e concreto, con esclusione di ipotesi di uso meramente simbolico, sporadico o episodico<\/strong>.<\/p>\n

    Perch\u00e9 l\u2019uso sia effettivo, il marchio deve essere utilizzato sul mercato<\/strong> dei prodotti o dei servizi protetti dallo stesso e non solamente in seno all\u2019impresa<\/strong> interessata o comunque su prodotti non destinati in via autonoma all\u2019esterno<\/strong>. Una recentissima pronuncia della Corte ha escluso che sia effettivo<\/em> l\u2019utilizzo di un marchio per prodotti farmaceutici nel contesto di una sperimentazione clinica, che costituisce un\u2019indagine sui rischi dell\u2019uso di un medicinale e non rappresenta uno sfruttamento commerciale<\/strong> di un marchio registrato (CGUE, del 3\/7\/2019, in C-668\/17).<\/p>\n

    L\u2019uso effettivo deve concernere prodotti o servizi<\/strong> gi\u00e0 in commercio o la cui commercializzazione<\/strong>, preparata dall\u2019impresa per guadagnarsi una clientela (specie mediante campagne pubblicitarie), \u00e8 imminente <\/strong>(CGUE del 11\/03\/2003, C-40\/01).<\/p>\n

    \u00a0<\/strong>L\u2019uso del marchio su gadget promozionali<\/strong> offerti congiuntamente al prodotto principale non costituisce uso effettivo, poich\u00e9 la distribuzione dei gadget non ha l\u2019intento di farli penetrare nel mercato (CGUE, del 15.1.09, C-495\/07, nel caso di specie i gadget erano bevande analcoliche<\/em> e il prodotto principale abbigliamento<\/em>).<\/p>\n

    In assenza di parametri di uso minimo sufficiente definiti dalla Corte, la giurisprudenza italiana<\/strong> ha interpretato, nei singoli casi, il concetto di uso effettivo tendenzialmente a favore della conservazione dei diritti di marchio.<\/p>\n

    Ha ritenuto sufficiente un uso solo pubblicitario<\/strong> del marchio (Trib. Bologna, 28.8.08, in Giur. ann. dir. ind.<\/em>, 2008, 1050), discontinuo e non particolarmente intenso<\/strong> oppure effettuato in ambito meramente locale <\/strong>(Trib. Roma, 22.5.03, in Giur. ann. dir. ind<\/em>., 2008, 1050), purch\u00e8 tale da dimostrare una effettiva distribuzione verso il pubblico.<\/p>\n

     <\/p>\n

    Come si prova l’uso effettivo<\/em>?<\/u><\/strong><\/p>\n

    Le fatture di vendita, unitamente a cataloghi e materiale promozionale datati rimangono le prove cardine<\/strong> per dimostrare l’effettiva commercializzazione dei prodotti\/servizi. Occorre considerare che, in caso le fatture non riportino il marchio ma un codice articolo, \u00e8 necessario produrre altres\u00ec cataloghi datati che riconducano il codice al prodotto e relativo marchio: talvolta questo requisito ha messo in seria difficolt\u00e0 aziende che, pur usando il marchio, si trovano nella paradossale situazione di non riuscire a dimostrarlo.<\/p>\n

    In merito a prove insufficienti a evitare la decadenza<\/strong>, si pone come precedente interessante in UE un recente e molto discusso caso amministrativo<\/strong>, deciso dall’Ufficio Europeo per la\u00a0Propriet\u00e0 Intellettuale (EUIPO)<\/strong>, in cui il noto fast food McDonald non \u00e8 riuscito a provare l’uso del marchio Big Mac (EUIPO, del 11\/01\/2019, 14788 C).McDonald aveva sostanzialmente prodotto affidavit<\/em> sui dati di vendita firmati da rappresentanti interni, screenshot <\/em>di pagine web, brochure<\/em>, poster pubblicitari<\/em>, men\u00f9<\/em>, materiali di packaging, <\/em>estratto di wikipedia.<\/em><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Tali prove non sono state ritenute sufficienti, in parte perch\u00e8, come nel caso degli affidavit<\/em>, bench\u00e8 ammessi, hanno valore probatorio limitato se non provenienti da fonti terze e imparziali e, in ogni caso, se non supportati da altro materiale probatorio efficace; in parte perch\u00e8 nessuno dei suddetti documenti \u00e8 stato ritenuto idoneo a provare una qualunque transazione commerciale<\/u><\/strong> avvenuta nel periodo e territorio rilevante.<\/p>\n

    La sentenza ha altres\u00ec specificato che la sola presenza del marchio su un sito internet non \u00e8 sufficiente, di per s\u00e9, a provare l’uso del marchio<\/strong>, essendo necessario dimostrare anche una certa affluenza di pubblico nel sito (allegando, ad esempio, analisi del traffico) e la presenza di ordini di vendite on-line.<\/p>\n

     <\/p>\n

    L’uso del mio marchio in una forma modificata \u00e8 una valida prova d’uso? <\/u><\/strong><\/p>\n

    L\u2019uso del marchio che presenti variazioni rispetto alla versione registrata, purch\u00e9 si tratti di modifiche che non ne alterino il carattere distintivo<\/strong>, \u00e8 equiparato dalla legge all\u2019uso del marchio (articolo 24 c.p.i. citato, II comma).<\/p>\n

    Perch\u00e9 il suddetto limite sia osservato occorre che, rispetto a quello registrato, quello concretamente usato sia un marchio strettamente simile, i cui caratteri originali corrispondano a quelli del marchio di cui si tratta. Potrete comprendere che il concetto si presta ad interpretazioni di diversa \u201campiezza\u201d.<\/strong><\/p>\n

    Per citare alcuni esempi, la giurisprudenza italiana ha ritenuto che, una volta registrato un marchio costituito da una lettera C stilizzata, <\/strong>l\u2019uso di un segno identico capovolto<\/strong> ne impedisse la decadenza (e non ne alterasse il carattere distintivo) (Trib. Milano, 24 febbraio 2003, GDI, 2004, 402); ancora si \u00e8 ritenuto che l\u2019uso del marchio \u201cTeominale<\/em>\u201d<\/strong> valesse ad escludere la decadenza del marchio registrato \u201cTheominal<\/em>\u201d<\/strong> (Cass. 22 gennaio 1974, n. 176, cit.).<\/p>\n

     <\/p>\n

    Al fine di evitare incertezze e difficolt\u00e0 a provare l’uso del marchio, risulta senz’altro suggeribile aggiornare costantemente il portafoglio marchi ai vari restyling. <\/strong><\/p>\n

    Vediamo infine cosa accade nel caso in cui il titolare del marchio ricominci ad usare lo stesso o possa provare che il mancato uso sia giustificato da un valido motivo.<\/p>\n

     <\/p>\n

    La ripresa dell’uso del mio marchio sana la decadenza?<\/u><\/strong><\/p>\n

    La normativa italiana prevede che il mancato uso possa essere sanato<\/strong>. Infatti l\u2019articolo 24.3 c.p.i. dispone che: \u201cSalvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l’uso, la decadenza non pu\u00f2 essere fatta valere<\/strong> qualora<\/strong> fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell’eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n

    Tuttavia, terzi che abbiano acquistato diritti sul marchio nel periodo di non-uso possono comunque far valere la decadenza nonostante l\u2019uso del marchio sia ripreso da parte del relativo titolare.<\/p>\n

     <\/p>\n

    Quali sono i motivi legittimi che giustificano il mancato uso del mio marchio?<\/u><\/strong><\/p>\n

    Non vi \u00e8 decadenza quando il mancato uso sia giustificato da un motivo non dipendente dalla volont\u00e0 del titolare, ci\u00f2 avviene ad esempio nel caso di guerre, disastri naturali o di mancata concessione di un’autorizzazione amministrativa.<\/p>\n

     <\/p>\n

    Conclusioni<\/u><\/strong><\/p>\n

    Alla luce delle novit\u00e0 normative, le azioni di decadenza diventano meno gravose in termini di onere probatorio per chi le avvia e saranno agevolmente proponibili in via amministrativa a partire dal 2023.<\/p>\n

    Se da un lato l’accertamento della decadenza pu\u00f2 risultare un’ottima via da considerare per cancellare marchi di concorrenti, dall’altro, nell’ottica delle aziende che tali azioni possono subire, diventa suggeribile un servizio \u201cin-house<\/em>\u201d attento a catalogare e conservare le prove d’uso, unitamente a una costante attivit\u00e0 di revisione dei propri marchi, imprescindibile per portafogli significativi.<\/p>\n

    Detto ci\u00f2, al fine di individuare una strategia di tutela che tenga conto delle esigenze aziendali ed una corretta gestione del portafogli marchi, \u00e8 sempre consigliabile rivolgersi a professionisti del settore<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-2931","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2931","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/2931\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2931"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=2931"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=2931"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=2931"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}