{"id":3287,"date":"2020-02-17T11:25:01","date_gmt":"2020-02-17T10:25:01","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=3287"},"modified":"2020-02-18T13:00:18","modified_gmt":"2020-02-18T12:00:18","slug":"accordi-di-coesistenza-in-cina-come-strumento-per-superare-il-rifiuto-alla-registrazione-del-marchio","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/accordi-di-coesistenza-in-cina-come-strumento-per-superare-il-rifiuto-alla-registrazione-del-marchio\/","title":{"rendered":"Accordi di Coesistenza in Cina come Strumento per Superare il Rifiuto alla Registrazione del Marchio"},"content":{"rendered":"<p>La recente revisione della Legge Marchi Cinese ha avuto tra i suoi principali obiettivi quello di limitare il deposito di marchi in mala fede fornendo nuovi motivi di impugnazione in tutte le fasi del procedimento e prevedendo sanzioni a carico delle agenzie che facilitano tali depositi. Tuttavia, numerose domande di registrazione, specialmente quelle relative a marchi che godono di una certa notoriet\u00e0 all\u2019estero, sono spesso rifiutate dall\u2019Ufficio Marchi Cinese (TMO) a causa della somiglianza con altri marchi anteriori gi\u00e0 registrati o depositati da terzi.<\/p>\n<p><strong>Quando un <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchio<\/a>\u00a0<\/strong><strong>viene preliminarmente rifiutato dall\u2019ufficio stante la preesistenza di un marchio anteriore, il richiedente pu\u00f2 <\/strong>avviare una procedura di opposizione, se non sono trascorsi 3 mesi dalla pubblicazione del marchio anteriore, o un\u2019azione di invalidazione o di cancellazione per non uso contro il marchio citato, insieme a un appello presso la \u201cTrademark Review and Adjudication Division\u201d (TRAD) affermando le differenze che sussistono tra i marchi e\/o tra i prodotti\/servizi in questione e sostenendo, quando pertinente, la reputazione del marchio rifiutato.<\/p>\n<p>In alternativa, <strong>esiste la possibilit\u00e0, anche in Cina, di ricorrere allo strumento giuridico dell\u2019accordo di coesistenza o al rilascio di una lettera di consenso da parte del proprietario del marchio anteriore.<\/strong> Inutile dire che pu\u00f2 utile aver senso considerare una soluzione di questo tipo nel momento in cui non ci siano ragioni per credere che il marchio anteriore sia stato depositato in mala fede. In caso contrario, \u00e8 davvero poco probabile che il proprietario del marchio anteriore, avendo intenti malevoli, firmi la dichiarazione di consenso, o quanto meno che lo faccia senza prima aver richiesto una somma di denaro importante.<\/p>\n<p>Considerando che le statistiche rilasciate dall\u2019Amministrazione Nazionale per la Propriet\u00e0 Intellettuale Cinese (CNIPA) parlano di circa 7 milioni di domande di registrazione depositate nel 2018, e <strong>il numero di marchi regolarmente registrati in Cina ha raggiunto i 30 milioni <\/strong>nello stesso anno, \u00e8 immediato realizzare che le possibilit\u00e0 che qualcun altro depositi una domanda di registrazione per un marchio simile ad uno gi\u00e0 utilizzato da un\u2019altra azienda crescono ogni minuto di pi\u00f9.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Aspetti Essenziali delle Dichiarazioni di Consenso e degli Accordi di Coesistenza<\/u><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 importante menzionare che, nonostante perseguano il medesimo scopo, parlare di accordi di coesistenza e lettere di consenso non significa riferirsi a due strumenti identici. Un accordo di coesistenza \u00e8 un contratto pi\u00f9 ampio che spesso include disposizioni sull\u2019uso e limitazioni alla registrazione in merito a diversi marchi posseduti dalle due parti, che possono coinvolgere giurisdizioni differenti. Diversamente, con una lettera di consenso il proprietario di un marchio anteriore accetta che il marchio successivo possa coesistere con il suo.<\/p>\n<p><strong>Q<\/strong>uesta tipologia di accordi, comunemente accettata da numerosi uffici per la propriet\u00e0 intellettuale in tutto il mondo, non \u00e8 regolata n\u00e9 dalla Legge Marchi Cinese n\u00e9 dal Regolamento di Attuazione della legge marchi. In altre parole, non esistono disposizioni che sanciscano l\u2019efficacia di accordi di coesistenza e dichiarazioni di consenso o l\u2019obbligo degli esaminatori di accettarli al fine di superare il rifiuto.<\/p>\n<p>Nonostante la mancanza di disposizioni legislative, anche in termini di mancanza di indicazioni su quali siano i requisiti formali di tali accordi, <strong>gli esaminatori cinesi ed i giudici stanno tenendo ad ogni modo un approccio sempre pi\u00f9 aperto nei confronti di tali documenti, ammettendo la validit\u00e0 delle dichiarazioni, ammesso che siano rispettate delle specifiche condizioni:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>I marchi <strong>non devono essere identici e richiesti per prodotti\/servizi identici o simili;<\/strong><\/li>\n<li>Nessun marchio deve essere in contrasto o <strong>dannoso per l\u2019ordine e l\u2019interesse pubblico<\/strong> (ad esempio le dichiarazioni di consenso e gli accordi di coesistenza per marchi in classe 5 e 10 sono sottoposti ad un\u2019analisi pi\u00f9 attenta da parte degli esaminatori);<\/li>\n<li>I marchi godono entrambi di un livello simile di notoriet\u00e0 (in Cina). Se il marchio anteriore \u00e8 particolarmente noto, la registrazione del successivo avr\u00e0 pi\u00f9 possibilit\u00e0 di indurre in confusione il consumatore. Al contrario, se entrambi i marchi non godono di particolare rinomanza, la probabilit\u00e0 di confusione diminuisce e dunque aumenta la possibilit\u00e0 che venga accettata la lettera di consenso da parte degli esaminatori.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La regola empirica prevede quindi che pi\u00f9 alte sono le possibilit\u00e0 che si crei confusione nel consumatore e pi\u00f9 alte sono le probabilit\u00e0 che la dichiarazione di consenso non venga considerata ai fini del superamento del rifiuto provvisorio del marchio. <\/strong>Considerando che le negoziazioni per ottenere una lettera di consenso possono protrarsi per tempi anche non brevi, causando quindi un incremento dei costi, \u00e8 importante valutare in anticipo, con l\u2019ausilio di consulenti esperti, l\u2019effettiva probabilit\u00e0 che la lettera di consenso o l\u2019accordo di coesistenza vengano accettati dalle autorit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Requisiti Formali <\/u><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019accordo di coesistenza o la una lettera di consenso devono rispettare alcuni requisiti formali ormai definiti per prassi :<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019accordo di coesistenza\/lettera di consenso deve indicare il nome e l\u2019indirizzo del proprietario\/richiedente sia del marchio anteriore, sia di quello successivo, i numeri dei marchi in questione, i prodotti o servizi su cui viene dato il consenso e la chiara espressione di consenso alla registrazione e all\u2019uso del marchio successivo;<\/li>\n<li>Deve essere redatto in cinese e, se firmato con una societ\u00e0 cinese, deve riportare il timbro ufficiale di quest\u2019ultima;<\/li>\n<li>Un accordo di coesistenza firmato con una societ\u00e0 estera (quindi non cinese) deve essere notarizzato e legalizzato (non \u00e8 necessario se, invece, la lettera di consenso \u00e8 rilasciata da un\u2019azienda cinese in Cina);<\/li>\n<li>Se un accordo di coesistenza pi\u00f9 ampio comprende pi\u00f9 Paesi, la Cina deve essere esplicitamente indicata;<\/li>\n<li>L\u2019accordo di coesistenza\/lettera di consenso deve essere depositata prima che il TRAD abbia concluso l\u2019esame del rifiuto (le tempistiche possono variare da caso a caso, possono ridursi anche a meno di 6 mesi, perci\u00f2 sono decisive).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Recenti Sviluppi in Cina<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Come anticipato, negli ultimi anni l\u2019atteggiamento degli esaminatori cinesi nei confronti delle lettere di consenso \u00e8 migliorato, <strong>dal momento che anche la Corte Suprema cinese \u00a0si \u00e8 aperta alla possibilit\u00e0 di accettare dichiarazioni di consenso relative a marchi identici o molto simili, ribaltando le decisioni del TRAD e dei Tribunali di grado inferiore.<\/strong><\/p>\n<p>Tra i casi pi\u00f9 recenti ed importanti che hanno portato ad un approccio pi\u00f9 liberale alle dichiarazioni di consenso in Cina troviamo il caso <em>Google vs Shimano<\/em> relativo al marchio\u201cNEXUS\u201d.<\/p>\n<p>Nel 2012, Google Llc. deposit\u00f2 la domanda di registrazione per il marchio \u201cNEXUS\u201d in classe 9 per prodotti quali \u201ccomputer portatili, palmari\u201d. La domanda fu inizialmente rifiutata a causa dell\u2019esistenza di un marchio anteriore quasi identico e registrato per prodotti simili, di titolarit\u00e0 della Shimano Inc.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-3288 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Letter-of-Consent-China.jpg\" alt=\"\" width=\"607\" height=\"272\" \/><\/p>\n<p><strong>Google Inc. ottenne una lettera di consenso dalla Shimano<\/strong>, che accett\u00f2 la coesistenza del suo marchio \u201cNEXUS\u201d con il marchio successivo di Google. Tuttavia, il TRAD (all\u2019epoca <strong>TRAB), rifiut\u00f2 la lettera di consenso <\/strong>\u00a0affermando che la Legge Marchi Cinese aveva l\u2019obbligo di\u00a0 proteggere in primis i consumatori dal rischio di confusione sulla fonte dei prodotti\/servizi e che, quindi, \u00a0permettere a due marchi praticamente uguali di coesistere su prodotti simili non avrebbe fatto altro che favorire tale confusione. Google present\u00f2 appello a tale decisione, ma sia il Tribunale per la Propriet\u00e0 Intellettuale di Pechino in prima istanza, sia il Tribunale che valuto l\u2019appello confermarono la decisione del TRAB di rifiutarsi di accettare la validit\u00e0 della lettera di consenso.<\/p>\n<p><strong>Impugnata la sentenza sfavorevole, la Corte Suprema non ha confermato la decisione del TRAB e dei due Tribunali, ordinando al TRAB di accettare la lettera di consenso e approvare la registrazione del marchio \u201cNEXUS\u201d di Google.<\/strong><\/p>\n<p>La Corte ha sostenuto che la dichiarazione di consenso emessa dal titolare del marchio anteriore debba essere opportunamente tenuta in considerazione, dal momento che \u00e8 prerogativa del titolare del marchio disporre dei suoi diritti, fermo restando che non venga arrecato alcun danno agli interessi del Paese, della societ\u00e0 o di terze parti. Nel caso in questione, non era stato appunto determinata la sussistenza o presunzione di sussistenza di alcun danno.<\/p>\n<p>I giudici della Corte Suprema hanno preso in considerazione diversi fattori, tra cui la reputazione di entrambi i <em>brand<\/em> nei rispettivi settori. Non vi era alcuna evidenza che Google potesse approfittare della notoriet\u00e0 della Shimano anche perch\u00e9, pur considerando i beni oggetto di domanda\/registrazione simili in base alla prassi d\u2019esame, essi appartenevano a segmenti di mercato piuttosto differenti. Inoltre, la presenza di altri elementi identificativi dell\u2019azienda come la ragione sociale, il tipo di imballaggio, ecc. sarebbe stata di ausilio al consumatore nel distinguere l\u2019origine dei prodotti.<\/p>\n<p>Malgrado le decisioni della Corte Suprema non siano legalmente vincolanti in Cina, questa sentenza avr\u00e0 comunque in futuro un\u2019influenza diretta sulle pratiche del TRAD e dei Tribunali riguardo l\u2019approvazione di lettere di consenso o accordi di coesistenza, che diverranno dunque, con grande probabilit\u00e0, pi\u00f9 ampiamente accettati e utilizzati.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-3287","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/3287","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/3287\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3287"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=3287"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=3287"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=3287"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}