{"id":3558,"date":"2020-05-05T11:48:39","date_gmt":"2020-05-05T09:48:39","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=3558"},"modified":"2020-05-05T11:57:17","modified_gmt":"2020-05-05T09:57:17","slug":"il-procedimento-di-opposizione-dei-marchi-in-italia","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/il-procedimento-di-opposizione-dei-marchi-in-italia\/","title":{"rendered":"Il Procedimento di Opposizione dei Marchi in Italia"},"content":{"rendered":"<p>Il <strong style=\"font-weight: bold;\">procedimento di <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/assistenza-legale\/opposizioni-e-ricorsi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">opposizione<\/a><\/strong> dinnanzi all\u2019Ufficio Italiano Brevetti e Marchi \u00e8 una procedura autonoma rispetto a quella giudiziaria, che \u00e8 strutturata in maniera analoga al parallelo procedimento di opposizione presso l\u2019Ufficio della Unione Europea per la Propriet\u00e0 Intellettuale che ha, invece, competenza a dirimere i conflitti, sempre a livello amministrativo, tra titolari di privative di marchio nella Unione Europea.<\/p>\n<p>La finalit\u00e0 della opposizione \u00e8, dunque, quella di decidere se la domanda di <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchio<\/a> successiva possa essere registrata, consentendo di ottenerne il rigetto attraverso una procedura pi\u00f9 snella e certamente molto pi\u00f9 economica di un\u2019azione giudiziaria di nullit\u00e0 di un titolo registrato dinnanzi ai Tribunali ordinari.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3549 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Procedimento-opposizione1.png\" alt=\"\" width=\"241\" height=\"258\" \/><\/p>\n<p>Ricevuta la domanda e completato l\u2019esame sulla esistenza di eventuali impedimenti assoluti alla registrazione del marchio che ne determinerebbero il rigetto <em>ex officio, <\/em>l\u2019Ufficio provvede alla pubblicazione della domanda ritenuta registrabile nel Bollettino Ufficiale, assegnando termine di <strong style=\"font-weight: bold;\">tre mesi dalla data di pubblicazione <\/strong>\u2013 termine perentorio non prorogabile &#8211; affinch\u00e9 eventuali titolari di diritti anteriori abbiano la facolt\u00e0 di presentare tempestiva opposizione volta ad ostacolarne la registrazione.<\/p>\n<p>Nel caso di designazioni italiane di Registrazioni Internazionali, il termine di tre mesi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui \u00e8 avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazzetta della Organizzazione Mondiale della Propriet\u00e0 Intellettuale.<\/p>\n<ul>\n<li><u>I motivi della opposizione<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Attraverso la opposizione amministrativa, si potranno far valere i c.d. <strong style=\"font-weight: bold;\">impedimenti relativi<\/strong> alla registrazione (corrispondenti a cause di nullit\u00e0 relative) dettagliati nell\u2019articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f), e dall\u2019articolo 14, comma 1, lettera c-bis), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali \u00e8 stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all\u2019articolo 8 del CPI, ossia:<\/p>\n<ul>\n<li>Esistenza di <u>domanda\/registrazione anteriore<\/u> con efficacia in Italia avente ad oggetto marchio<u> identico<\/u> in relazione a <u>prodotti o servizi identici<\/u>;<\/li>\n<li>Esistenza di <u>domanda\/registrazione anteriore<\/u> con efficacia in Italia avente ad oggetto un marchio <u>identico o simile<\/u> in relazione a <u>prodotti o servizi identici o affini<\/u>, se a causa dell\u2019identit\u00e0 o somiglianza fra i segni e dell\u2019identit\u00e0 o affinit\u00e0 fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che pu\u00f2 consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;<\/li>\n<li>Esistenza di una <u>domanda\/registrazione anteriore<\/u> con efficacia in Italia avente ad oggetto un marchio <u>identico o simile<\/u> in relazione a <u>prodotti o servizi identici, affini o non affini<\/u>, quando il marchio anteriore goda nell\u2019Unione europea o nello Stato, di <u>rinomanza<\/u> e quando l\u2019uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso; lo stesso principio ed alle medesime condizioni sopra indicate si applica anche nel caso in cui il marchio anteriore sia notoriamente conosciuto ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della Propriet\u00e0 Intellettuale.<\/li>\n<li>Esistenza di una <u>denominazione di origine<\/u> o di <u>indicazione geografica<\/u>, riconosciute in base alla legislazione italiana, europea o in conformit\u00e0 ad accordi internazionali di cui Unione Europea o Italia fanno parte.<\/li>\n<li>Mancanza del consenso alla registrazione da parte dei titolari di <u>ritratti di persone, nomi e segni notori<\/u>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Non \u00e8 possibile, dunque, depositare opposizione invocando diritti derivanti da uso di fatto del marchio n\u00e9 diritti derivanti da uso di ditta, denominazione e ragione sociale, insegna o nome a dominio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><u>I soggetti legittimati ad avviare la opposizione<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>I <strong style=\"font-weight: bold;\">soggetti legittimati<\/strong> a presentare opposizione sono definiti dall\u2019articolo 177 del Codice di Propriet\u00e0 Industriale, ossia:<\/p>\n<ol>\n<li>a) il titolare di un marchio gi\u00e0 registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;<\/li>\n<li>b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorit\u00e0 o di una valida rivendicazione di preesistenza;<\/li>\n<li>c) il licenziatario dell\u2019uso esclusivo del marchio;<\/li>\n<li>d) le persone, gli enti e le associazioni a cui spettano i diritti sui ritratti di persona, nomi e segni notori;<\/li>\n<li>e) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da una indicazione geografica;<\/li>\n<li>f) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell\u2019opposizione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><u>Fasi principali della procedura: dall\u2019avvio alla decisione<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Verificata la ricevibilit\u00e0 ed ammissibilit\u00e0 della istanza di opposizione presentata, l\u2019Ufficio concede alle parti un termine di due mesi, eventualmente prorogabile, per valutare se vi siano spazi e volont\u00e0 per giungere ad un <strong style=\"font-weight: bold;\">accordo transattivo<\/strong> che consenta di mettere fine negozialmente alla opposizione amministrativa.<\/p>\n<p>La mancanza dell\u2019accordo apre la <strong style=\"font-weight: bold;\">fase dibattimentale<\/strong> della procedura con il deposito, a cura delle parti, delle rispettive argomentazioni scritte a sostegno della opposizione ed in replica alla stessa.<\/p>\n<p>Il richiedente che ha subito la opposizione ha facolt\u00e0, in questa fase, di chiedere all\u2019opponente di dimostrare l\u2019uso del suo marchio anteriore (purch\u00e9 registrato da almeno cinque anni) nel corso del quinquennio antecedente la data di deposito (o di priorit\u00e0) della domanda opposta.<\/p>\n<p>Nel caso in cui non sia prodotta adeguata documentazione volta a dimostrare <strong style=\"font-weight: bold;\">l\u2019uso effettivo del marchio<\/strong> anteriore per i prodotti e servizi per i quali \u00e8 stato registrato e sui quali si fonda la opposizione, o gli eventuali motivi legittimi della mancata utilizzazione, la opposizione \u00e8 automaticamente respinta dall\u2019Ufficio senza necessit\u00e0 di discuterne il merito.<\/p>\n<p>Il procedimento di opposizione si conclude con una decisione di accoglimento o di rigetto (totale o parziale) della opposizione che l\u2019Ufficio \u00e8 tenuto a pronunciare entro due anni dall\u2019avvio del procedimento.<\/p>\n<p>La decisione \u00e8 impugnabile dinnanzi alla Commissione dei Ricorsi a cura della parte che \u00e8 risultata soccombente. La decisione in secondo grado \u00e8 ulteriormente impugnabile in Cassazione.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3551 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Procedimento-opposizione2.png\" alt=\"\" width=\"675\" height=\"787\" \/><\/p>\n<ul>\n<li><u>Preparare le mosse efficaci per la vittoria<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Prima di avviare opposizione occorre, dunque, avere cura di accertarsi:<\/p>\n<ul>\n<li>di essere titolari di diritti anteriori invocabili in sede di opposizione; il diritto anteriore \u00abpi\u00f9 efficace\u00bb pu\u00f2 essere definito normalmente come il segno pi\u00f9 simile (pi\u00f9 vicino) che copre la pi\u00f9 ampia gamma di prodotti e servizi e\/o il diritto che copre i prodotti e i servizi maggiormente simili;<\/li>\n<li>di essere i soggetti legittimati ad avviare l\u2019azione, avendo cura, eventualmente, di aggiornare la titolarit\u00e0 del titolo anteriore, trascrivendo preliminarmente eventuali cambiamenti di propriet\u00e0 intervenuti;<\/li>\n<li>di disporre di un titolo valido che pu\u00f2 essere efficacemente azionato in quanto non vulnerabile in ragione dell\u2019eventuale non uso e, se usato, di disporre di adeguata documentazione volta a dimostrare l\u2019effettivo uso del marchio nel territorio e nel periodo temporale di riferimento;<\/li>\n<li>che il titolare della domanda attaccata non sia, sua volta, titolare di diritti anteriori, conducendo preventivamente verifiche nei registri dei marchi validi nel nostro paese.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Infine, per potersi avvantaggiare di questo agile strumento amministrativo, appare raccomandabile attivare un <strong style=\"font-weight: bold;\">servizio di sorveglianza<\/strong> sui propri marchi principali, affinch\u00e9 la pubblicazione di marchi potenzialmente confliggenti a nome di terzi siano tempestivamente segnalati, consentendo al titolare dei diritti anteriori di poter presentare opposizione entro il termine perentorio assegnato.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-3558","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/3558","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/3558\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3558"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=3558"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=3558"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=3558"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}