{"id":4029,"date":"2020-09-21T11:26:47","date_gmt":"2020-09-21T09:26:47","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=4029"},"modified":"2020-09-24T14:14:29","modified_gmt":"2020-09-24T12:14:29","slug":"cancellazione-per-non-uso-del-marchio-in-cina","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/cancellazione-per-non-uso-del-marchio-in-cina\/","title":{"rendered":"Cancellazione per non uso del marchio in Cina"},"content":{"rendered":"<p>Ormai \u00e8 innegabile: la Cina \u00e8 un mercato a cui (quasi) nessuna azienda pu\u00f2 rinunciare. <a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> E noi, che di lavoro ci occupiamo di registrare, proteggere e valorizzare i vostri marchi a livello globale, abbiamo ripetuto per anni: \u201c<em>tutelate i vostri marchi in Cina, altrimenti rischiate che un terzo se ne appropri<\/em>\u201d. Fortunatamente per\u00f2, le immense potenzialit\u00e0 commerciali della Cina sono ormai note a tutti; e sono alquanto lontani i tempi in cui poche aziende erano titolari di un marchio in Cina e a noi spettava l\u2019arduo compito di sottolineare energicamente gli imprescindibili vantaggi della registrazione, pur consapevoli delle problematiche che spesso sorgono in un paese con un sistema giuridico ed una prassi cos\u00ec diverse dalle nostre.<\/p>\n<p>Ma c\u2019\u00e8 un nuovo <em>mantra<\/em> che negli ultimi tempi abbiamo iniziato a ripetere con costanza e tenacia (perch\u00e9 noi ai vostri marchi ci teniamo davvero): <strong style=\"font-weight: bold;\"><em>usate i vostri <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchi <\/a><\/em><\/strong><strong><em style=\"font-weight: bold;\">\u00a0registrati in Cina, altrimenti rischiate di perderli<\/em><\/strong>. La Legge marchi cinese prevede infatti che, se un marchio registrato in Cina, sia esso un marchio nazionale cinese o un marchio internazionale esteso in Cina, non viene utilizzato per un periodo ininterrotto di almeno 3 anni dalla registrazione, terze parti possono richiederne la cancellazione.<\/p>\n<p>Il marchio non viene quindi automaticamente cancellato se non utilizzato, ma su istanza di terzi vi potreste trovare a dover depositare materialmente le prove del vostro utilizzo del marchio in Cina per tutti i prodotti e servizi tutelati. Se non siete in grado di farlo, perch\u00e9 il marchio non \u00e8 mai stato usato o perch\u00e9 eventuali prove non sono state archiviate, <strong style=\"font-weight: bold;\">perderete il diritto di esclusiva sul vostro segno. Questo significa che chiunque potrebbe registrare o utilizzare un marchio identico o simile al vostro senza che voi possiate pi\u00f9 impedirlo.<\/strong><\/p>\n<p>E questo purtroppo accade sempre pi\u00f9 spesso.<strong style=\"font-weight: bold;\"> Infatti, il numero di azioni di cancellazioni per non uso depositate in Cina sta crescendo esponenzialmente, <\/strong>di pari passo con la crescita smisurata di domande di registrazione di marchi effettuate ogni anno. Parliamo di numeri superiori ad 8 milioni di domande di registrazione di marchi depositate in Cina ogni anno.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\"><strong style=\"font-weight: bold;\">[2]<\/strong><\/a> Pu\u00f2 quindi ragionevolmente accadere che un\u2019azienda &#8211; in buona fede &#8211; possa aver ideato un marchio simile, la cui registrazione potrebbe essere impedita dalla presenza del vostro marchio anteriore. Per rimuovere l\u2019ostacolo, se il vostro marchio \u00e8 registrato da pi\u00f9 di 3 anni, con tutta probabilit\u00e0 verr\u00e0 utilizzata contro di voi l\u2019arma dell\u2019azione di cancellazione per non uso.<\/p>\n<p>Ma \u00e8 possibile che si presenti un\u2019ipotesi ancor peggiore; quella di un contraffattore intenzionato ad appropriarsi del vostro marchio. Pu\u00f2 accadere infatti che soggetti in malafede depositino l\u2019azione di cancellazione per non uso (anche tramite un prestanome) contestualmente ad una nuova domanda di registrazione, avente ad oggetto un marchio identico al vostro per i medesimi prodotti o servizi. Se perdete il diritto sul marchio a causa del mancato uso, il suddetto contraffattore potrebbe invece acquisirlo.<\/p>\n<p>A complicare le cose, va considerato che l\u2019azione di cancellazione per non uso in Cina \u00e8 <strong style=\"font-weight: bold;\">un\u2019azione molto poco costosa e proceduralmente molto semplice<\/strong>: il soggetto che ha intenzione di cancellare un marchio dovr\u00e0 solamente depositare la richiesta di cancellazione presso l\u2019ufficio marchi cinese. L\u2019onere di provare l\u2019uso spetta infatti esclusivamente al titolare del marchio.<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">AZIONE DI CANCELLAZIONE PER NON-USO: ASPETTI PROCEDURALI<\/strong><\/p>\n<p>Entrando nello specifico, \u00e8 importante soffermarsi su tutti gli aspetti che compongono il \u201cmantra\u201d oggetto di questo approfondimento:<\/p>\n<ul>\n<li>il marchio oggetto di registrazione deve essere effettivamente utilizzato <strong><u>in Cina:<\/u><\/strong><\/li>\n<li>cos\u00ec come registrato;<\/li>\n<li>per tutti i prodotti e\/o servizi oggetto di tutela;<\/li>\n<li>per un periodo continuativo di 3 anni a partire dalla data di registrazione. In caso di marchi registrati da pi\u00f9 di 3 anni, l\u2019uso andr\u00e0 provato relativamente ai 3 anni precedenti il deposito della domanda di cancellazione del marchio.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong style=\"font-weight: bold;\">Cosa si intende per uso effettivo e come provarlo?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>In passato erano sufficienti delle prove davvero minime per contestare un\u2019azione di cancellazione per non-uso. Accadeva inoltre alquanto frequentemente che le aziende cinesi che avevano depositato marchi di terzi in malafede, senza mai usarli effettivamente ma con il solo scopo di venderli a cifre eccezionalmente elevate, depositassero prove d\u2019uso false, ad esempio immagini di prodotti dove era stato digitalmente apposto il marchio oggetto di contestazione.<\/p>\n<p>Negli ultimi tempi, fortunatamente, le prassi sono cambiate e gli esaminatori cinesi sono pi\u00f9 attenti nel valutare le prove d\u2019uso. L\u2019ufficio marchi ha inoltre redatto alcune linee guida per identificare cosa possa essere inteso come uso effettivo.<\/p>\n<p>L\u2019aspetto fondamentale da evidenziare \u00e8 che, per difendere efficacemente il marchio, non baster\u00e0 semplicemente dichiarare di aver usato il marchio, di aver partecipato ad una certa fiera o di aver discusso con un possibile partner cinese un accordo di distribuzione. <strong style=\"font-weight: bold;\">Sar\u00e0 necessario depositare, entro due mesi dalla data in cui viene notificata l\u2019azione, la documentazione da cui si evince chiaramente che il marchio \u00e8 stato usato in modo genuino per i prodotti e servizi rivendicati<\/strong> e che quei prodotti e servizi sono stati offerti in vendita in Cina (Hong Kong, Taiwan e Macao non rientrano nell\u2019equazione). Due mesi possono essere davvero pochi se le prove non sono gi\u00e0 state debitamente raccolte, archiviate e catalogate negli anni.<\/p>\n<p>Sono considerate prove idonee a dimostrare l\u2019uso del marchio:<\/p>\n<ul>\n<li>documenti che dimostrino la vendita effettiva in Cina, online o nei negozi fisici, di prodotti dove il marchio \u00e8 apposto sul prodotto stesso, etichette, confezioni, manuali d\u2019uso etc.<\/li>\n<li>documenti che attestino la partecipazione ad esposizione fieristiche in Cina (contratti di affitto degli <em>stand<\/em> in fiera, fotografie dove siano visibili i dettagli dei prodotti\/servizi esposti etc.)<\/li>\n<li>fatture di vendita in Cina, documenti di esportazione o documentazione necessaria per ottenere autorizzazioni al commercio in Cina. Da questi documenti deve chiaramente evincersi la tipologia di prodotto ed il marchio apposto sullo stesso.<\/li>\n<li>immagini che mostrino ben visibile il marchio apposto su insegne, negozi monomarca o punti vendita presenti in Cina (preferibilmente corredate dal contratto di affitto del locale commerciale adibito alla vendita).<\/li>\n<li>pubblicit\u00e0 relative ai prodotti\/servizi avvenute su riviste, quotidiani o in trasmissioni radiofoniche o televisive in Cina.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">Al contrario, non sono considerate come valida prova d\u2019uso del marchio:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Contratti commerciali con controparti cinesi (ove poi non sia seguito la vendita effettiva dei prodotti).<\/li>\n<li>Uso del marchio esclusivamente su campioni o regali.<\/li>\n<li>Testimonianze scritte o orali.<\/li>\n<li>Resta ancora un aspetto dibattuto dalle corti cinesi se l\u2019uso del marchio su prodotti esclusivamente destinati all\u2019esportazione (OM) possa configurare uso effettivo in Cina.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 importante sottolineare che <strong style=\"font-weight: bold;\">l\u2019uso deve essere riferito esclusivamente al territorio cinese<\/strong>; non saranno accettate prove d\u2019uso in lingua diversa dal cinese che facciano riferimento a territori esteri. \u00c8 chiaro quindi che il principio di base \u00e8 che l\u2019uso effettivo in Cina avviene quando il marchio \u00e8 concretamente entrato in contatto con il consumatore cinese.<\/p>\n<p>Le prove devono essere inequivocabilmente datate, per permetter all\u2019esaminatore di verificare che si riferiscano al periodo d\u2019uso contestato.<\/p>\n<p>Non vi \u00e8 decadenza quando il mancato uso sia giustificato da un motivo non dipendente dalla volont\u00e0 del titolare, ci\u00f2 avviene ad esempio nel caso di forza maggiore, guerre, limitazioni imposte dal Governo ma anche in caso di bancarotta o liquidazione della societ\u00e0.<\/p>\n<p><strong style=\"font-weight: bold;\">Le prove d\u2019uso del vostro marchio sono quindi importantissime e non solo per difendersi da azioni di cancellazione per non-uso. Vanno sempre minuziosamente archiviate per essere utilizzate in caso di necessit\u00e0 e di contestazione dei vostri marchi.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong style=\"font-weight: bold;\">L\u2019uso del marchio in una forma diversa da quella registrata \u00e8 una valida prova d\u2019uso?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Non esiste una prassi assolutamente consolidata sul punto e molto spesso la determinazione viene lasciata alla discrezionalit\u00e0 del singolo esaminatore. Solitamente, se il marchio registrato e quello concretamente utilizzato oggetto di prove d\u2019uso presentano delle variazioni <u>minime,<\/u> \u00e8 possibile difendere il marchio registrato da un\u2019azione di cancellazione per mancato uso.<\/p>\n<p>Per citare un esempio, se avete registrato il marchio \u201c<img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-4032\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/pinkdog1.png\" alt=\"\" width=\"99\" height=\"33\" \/>\u201d\u00a0 , ma da anni utilizzate il marchio \u201c<img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-4030\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/pinkdog.png\" alt=\"\" width=\"65\" height=\"71\" \/>\u201d potreste rischiare di non riuscire a difendere il marchio \u201c<img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-4032\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/pinkdog1.png\" alt=\"\" width=\"93\" height=\"31\" \/>\u201d. \u00a0\u00a0Analogamente, lo stesso rischio sussiste se il marchio registrato \u00e8 \u201cPINK DOG\u201d, ma viene utilizzato con una grafia alquanto diversa, ad esempio \u201c<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-4034\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/pinkdog2.png\" alt=\"\" width=\"169\" height=\"33\" \/>\u201d.<\/p>\n<p>Questo si traduce nella <strong style=\"font-weight: bold;\">necessit\u00e0 di aggiornare costantemente il portafoglio marchi in base ai diversi restyling che il marchio subisce nel corso del tempo.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong style=\"font-weight: bold;\">Uso del marchio limitatamente ad alcuni prodotti e\/o servizi oggetto di tutela<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Cosa accade se il marchio \u00e8 stato s\u00ec usato, ma non per tutti i prodotti e servizi oggetto della registrazione? E se non si riescono a reperire prove relative all\u2019uso del marchio per tutti i prodotti\/servizi?<\/p>\n<p>La risposta \u00e8 purtroppo semplice: il diritto di esclusiva sul marchio verr\u00e0 mantenuto solo in relazione ai prodotti\/servizi per i quali \u00e8 stato effettivamente provato l\u2019uso.<\/p>\n<p>Su questo aspetto bisogna essere estremamente cauti, poich\u00e9 il sistema di classificazione dei prodotti\/servizi adottato in Cina \u00e8 molto rigido, quindi sar\u00e0 necessario provare l\u2019uso per almeno un prodotto\/servizio appartenete alle diverse sottoclassi rivendicate.<\/p>\n<ul>\n<li><strong style=\"font-weight: bold;\">Calcolo dei termini: qual \u00e8 la \u201cdata ultima\u201d per iniziare ad utilizzare il marchio?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Esistono delle differenze nel calcolo dei termini a seconda che si tratti di un marchio nazionale cinese, un marchio internazionale o, ancora, un marchio che \u00e8 stato sottoposto ad una procedura di opposizione prima di giungere a registrazione.<\/p>\n<p>Nel caso il vostro marchio sia un marchio nazionale cinese, il momento a partire dal quale soggetti terzi possono presentare un\u2019azione di cancellazione per mancato uso, e quindi la data ultima per iniziare ad utilizzare il marchio per evitare di soccombere ad un\u2019eventuale azione di cancellazione, \u00e8 di 3 anni dalla data di registrazione del marchio, cos\u00ec come indicata sul certificato di registrazione.<\/p>\n<p>Qualora invece la tutela del vostro marchio in Cina si \u00e8 configurata a seguito del deposito di un marchio internazionale esteso in Cina, il periodo di 3 anni decorrer\u00e0 dalla data in cui sono scaduti i termini per l\u2019ufficio nazionale cinese per emettere un rifiuto alla registrazione della designazione nazionale. Tale termine \u00e8 di 18 mesi che verranno calcolati dalla notifica con cui l\u2019organizzazione Mondiale della Propriet\u00e0 Intellettuale (OMPI) invia la domanda di marchio all\u2019Ufficio cinese per il proprio esame. Quindi i 3 anni andranno calcolati a partire dal diciottesimo mese dopo la data indicata nella notifica dell\u2019OMPI all\u2019ufficio marchi cinese.<\/p>\n<p>Se il marchio \u00e8 stato sottoposto ad una procedura di opposizione prima di giungere a registrazione, il termine di 3 anni decorrer\u00e0 invece dalla data in cui la decisione sull\u2019opposizione \u00e8 entrata in vigore (quindi dopo che sono scaduti eventuali termini per presentare un appello alla decisione). Anche in questo caso infatti, la data di registrazione come presente sul certificato di registrazione e la data dal quale decorrono i termini per provare l\u2019uso del marchio non coincideranno.<\/p>\n<p>In caso di marchi internazionali \u00e8 inoltre importante prestare attenzione ad ogni comunicazione che si riceve dall\u2019Ufficio marchi cinese (CNIPA). La prassi solitamente seguita prevede che, se un soggetto cinese deposita un\u2019azione di cancellazione per non uso nei confronti di un marchio internazionale esteso in Cina, l\u2019Ufficio marchi cinese invia una notifica all\u2019OMPI, che a sua volta lo comunicher\u00e0 al titolare del marchio o al rappresentante indicato nella domanda internazionale, ove presente.<\/p>\n<p>Qualora non sia indicato un mandatario nella registrazione internazionale, la notifica verr\u00e0 quindi inviata direttamente al titolare del marchio. \u00a0Come chiarito in precedenza, il termine perentorio per presentare l\u2019opportuna replica ad un&#8217;azione di cancellazione per non uso in Cina \u00e8 di due mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica. \u00c8 quindi molto importante comprendere il contenuto della notifica stessa (peraltro interamente scritta in cinese), per poter reagire prontamente e adeguatamente. Inoltre, dettaglio non di secondaria importanza, in caso di notifica diretta al titolare, <u>nella replica \u00e8 necessario allegare -in originale- la busta nella quale \u00e8 stata consegnata la notifica<\/u>. In assenza di questo documento la replica rischia di essere rifiutata, ed il marchio cancellato.<\/p>\n<ul>\n<li><strong style=\"font-weight: bold;\">Conclusioni<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;arma delle azioni di cancellazione per mancato uso \u00e8 stata utilizzata per anni come ottima opzione per ottenere la cancellazione dei marchi dei concorrenti, solitamente aziende cinesi che avevano depositato il marchio in malafede. Tuttavia, poich\u00e9 negli ultimi anni il numero di azioni di cancellazione depositate da societ\u00e0 cinesi contro un marchio straniero \u00e8 in forte aumento, \u00e8 assolutamente necessario valutare se i vostri marchi sono stati effettivamente utilizzati in Cina e se sono gi\u00e0 disponibili solide prove relative a tale utilizzo. Considerando le peculiarit\u00e0 del sistema giuridico e della prassi cinese \u00e8 sempre quindi altamente consigliabile affidarsi ad un consulente con esperienza nella giurisdizione per pianificare in anticipo la strategia di tutela pi\u00f9 opportuna.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> La Cina \u00e8 la pi\u00f9 importante destinazione dei beni esportati dall&#8217;UE, ed il principale fornitore di merci dell&#8217;UE secondo il rapporto statistico dell\u2019unione Europea di Novembre 2019 <a href=\"https:\/\/www.europarl.europa.eu\/ftu\/pdf\/it\/FTU_5.2.1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.europarl.europa.eu\/ftu\/pdf\/it\/FTU_5.2.1.pdf<\/a><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Statistiche OMPI\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.wipo.int\/ipstats\/en\/statistics\/country_profile\/profile.jsp?code=CN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.wipo.int\/ipstats\/en\/statistics\/country_profile\/profile.jsp?code=CN<\/a><\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-4029","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/4029","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/4029\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4029"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=4029"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=4029"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=4029"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}