{"id":4246,"date":"2020-11-09T10:28:46","date_gmt":"2020-11-09T09:28:46","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&p=4246"},"modified":"2020-11-09T10:28:46","modified_gmt":"2020-11-09T09:28:46","slug":"depositi-locali-o-designazioni-in-registrazioni-internazionali-quali-scegliere","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/depositi-locali-o-designazioni-in-registrazioni-internazionali-quali-scegliere\/","title":{"rendered":"Depositi locali o designazioni in registrazioni internazionali: Quali scegliere?"},"content":{"rendered":"

I titolari di marchi<\/a> nazionali e dell\u2019Unione Europea si trovano, spesso in prossimit\u00e0 della scadenza del termine di priorit\u00e0, di fronte al dilemma: depositi nazionali esteri o deposito internazionale designando vari Stati?<\/p>\n

La risposta a questo frequente quesito non \u00e8 immediata ed univoca per tutti i soggetti che si accingono a valutare una strategia di estensione della protezione dei propri marchi all\u2019estero in quanto gli aspetti da considerare sono svariati.In generale, soprattutto laddove una azienda, ad esempio di nazionalit\u00e0 italiana, abbia gi\u00e0 il proprio marchio registrato in Italia o in Unione Europea, si tende a propendere per un deposito internazionale in quanto tale soluzione spesso offre, oltre ad una praticit\u00e0 in termini di gestione di un unico titolo, un vantaggio da un punto di vista economico di costi da sostenere.<\/p>\n

Tuttavia, come spesso accade anche in diversi contesti, non sempre la scelta pi\u00f9 economica \u00e8 quella che si rivela da preferire o vincente.<\/p>\n

Infatti, al fine di scegliere l\u2019opzione ottimale \u00e8 necessario valutare vari aspetti peculiari: tra quelli da considerare in via preventiva vi sono senz\u2019altro il numero di Paesi, le classi di interesse, le caratteristiche del marchio in termini di motivi assoluti (con particolare riferimento alla distintivit\u00e0) nonch\u00e9 lo scopo e le tempistiche a disposizione.<\/p>\n

Difatti, come noto, in caso di domanda di registrazione internazionale o di estensione di registrazione internazionale esistente, i termini entro cui le singole Amministrazioni interessate dal deposito o dall\u2019estensione finalizzano l\u2019esame formale\/sostanziale e si pronunciano in merito alla registrabilit\u00e0 di un segno sono di 12\/18 mesi dalla concessione della registrazione internazionale o dall\u2019accettazione dell\u2019estensione successiva. Dunque, nel caso in cui un soggetto necessiti di ricevere un riscontro in tempi brevi circa la registrabilit\u00e0 o meno di un marchio all\u2019estero, potrebbe trovarsi ad optare per il deposito locale come scelta preferibile in quanto i tempi per ricevere l\u2019esito dell\u2019esame formale\/sostanziale da parte dell\u2019Ufficio di riferimento sono generalmente molto pi\u00f9 brevi di quelli riservati invece alle designazioni internazionali e regolati dai Trattati di Madrid.<\/p>\n

Con riferimento alla Cina<\/u><\/strong>, le tempistiche di finalizzazione dell\u2019esame delle domande nazionali sono decisamente inferiori rispetto ai termini di 12\/18 mesi previsti per le designazioni cinesi di registrazioni internazionali e, dunque, spesso \u00e8 preferibile consigliare al titolare del marchio di optare per la strada \u201clocale\u201d, soprattutto qualora tale soggetto abbia necessit\u00e0 di ricevere in tempi brevi un riscontro circa l\u2019eventuale conflitto del proprio marchio con marchi anteriori identici e\/o simili gi\u00e0 tutelati in loco.<\/p>\n

Ancora, in alcuni casi, la procedura di deposito attraverso il sistema internazionale risulta pi\u00f9 standardizzata per i vari Paesi e pu\u00f2 determinare la perdita di alcune peculiarit\u00e0 tipiche, invece, dei corrispondenti depositi locali che in alcuni casi si potrebbero rivelare importanti ai fini di una appropriata tutela del marchio.<\/p>\n

Tale eccezione interessa, ad esempio, gli Stati Uniti d\u2019America<\/u><\/strong>: infatti, \u00e8 importante sapere che, in caso di deposito locale, \u00e8 possibile rivendicare all\u2019atto della presentazione della domanda una data di primo uso del segno anche in commercio che, invece, non \u00e8 fattibile indicare in una designazione statunitense di marchio internazionale, dato che quest\u2019ultima viene basata in automatico sull\u2019intenzione di uso. Tale differenza risulta particolarmente rilevante in quei Paesi, come quelli di common-law, dove l\u2019uso di un marchio anteriormente al suo deposito comporta comunque il riconoscimento di diritti di esclusiva in capo al suo titolare, sempre se tale uso rispecchia i requisiti previsti da ciascun Paese in termini di effettivit\u00e0 e continuit\u00e0 temporale di utilizzo del segno.<\/p>\n

Non sono altres\u00ec da trascurare le differenti interpretazioni della Classificazione Internazionale di Nizza da parte dei singoli Paesi, data l\u2019assenza di una armonizzazione globale.<\/p>\n

Infatti, soprattutto con riferimento a liste di prodotti e\/o servizi particolari, accade spesso che la formulazione delle liste presentate tramite l\u2019Ufficio di base all\u2019Ufficio Mondiale della Propriet\u00e0 Intellettuale (WIPO) incontri spesso obiezioni o rilievi da parte degli Esaminatori dei Paesi interessati da tali depositi.<\/p>\n

Capita, invece, meno frequentemente di ricevere obiezioni in caso di depositi locali, soprattutto qualora ci si affidi a mandatari locali attenti che volontariamente o, pi\u00f9 spesso, su input del mandatario d\u2019origine o dello stesso titolare, effettuano una verifica circa l\u2019ammissibilit\u00e0 o meno delle voci di prodotto\/servizio di interesse da indicare all\u2019atto del deposito della domanda di registrazione locale.<\/p>\n

Ancora, vi sono alcune tipologie di marchi in relazione ai quali il deposito locale \u00e8 spesso preferibile in quanto non vi \u00e8 uniformit\u00e0 tra le singole legislazioni in termini di requisiti per la compilazione e presentazione di una domanda di registrazione.<\/p>\n

Ci\u00f2 accade di frequente in relazione ai marchi collettivi o di certificazione<\/u><\/strong> in quanto ciascun Ufficio Marchi locale pu\u00f2 categorizzare in modo differente tali tipologie di marchi e pu\u00f2, dunque, richiedere differenti informazioni da presentare contestualmente alla domanda di deposito che, soprattutto con riferimento a marchi che includono denominazioni di origine o indicazioni geografiche, possono non limitarsi al solo regolamento ma estendersi ad altri documenti, quali i disciplinari di produzione, gli Statuti di costituzione di Consorzi etc.<\/p>\n

Tali differenziazioni potrebbero esplicarsi anche in termini di formalit\u00e0 richieste, laddove non basti la copia semplice di documenti ma sia necessario presentare documentazione autenticata da Notaio, tradotta nella lingua locale o, in alcuni casi, legalizzata con Apostille o fino ai Consolati.<\/p>\n

Ecco perch\u00e9 al fine di evitare o ridurre il rischio di contestazioni, \u00e8 sempre bene confrontarsi con il mandatario marchi di fiducia e di riferimento affinch\u00e8 si possa ben valutare la soluzione che sia calzante e che rispecchi le esigenze del soggetto richiedente la registrazione.<\/p>\n

Tale confronto \u00e8 maggiormente rilevante in relazione ai quei Paesi che hanno aderito solamente di recente al sistema di Madrid<\/u><\/strong> e che, storicamente, presentano o presentavano dei requisiti di deposito ben differenti rispetto a quelli previsti dalla normativa italiana o dai principi generali che regolano il sistema di registrazione internazionale dei marchi.<\/p>\n

Per tale motivo riteniamo dunque possa essere interessante soffermarsi sulle normative di alcuni di tali Paesi che, finalmente, possono essere designati in domande internazionali o oggetto di estensione di registrazioni internazionali preesistenti. Tra questi Paesi, abbiamo deciso di focalizzarci su Canada<\/strong> e Brasile<\/strong>.<\/p>\n

Per quanto concerne il Canada<\/u><\/strong>, prima del suo ingresso nel sistema di Madrid, la sua normativa locale offriva vantaggi ineguagliabili in termini di economicit\u00e0 di deposito: infatti, non solo la registrazione aveva durata quindicennale ma una unica domanda poteva includere da 1 a 45 classi senza alcun incremento di costi e questo consentiva alle imprese agli albori della propria attivit\u00e0 di poter tutelare il marchio anche per prodotti\/servizi che nel tempo si sarebbero poi rilevati non di interesse e sarebbero quindi stati cancellati in occasione del deposito delle dichiarazioni di uso.<\/p>\n

Tuttavia, con il suo ingresso nel sistema di registrazione internazionale, il Canada ha dovuto introdurre significative modifiche alla legislazione in materia di marchi proprio al fine di armonizzarsi con tale sistema.<\/p>\n

Oggigiorno, di fronte alla necessit\u00e0 di tutelare il proprio marchio in Canada, verrebbe automatico poter finalmente includerlo nella lista di Paesi oggetto di deposito internazionale o di estensione di registrazione internazionale esistente\u2026 ma non \u00e8 sempre l\u2019opzione preferibile. Infatti, a seguito di un approfondimento svolto con la preziosa collaborazione di alcuni mandatari locali, sebbene la pratica sia abbastanza recente posto che il Canada ha aderito al Protocollo di Madrid solo a Giugno 2019, \u00e8 emerso che il deposito locale potrebbe essere preferibile per evitare rifiuti provvisori per rettifica della lista dei prodotti\/servizi, posto che tale Paese, similarmente agli U.S.A., si caratterizza per severi requisiti di formulazione delle liste delle classi merceologiche. Inoltre, l\u2019opzione internazionale potrebbe privare il titolare del marchio di ricevere utili suggerimenti dei mandatari locali in termini di requisiti di registrabilit\u00e0 dei segni e raccomandazioni o suggerimenti circa restrizioni o rischi legati all\u2019uso in loco dei marchi.<\/p>\n

Tuttavia, qualora il titolare del marchio decidesse di propendere per la via internazionale piuttosto del deposito locale, sarebbe consigliabile nominare all\u2019Ufficio Marchi locale un mandatario canadese in relazione alla designazione locale della registrazione internazionale, cos\u00ec da essere certi di non perdere eventuali comunicazioni o notifiche che il WIPO invierebbe direttamente al titolare del marchio e poter dunque replicare tempestivamente a rifiuti di protezione o ad eventuali opposizioni amministrative di terzi.<\/p>\n

Anche in Brasile<\/u><\/strong> l\u2019opzione internazionale non \u00e8 sempre da preferire, per lo meno in questa prima fase, posto che anche l\u2019adesione di tale Paese al Protocollo di Madrid \u00e8 piuttosto recente, risalente al 2 luglio 2019.<\/p>\n

Da un primo approfondimento della questione grazie ad un confronto con alcuni mandatari locali, \u00e8 stato rilevato che l\u2019opzione internazionale, oltre a generici risvolti relativi ad emissioni di rifiuti provvisori a causa di anteriorit\u00e0 valide in loco o di descrizione non appropriata di voci di prodotto, presenta un serio rischio qualora non venga designato un mandatario locale: infatti, \u00e8 stato accertato che, in caso di opposizioni amministrative di terzi avviate contro la designazione brasiliana di un marchio internazionale, l\u2019Ufficio Brevetti e Marchi brasiliano pubblica tali opposizioni sul Bollettino locale ma non invia alcuna notifica n\u00e9 al titolare del marchio opposto n\u00e9 al WIPO. Dunque, ne deriva che, in assenza di mandatario locale, un titolare di un marchio potrebbe scoprire troppo tardi, ad esempio quando i propri prodotti entrano nel mercato brasiliano, che il marchio non risulta tutelato in loco a causa di una opposizione di cui tale titolare non \u00e8 mai venuto a conoscenza.<\/p>\n

Dall\u2019analisi sopra riportata emerge dunque che, pur riconoscendo e apprezzando i vantaggi che il sistema di registrazione internazionale offre ai titolari di marchi per la tutela delle proprie privative, \u00e8 senz\u2019altro necessario conoscerne anche i limiti. Invitiamo pertanto i titolari di marchi che siano in procinto di estendere all\u2019estero la protezione di tali segni di valutare opportunamente la strategia di deposito in base alle proprie specifiche esigenze, affidandosi sempre a professionisti del settore<\/a> che conoscono nel dettaglio le peculiarit\u00e0 dei differenti sistemi di registrazione e che sapranno consigliarvi per tutelare al meglio i vostri marchi all\u2019estero.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-4246","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/4246","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/4246\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4246"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=4246"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=4246"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=4246"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}