{"id":4326,"date":"2020-11-30T10:38:09","date_gmt":"2020-11-30T09:38:09","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=4326"},"modified":"2020-11-30T10:38:09","modified_gmt":"2020-11-30T09:38:09","slug":"il-deposito-di-un-marchio-figurativo-a-colori-in-unione-europea-what-you-see-what-you-get","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/il-deposito-di-un-marchio-figurativo-a-colori-in-unione-europea-what-you-see-what-you-get\/","title":{"rendered":"Il deposito di un marchio figurativo a colori  in Unione Europea: \u201cWhat you see, what you get\u201d."},"content":{"rendered":"<p>Lo scopo del principio <strong><em>\u201cwhat you see, what you get\u201d <\/em><\/strong><em>(ci\u00f2 che hai registrato \u00e8 ci\u00f2 che puoi usare)<\/em> \u00e8, tra l\u2019altro, di consentire ai terzi di comprendere con maggiore certezza quale sia l\u2019ambito di protezione di un <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/strategia-di-tutela\/marchi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">marchio<\/a>,\u00a0 garantendogli, ragionevolmente, libert\u00e0 di iniziativa al di fuori di questo ambito.<\/p>\n<p>In precedenza, si tendeva a depositare anche i marchi figurativi in bianco e nero e\/o in scala di grigi, essendo questa tipologia di deposito idonea a garantire tutela al titolare per il marchio in qualsiasi versione a colori o in combinazioni di colore.<\/p>\n<p>La modifica della prassi dell\u2019EUIPO, che definirei <u>una silenziosa rivoluzione<\/u>, pone i soggetti che intendano tutelare un marchio figurativo davanti alla scelta di decidere cosa tutelare, esemplare a colori o in bianco e nero e, in particolare, quali e quanti colori, o combinazioni di colori del marchio proteggere.<\/p>\n<p>La risposta a questi quesiti dipende dalla natura del marchio, denominativo in grafia, figurativo o complesso, e dal ruolo del colore nel carattere distintivo del segno.<\/p>\n<p>Il tema dell\u2019uso in commercio del marchio in una forma diversa da quella per cui \u00e8 registrato \u00e8 ampio ed \u00e8 stato oggetto di una Comunicazione comune pubblicata dall\u2019EUIPO il 20 ottobre 2020 che sar\u00e0 sicuramente oggetto di un nostro separato approfondimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong style=\"font-weight: bold;\">LA NOZIONE DEL MARCHIO FIGURATIVO<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Si definiscono marchi figurativi in primis i marchi costituiti esclusivamente da elementi grafici\/figurativi.<\/p>\n<p>Sono, inoltre, qualificabili come marchi figurativi i marchi costituiti dalla combinazione di elementi grafici\/figurativi e di testo in caratteri standard o in grafia (marchi complessi), i marchi verbali in font non standard, i marchi verbali a colori, le lettere di alfabeti non-UE, tra gli altri.<\/p>\n<p>Questa rivoluzione silenziosa ha rappresentato un cambio di prospettiva per noi consulenti che, nell\u2019assistere i nostri clienti, nel contemperamento tra le esigenze di efficienza economica e di consigliabile strategia di tutela del <em>brand<\/em>, ci troviamo a dover fare una selezione tra le diverse versioni figurative di un marchio proposte\/utilizzate dal cliente e a tutelare quelle principalmente utilizzate.<\/p>\n<p>Un bel cambiamento rispetto al deposito dell\u2019esemplare in bianco e nero o in scala di grigi che conferiva tutela in tutti i colori e le varianti di colore in cui il marchio venisse utilizzato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong style=\"font-weight: bold;\">DIFFERENZE SIGNIFICATIVE VS INSIGNIFICANTI TRA MARCHI REGISTRATI &amp; USATI<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il tema \u00e8 quanto mai attuale in quanto le esigenze di marketing e promozione inducono spesso le aziende ad <u>usare il marchio in commercio in una forma diversa da quella per cui \u00e8 registrato<\/u> e diverse sono le implicazioni pratiche di queste alterazioni.<\/p>\n<p>Vediamo insieme.<\/p>\n<p>In primo luogo, per quanto riguarda la tutela, un marchio anteriore in bianco e nero <u>non verr\u00e0 considerato identico<\/u> allo stesso marchio a colori successivo (e viceversa) a meno che le differenza di colore non siano insignificanti, non immediatamente percepibili da parte del consumatore e <u>rilevabili solo a seguito di un confronto diretto tra i due segni.<\/u><u>\u00a0<\/u><\/p>\n<p>Vediamo alcuni esempi di differenze ritenute insignificanti e di differenze ritenute significative tra marchi figurativi tratti dalla Comunicazione comune sulla prassi comune relativa all&#8217;ambito di protezione dei marchi in bianco e nero dell\u2019EUIPO \u2013 EuropeanTMDN:<\/p>\n<p><em>Esempi di <u>differenze insignificanti<\/u> tra marchi depositati in bianco e nero ed usati con elementi cromatici:<\/em><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-4329 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/MarchiFigurativi1.png\" alt=\"\" width=\"429\" height=\"445\" \/><\/p>\n<p>Vi invito a trovare le differenze tra i due esemplari a confronto.<\/p>\n<p><em>Esempi di <u>differenze ritenute significative<\/u> tra marchi depositati in bianco e nero ed usati con elementi cromatici:<\/em><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-4331 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/MarchiFigurativi2.png\" alt=\"\" width=\"407\" height=\"409\" \/><\/p>\n<p>Gli esempi di cui sopra sono esemplificativi dell\u2019attuale orientamento dell\u2019EUIPO nella valutazione della significativit\u00e0, o meno, delle differenze tra marchi tutelati in bianco e nero o scala di grigi ed usati con elementi cromatici in commercio, fermo restando che il giudizio in questione \u00e8 complesso e tiene conto di diversi elementi tra cui la forza distintiva del colore nel carattere distintivo complessivo del marchio ed eventuali ulteriori elementi di similarit\u00e0 e non dei segni.<\/p>\n<p>La sussistenza di significative differenze tra marchio depositato in bianco e nero o in scala di grigi e marchio usato a colori potrebbe avere un impatto sulla tutela del vostro marchio registrato sotto diversi profili.<\/p>\n<p>Ai sensi della normativa nazionale ed europea (Articolo 20 del Codice di Propriet\u00e0 Industriale ed Intellettuale e articolo 9 del Regolamento UE 2017\/1001) che regola \u201ci diritti conferiti dalla registrazione\u201d:<\/p>\n<p>I diritti del titolare del marchio d&#8217;impresa registrato consistono nella facolt\u00e0 di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell&#8217;attivit\u00e0 economica:<\/p>\n<ol>\n<li><strong style=\"font-weight: bold;\"><u>un segno identico<\/u><\/strong> al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso \u00e8 stato registrato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Al riguardo, vale la pena osservare che nel caso in cui sussista identit\u00e0 tra i marchi ed i prodotti e servizi in conflitto la confondibilit\u00e0 pu\u00f2 essere considerata in <em>re ipsa<\/em>, ossia \u00e8 offerta al marchio anteriore identico una tutela assoluta che prescinde dalla confondibilit\u00e0.<\/p>\n<p>Una tutela cos\u00ec severa \u00e8 riservata alle fattispecie in cui l\u2019identit\u00e0 dei marchi e dei prodotti sia pressoch\u00e9 totale e le differenze esistenti tra i segni siano limitate a dettagli irrilevanti come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.<\/p>\n<p>Ecco che torna il nostro tema delle differenze insignificanti e significative tra esemplare tutelato in bianco e nero o in scala di grigi ed esemplare usato a colori che ha un primo rilevante impatto sulla tutela di un marchio.<\/p>\n<p>Al riguardo, \u00e8 interessante la decisione emessa dal Tribunale UE del 09\/04\/2013 nel caso relativo ai marchi\u00a0<img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-4333\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/MarchiFigurativi3.png\" alt=\"\" width=\"103\" height=\"116\" \/>,\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-4335\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/MarchiFigurativi4.png\" alt=\"\" width=\"111\" height=\"111\" \/>(segno anteriore) vs\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-4337\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/MarchiFigurativi5.png\" alt=\"\" width=\"122\" height=\"119\" \/><\/p>\n<p>segno contestato) per i prodotti ritenuti identici nelle classi 29 e 30.<\/p>\n<p>Nella decisione il Tribunale afferma: <em>\u201c<\/em><em>s<\/em><em>otto un primo profilo, sul piano visivo, occorre respingere gli argomenti della ricorrente secondo i quali la registrazione di un marchio \u00abin bianco e nero\u00bb coprirebbe \u00abtutte le combinazioni di colori contenute nella raffigurazione grafica\u00bb e che, \u00ab[d]i conseguenza, la [ricorrente] pu\u00f2 chiedere la protezione di qualsiasi combinazione di bande verticali fatta di bande bianche e di bande colorate, a prescindere dal fatto che siano nere, arancioni o gialle\u00bb. La ricorrente ne trae la conclusione che \u00absi debba considerare che i marchi [di cui \u00e8 causa] coprano gli stessi colori\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Continua il Tribunale: <em>\u201cIl Tribunale ha riscontrato che la Commissione di ricorso non ha commesso errori quando ha dichiarato che, nella fattispecie, \u00abla differenza tra il marchio richiesto e il primo e il secondo marchio anteriore risiedeva nel fatto che il marchio richiesto era costituito, in parte, da uno sfondo giallo con bande verticali bianche\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Dall\u2019esame della pronuncia, sembra potersi concludere che il colore, non di per s\u00e8, ma unitamente ad altri elementi acquista un peso nella valutazione della confondibilit\u00e0 tra marchi in conflitto.<\/p>\n<p>Altre implicazioni rilevanti di questa rivoluzione riguardano <u>l\u2019istituto della priorit\u00e0 e le prove di uso<\/u>. Si tratta di aspetti tecnici sui quali mi soffermer\u00f2 brevemente e in relazione ai quali siamo a vostra disposizione per approfondimenti.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong style=\"font-weight: bold;\">L\u2019ISTITUTO DELLA PRIORIT\u00c0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><u>La rivendicazione di priorit\u00e0<\/u> consente al titolare di un marchio depositato in un Paese aderente alla Convenzione di Unione di Parigi o all\u2019Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di estendere, <u>nei sei mesi successivi alla data del primo deposito<\/u>, la protezione di un marchio identico in un altro Paese aderente, conservando la data del primo deposito.<\/p>\n<p>Per essere applicato l\u2019istituto \u00e8 richiesto che tra il marchio oggetto di primo deposito ed il marchio depositato in priorit\u00e0 ci sia <u>identit\u00e0 di esemplare<\/u> e, tendenzialmente, di prodotti e servizi.<\/p>\n<p>Bisogna, quindi, domandarsi se un marchio depositato in bianco e nero o in scala di grigi, di cui viene rivendicata la priorit\u00e0, possa ritenersi identico allo stesso marchio a colori.<\/p>\n<p>La risposta \u00e8 ancora una volta che un marchio in bianco e nero di cui viene rivendicata la priorit\u00e0 non \u00e8 identico allo stesso marchio a colori, a meno che le differenze di colore siano insignificanti.<\/p>\n<p>Nel caso in cui le differenze di colore siano ritenute significative, la richiesta di priorit\u00e0 verr\u00e0 respinta e si perder\u00e0 il beneficio di potere retrodatare la propria successiva domanda di registrazione a quella del deposito prioritario e, quindi, anche gli effetti giuridici della tutela del marchio.<\/p>\n<p>Vediamo un esempio di rivendicazione di priorit\u00e0 ritenuta non accettabile:\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-4339\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/MarchiFigurativi6.png\" alt=\"\" width=\"90\" height=\"109\" \/>(primo marchio) e\u00a0 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-4341\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/MarchiFigurativi7.png\" alt=\"\" width=\"98\" height=\"107\" \/>(domanda di marchio dell\u2019Unione Europea): Non sono lo stesso marchio, quindi perdita del beneficio della Priorit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong style=\"font-weight: bold;\">LE PROVE DI USO<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Come spiegato nell\u2019ottimo <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/approfondimenti\/la-decadenza-per-non-uso-del-marchio-in-italia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">articolo<\/a> della collega Laura Pedemonte, l\u2019uso di un marchio in una forma modificata costituisce una valida prova di uso quando si tratti di\u00a0modifiche che non ne alterino il carattere distintivo.<\/p>\n<p><u>Cosa succede quando le modifiche \/ alterazioni riguardino esclusivamente il colore?<\/u><\/p>\n<p>Secondo quanto indicato nella Comunicazione comune sulla prassi comune relativa all&#8217;ambito di protezione dei marchi in bianco e nero \u2013 Europeantmdn:<\/p>\n<p><u>Ai fini dell\u2019USO<\/u>, una modifica che interessi esclusivamente il colore non altera il carattere distintivo del marchio purch\u00e9:<\/p>\n<ul>\n<li>gli elementi figurativi\/denominativi coincidano con tra l\u2019esemplare di cui di deve dimostrare l\u2019uso e la versione in uso del marchio e costituiscano i principali elementi<\/li>\n<\/ul>\n<p>distintivi;<\/p>\n<ul>\n<li>il contrasto delle tonalit\u00e0 sia rispettato;<\/li>\n<li>il colore o la combinazione di colori non abbia di per s\u00e9 carattere distintivo;<\/li>\n<li>il colore non sia uno dei principali elementi che contribuiscono a determinare il carattere<\/li>\n<\/ul>\n<p>distintivo generale del marchio.<\/p>\n<p>Questo orientamento \u00e8 stato recepito nel caso MAD, Tribunale UE del 24\/05\/2012, T-152\/11 relativo al caso MAD:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-4327 aligncenter\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/MarchiFigurativi8.png\" alt=\"\" width=\"394\" height=\"255\" \/><\/p>\n<p>in cui il Tribunale ha ritenuto che, se non viene dichiarato nessun colore, l\u2019uso di diverse combinazioni di colori \u00abdeve essere consentito, a condizione che fra le lettere e lo sfondo vi sia un contrasto di colori\u00bb. Il Tribunale ha anche osservato che le lettere M, A, D sono state disposte in modo particolare nel MUE. Di conseguenza, le riproduzioni del segno che non modificano la disposizione delle lettere, o il contrasto di colore, costituiscono un uso effettivo (punti 41 e 45).<\/p>\n<p>Alterazioni possibili, quindi, ma con vincoli precisi.<u>\u00a0<\/u><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong style=\"font-weight: bold;\">LO STATO DELLE COSE IN ITALIA<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>In Italia oggi \u00e8 ancora consentito il deposito di un marchio in bianco e nero o in scala di grigi anche se, qualora il colore o la combinazione di colori fossero elementi distintivi del vostro marchio, il nostro consiglio sarebbe di procedere, previa valutazione caso per caso, ad un deposito a colori anche in Italia.<\/p>\n<p>Analoghe considerazioni si possono formulare per i depositi dei marchi in scala di grigi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong style=\"font-weight: bold;\">CONCLUSIONI<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>La silenziosa rivoluzione avvenuta nella prassi dell\u2019EUIPO ci porta a definire con maggiore attenzione quando depositiamo un marchio le caratteristiche dell\u2019esemplare da tutelare e l\u2019importanza da un punto di vista della distintivit\u00e0, ma anche del marketing e della promozione del brand, dei colori e delle combinazioni di colore del nostro marchio.<\/p>\n<p>Una valutazione che deve essere demandata ad un <a href=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/team\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">professionista del settore<\/a>.<\/p>\n<p>Basti solo pensare al ruolo sempre pi\u00f9 importante che oggi assumono nella comunicazione i cos\u00ec detti marchi non tradizionali o marchi emergenti, tra cui i marchi di colore, ossia segni che tutelano colori puri o combinazioni di colore. Ma questo \u00e8 un altro capitolo dell\u2019affascinante disciplina dei marchi d\u2019impresa\u2026<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-4326","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/4326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/4326\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4326"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=4326"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=4326"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=4326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}