{"id":5523,"date":"2022-01-17T11:56:53","date_gmt":"2022-01-17T10:56:53","guid":{"rendered":"https:\/\/bz3.snaptest.it\/?post_type=approfondimenti&#038;p=5523"},"modified":"2022-03-25T12:00:15","modified_gmt":"2022-03-25T11:00:15","slug":"nel-1939-il-primo-utilizzo-negli-stati-uniti-il-tribunale-di-roma-riconosce-la-rinomanza-del-marchio-sheraton","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/nel-1939-il-primo-utilizzo-negli-stati-uniti-il-tribunale-di-roma-riconosce-la-rinomanza-del-marchio-sheraton\/","title":{"rendered":"Nel 1939 il primo utilizzo negli Stati Uniti, il Tribunale di Roma riconosce la rinomanza del marchio Sheraton"},"content":{"rendered":"<p>Il Tribunale adito, al termine di un procedimento ordinario instaurato dalla nostra cliente Sheraton International IP, LLC, titolare dei diritti dei marchi SHERATON, ha riconosciuto l\u2019applicabilit\u00e0 della c.d. tutela ultramerceologica, istituto riservato ai marchi rinomati, decretando cos\u00ec la nullit\u00e0 della registrazione successiva per il marchio<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6116\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Sheraton2.png\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"42\" \/>\u00a0 depositata da un soggetto terzo per contraddistinguere \u201ccuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria\u201d in classe 18.<\/p>\n<ul>\n<li><em>La tutela ultramerceologica<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>In base alla disciplina nazionale e comunitaria non possono costituire oggetto di registrazione \u2013 e ove registrati andranno considerati nulli \u2013 i segni che alla data del deposito della domanda siano<em>: <\/em><\/p>\n<ul>\n<li>identici o simili ad un marchio gi\u00e0 da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore per <strong style=\"font-weight: bold;\"><u style=\"font-weight: bold;\">prodotti o servizi identici o affini<\/u><\/strong>, se a causa dell\u2019identit\u00e0 o somiglianza tra i segni o dell\u2019identit\u00e0 o affinit\u00e0 fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che pu\u00f2 consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;<\/li>\n<li>identici o simili ad un marchio gi\u00e0 da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, per <strong style=\"font-weight: bold;\"><u>prodotti o servizi anche non affini<\/u><\/strong>, quando il marchio anteriore goda di rinomanza e quando l&#8217;uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi<\/li>\n<\/ul>\n<p>In sintesi, <u>nel caso di marchi di rinomanza la legge accorda una tutela ampliata che esorbita il limite della identit\u00e0 o affinit\u00e0 fra prodotti o servizi e che si applica in tutti i casi in cui l\u2019appropriazione del marchio altrui pu\u00f2 determinare, alternativamente, un indebito vantaggio per l\u2019usurpatore, ovvero un pregiudizio per il titolare del marchio anteriore<\/u>.<\/p>\n<p>\u00c8 bene evidenziare che il raggiungimento della c.d. rinomanza va dimostrato da chi invoca l\u2019applicabilit\u00e0 della tutela collegata, mediante l\u2019allegazione di documentazione di varia natura: es. sondaggi di opinione e indagini di mercato; revisioni e ispezioni contabili; riconoscimenti e premi; articoli di stampa o in pubblicazioni specializzate; fatture e altri documenti commerciali (che dimostrino sia l\u2019investimento effettuato nella comunicazione del marchio che le quote di mercato occupate); materiale pubblicitario e promozionale.<\/p>\n<ul>\n<li><em>Il caso in questione<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Sheraton International IP, LLC, \u00e8 titolare, tra gli altri, del marchio dell\u2019Unione Europea denominativo SHERATON, registrato per prodotti e servizi nelle classi 25 (abbigliamento), 41 (educazione; formazione; divertimento; attivit\u00e0 sportive e culturali), 42 (servizi alberghieri)<\/p>\n<p>Un soggetto non autorizzato depositava domanda di registrazione nazionale per il marchio\u00a0<img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-6116\" src=\"https:\/\/barzano-zanardo.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Sheraton2.png\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"42\" \/>\u00a0 per contraddistinguere prodotti delle classi 18 (<em>come indicati in prmesse) <\/em>e 25 (<em>articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria).<\/em><\/p>\n<p>Sheraton decideva dunque di proporre opposizione alla registrazione in esame di fronte all\u2019UIBM sulla base del proprio marchio dell\u2019Unione Europea, valido anche per i prodotti di classe 25.<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio accoglieva solo parzialmente l\u2019opposizione consentendo alla registrazione di proseguire il suo iter per i prodotti di classe 18 (<em>cuoio e sue imitazioni, pelle di animali, ombrelloni)<\/em>, in quanto non considerati identici \/ affini ai prodotti di classe 25 (abbigliamento), rivendicati dal marchio azionato.<\/p>\n<p>La domanda di marchio veniva dunque concessa nella classe 18 per i prodotti sopra elencati e Sheraton decideva di avviare una causa ordinaria per ottenerne l\u2019annullamento evidenziando (i) la palese affinit\u00e0 tra i prodotti di classe 25 e i prodotti di classe 18, (ii) l\u2019applicabilit\u00e0, ad ogni modo, della c.d. tutela ultramerceologica al marchio SHERATON.<\/p>\n<ul>\n<li><em>La sentenza del Tribunale di Roma<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>La decisione del Tribunale di Roma ha interamente accolto le argomentazioni da noi avanzate affermando:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019evidente affinit\u00e0 tra i prodotti della classe merceologica n. 25 (abbigliamento) ed i prodotti della classe merceologica 18, in quanto tali prodotti sono spesso legati al settore della moda e sono considerati dai consumatori come prodotti accessori e complementari agli articoli di abbigliamento;<\/li>\n<li>la provata rinomanza dei marchi SHERATON con la conseguenza che la relativa tutela si estende anche ai prodotti o servizi non affini, con superamento del principio di specialit\u00e0 (c.d. tutela ultramerceologica) e, quindi, prescinde da un\u2019eventuale confusione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il terzo titolare del marchio dichiarato nullo non ha presentato appello contro la suddetta sentenza. Pertanto, la decisione \u00e8 ora diventata definitiva.<\/p>\n<p>In aggiunta a quanto detto, il titolare del marchio dichiarato nullo \u00e8 stato anche condannato a corrispondere a Sheraton una somma pari alle spese legali sostenute durante il procedimento.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-5523","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/5523","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/5523\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5523"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=5523"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=5523"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=5523"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}