{"id":7601,"date":"2023-06-06T10:36:36","date_gmt":"2023-06-06T08:36:36","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/?post_type=approfondimenti&p=7601"},"modified":"2023-06-06T11:01:00","modified_gmt":"2023-06-06T09:01:00","slug":"brevetti-errori-comuni-e-come-evitarli-i-capitolo","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/brevetti-errori-comuni-e-come-evitarli-i-capitolo\/","title":{"rendered":"BREVETTI – ERRORI COMUNI E COME EVITARLI – I\u00b0 Capitolo"},"content":{"rendered":"

A1) Sottovalutare la propria invenzione<\/u><\/strong><\/p>\n

Spesso i tecnici, i ricercatori, gli imprenditori dei settori tecnologici, sono cos\u00ec esperti della loro tecnologia che innovazioni potenzialmente brevettabili risultano ai loro occhi delle mere banalit\u00e0.<\/p>\n

Molti non sanno che la maggior parte dei brevetti non riguarda invenzioni rivoluzionarie o sconvolgenti, ma piccole migliorie di soluzioni gi\u00e0 note che consentono, ad esempio, di migliorare le prestazioni e\/o ridurre i costi di produzione e\/o facilitare l\u2019utilizzo di un determinato dispositivo o metodo.<\/p>\n

I requisiti principali che quasi tutti gli stati richiedono ad una soluzione tecnica affinch\u00e9 essa sia brevettabile \u00e8 che sia nuova e che possieda carattere inventivo (chiamato anche attivit\u00e0 inventiva o originalit\u00e0).<\/p>\n

Sulla novit\u00e0 torneremo in seguito.<\/p>\n

In merito al carattere inventivo<\/u>, la prima domanda da farsi per la sua valutazione \u00e8 se la soluzione tecnica che abbiamo sviluppato, posto che sia nuova, risolva un problema tecnico precedentemente non risolto o precedentemente risolto, ma in modo diverso; in caso affermativo \u00e8 possibile che la soluzione sia brevettabile, anche se apparentemente il problema tecnico risolto potrebbe sembrare piccolo.<\/p>\n

Il passo successivo per la valutazione dell\u2019attivit\u00e0 inventiva prevede in genere che si valuti se il \u201ctecnico medio\u201d del settore, sulla base delle sue comuni conoscenze \/o di eventuali documenti noti a lui disponibili, avrebbe risulto il problema tecnico come nella soluzione tecnica che ho sviluppato.<\/p>\n

Si sottolinea che stati diversi utilizzano criteri diversi per la valutazione del carattere inventivo; ad esempio l\u2019Ufficio Brevetti Europeo utilizza il cosiddetto Problem-Solution-Approach (utilizzato sempre di pi\u00f9 anche in Italia), mentre altri uffici brevetti (ad esempio l\u2019ufficio brevetti USA, Cinese, eccetera) utilizzano criteri diversi.<\/p>\n

In questa sede non possiamo addentrarci nella spiegazione dettagliata dei vari criteri utilizzati per la valutazione dell\u2019attivit\u00e0 inventiva nei vari stati, che richiederebbe ben pi\u00f9 di un articolo di poche pagine; il messaggio che per\u00f2 vorremmo passasse \u00e8 che se la soluzione tecnica che abbiamo sviluppato \u00e8 nuova e risolve un problema tecnico, anche se a prima vista ci potrebbe sembrare banale, vale sempre la pena fare una riflessione pi\u00f9 approfondita sulla sua potenziale brevettabilit\u00e0, possibilmente coinvolgendo un consulente brevettuale che possa valutare la presenza del carattere inventivo rispetto ai requisiti richiesti dalla legge dello stato dove vogliamo depositare il brevetto.<\/p>\n

A solo titolo di esempio, citiamo il caso di un brevetto europeo concesso (e sottolineiamo a tale proposito che l\u2019Ufficio Brevetti Europeo sottopone i brevetti ad un accurato esame di brevettabilit\u00e0, valutandone la novit\u00e0 e l\u2019attivit\u00e0 inventiva) che protegge sostanzialmente un frigorifero il cui spazio interno comprende almeno un OLED che lo illumina<\/em>; anche se a prima vista potrebbe sembrare strano, spesso invenzioni di questa portata sono appunto brevettabili.<\/p>\n

A2) Divulgare l\u2019invenzione prima del deposito del brevetto<\/u><\/strong><\/p>\n

Come scritto in merito al primo errore, i requisiti principali richiesti ad una soluzione tecnica per essere brevettabile sono la novit\u00e0 ed il carattere inventivo.<\/p>\n

Del carattere inventivo abbiamo gi\u00e0 parlato.<\/p>\n

Relativamente alla novit\u00e0, in campo brevettuale si parla di novit\u00e0 assoluta e novit\u00e0 relativa.<\/p>\n

Alcune giurisdizioni, ad esempio quella italiana e quella dell\u2019Ufficio Brevetti Europeo, richiedono la novit\u00e0 assoluta, ovvero che l\u2019invenzione, prima del deposito del brevetto, non sia mai stata divulgata (se non in regime di segretezza), dove per divulgazione si intende la comunicazione in qualsiasi forma della soluzione tecnica a dei terzi non vincolati al segreto; ad esempio, la vendita di un prodotto, anche in un solo esemplare, ne compromette la novit\u00e0 assoluta.<\/p>\n

Altre giurisdizioni (ad esempio la Germania per quanto riguarda il modello di utilit\u00e0, in sostanza una sorta di brevetto a cui \u00e8 richiesta una \u201cminore attivit\u00e0 inventiva\u201d e che dura al massimo 10 anni invece dei 20 anni di un brevetto) richiedono invece la novit\u00e0 relativa, o locale, ovvero non considerano lesive della novit\u00e0 le pre-divulgazioni (ad esempio una vendita, l\u2019esposizione ad una fiera o ad un congresso, eccetera) avvenute al di fuori del proprio territorio nazionale.<\/p>\n

Alcune giurisdizioni (ad esempio gli USA, la Germania per il modello di utilit\u00e0, ma non l\u2019Italia n\u00e9 l\u2019Ufficio Brevetti Europeo) prevedono inoltre un cosiddetto \u201cperiodo di grazia\u201d o \u201cgrace period\u201d (pari in genere a 6 o a 12 mesi, a seconda della giurisdizione), durante il quale l\u2019inventore pu\u00f2 pre-divulgare l\u2019invenzione, mantenendo per\u00f2 il diritto di brevettarla.<\/p>\n

\u00c8 importante quindi, prima del deposito del brevetto in uno stato che richiede la novit\u00e0 assoluta, non divulgare l\u2019invenzione e, nel caso ci\u00f2 non sia possibile (ad esempio perch\u00e9 c\u2019\u00e8 la necessit\u00e0 di discutere l\u2019invenzione con un fornitore o con un cliente), divulgarla solamente in regime di segretezza, ad esempio siglando preliminarmente un accordo di segretezza (a NDA-Non Disclosure Agreement) con i terzi a cui l\u2019invenzione deve essere mostrata.<\/p>\n

Qualora l\u2019invenzione sia stata effettivamente divulgata, e quindi si sia perso il diritto di brevettarla in uno stato che richiede la novit\u00e0 assoluta, ci si deve comunque chiedere se possa avere senso cercare di proteggere l\u2019invenzione almeno in uno o pi\u00f9 stati che prevedono la novit\u00e0 relativa e\/o il periodo di grazia.<\/p>\n

A3) Non verificare\/regolare i rapporti con le terze parti<\/u><\/strong><\/p>\n

Della necessit\u00e0 di firmare degli accordi di segretezza (NDA) prima di divulgare l\u2019invenzione abbiamo scritto sopra.<\/p>\n

Quello che ci preme sottolineare in merito a questo punto \u00e8 che le invenzioni nascono in capo ad una o pi\u00f9 persone fisiche, ed i diritti patrimoniali (tra cui il diritto alla brevettazione) su tali invenzioni (ma non il diritto morale ad essere riconosciuto inventore, che \u00e8 invece inalienabile) possono essere trasferiti da tali persone fisiche ad altri soggetti (altre persone fisiche e\/o persone giuridiche) per effetto di particolari contratti tra gli inventori e tali soggetti.<\/p>\n

Ad esempio, il contratto di lavoro tra il datore di lavoro ed un dipendente prevede, in alcuni casi (che non \u00e8 possibile approfondire in questa sede), il trasferimento al datore di lavoro dei diritti patrimoniali (e quindi il diritto alla brevettazione) sull\u2019invenzione del dipendente.<\/p>\n

Nel caso di invenzione fatta da pi\u00f9 inventori, salvo contratti specifici che prevedono diversamente, il diritto alla brevettazione spetta in parti uguali ai diversi inventori, e vige il regime della comunione.<\/p>\n

Nel caso in cui pi\u00f9 soggetti (ad esempio un\u2019azienda e un fornitore o un cliente dell\u2019azienda, o un consulente, eccetera) collaborino allo sviluppo di una soluzione tecnica, \u00e8 importante stabilire fin dall\u2019origine della collaborazione, ad esempio mediante degli appositi contratti di sviluppo o di cosviluppo, di chi \u00e8 la titolarit\u00e0 delle eventuali invenzioni sviluppate durante la collaborazione, possibilmente specificando anche come deve essere trattata la propriet\u00e0 intellettuale delle soluzioni tecniche pregresse dei vari soggetti che collaborano e di eventuali soluzioni sviluppate autonomamente da tali soggetti durante la collaborazione.<\/p>\n

Non regolare tali questioni prima di iniziare l\u2019effettiva collaborazione porta spesso a conflitti tra i soggetti che collaborano, che poi \u00e8 quasi sempre piuttosto difficile risolvere.<\/p>\n

A4) Non considerare le diverse legislazioni <\/u><\/strong><\/p>\n

Abbiamo gi\u00e0 accennato al fatto che stati diversi prevedono in genere regole pi\u00f9 o meno diverse in merito alla valutazione della novit\u00e0 e dell\u2019attivit\u00e0 inventiva.<\/p>\n

Inoltre alcune legislazioni (ad esempio quella Italiana e quella dell\u2019Ufficio Brevetti Europeo) prevedono che alcune soluzioni tecniche siano escluse a priori dalla brevettabilit\u00e0 (ad esempio i metodi per fare business ed i programmi per elaboratore in quanto tali), mentre altre legislazioni (ad esempio quella USA) consentono la brevettazione anche di tali soluzioni tecniche.<\/p>\n

Ancora, la forma delle rivendicazioni \u00e8 diversa da stato a stato; ad esempio nei brevetti USA l\u2019espressione \u201cmeans for\u201d (mezzi di) in una rivendicazione ha una interpretazione necessariamente limitata agli esempi di tali mezzi descritti nella descrizione, mentre, ad esempio, in Italia e nel Brevetto Europeo ha un\u2019interpretazione ampia.<\/p>\n

Inoltre alcune legislazioni consentono di utilizzare diverse rivendicazioni indipendenti all\u2019interno di uno stesso brevetto, mentre altre ne consentono, salvo eccezioni che non \u00e8 possibile spiegare ora, al massimo una di prodotto, una di metodo di produzione del prodotto ed una di utilizzo del prodotto.<\/p>\n

In pi\u00f9, in alcune legislazioni, quello che viene detto dal titolare durante l\u2019esame del brevetto pu\u00f2 avere un effetto limitativo nell\u2019interpretazione delle rivendicazioni (cosiddetta dottrina dell\u2019\u201destoppel\u201d adottata in USA).<\/p>\n

Queste ed altre differenze tra le varie regole nazionali comportano che una stessa invenzione possa essere protetta in modo anche assai diverso stato per stato; ci\u00f2 deve essere tenuto in considerazione sia con riferimento ai propri brevetti (che potrebbero coprire o non coprire la soluzione di un potenziale contraffattore a seconda dello stato in cui \u00e8 depositato il brevetto), sia quando si vuole valutare la libert\u00e0 di attuazione (FTO- Freedom To Operate) di una propria soluzione rispetto ad un brevetto altrui, in quanto se il brevetto altrui \u00e8 stato esteso in diversi stati (ad esempio come brevetto europeo, in USA, in Cina), \u00e8 necessario valutare l\u2019eventuale interferenza con la propria soluzione rispetto ai vari brevetti in tutti gli stati di interesse, e non limitarsi a verificare l\u2019eventuale interferenza rispetto al brevetto in un solo stato, dando per scontato che la protezione sia la stessa in tutti gli stati.<\/p>\n

A5) Spaventarsi per un rapporto di ricerca negativo<\/u><\/strong><\/p>\n

Spesso, soprattutto nel caso in cui la protezione richiesta inizialmente in un brevetto per una certa invenzione \u00e8 volutamente ampia (tenuto conto che in genere durante l\u2019esame del brevetto \u00e8 possibile restringere la portata della protezione richiesta, ma non allargarla), il rapporto di ricerca pu\u00f2 essere negativo (ovvero contenere uno o pi\u00f9 documenti, cosiddetti \u201cX\u201d o \u201cY\u201d, che a parere dell\u2019esaminatore compromettono la novit\u00e0 o il carattere inventivo dell\u2019invenzione).<\/p>\n

Ci preme a tale proposito sottolineare che, molto spesso, a fronte di rapporti di ricerca negativi, \u00e8 possibile comunque ottenere la concessione del brevetto, in alcuni casi modificando le rivendicazioni per ridurre l\u2019ambito di tutela delle stesse (ovvero aggiungendo alla rivendicazione indipendente una o pi\u00f9 caratteristiche, presenti nelle rivendicazioni dipendenti e\/o nella descrizione, che limitano la protezione ma non sono mostrati nei documenti anteriori citati dall\u2019esaminatore) ed in altri casi semplicemente spiegando all\u2019esaminatore le reali differenze tra la soluzione oggetto della domanda di brevetto e la tecnica nota citata, che magari l\u2019esaminatore non ha colto.<\/p>\n

In ogni caso, non ha senso spaventarsi a priori per un rapporto di ricerca negativo, ma vale sempre la pena di analizzare in dettaglio le obiezioni dell\u2019esaminatore ed i documenti di tecnica noti citati, per valutare autonomamente, preferibilmente con l\u2019aiuto di un consulente brevettuale, la fondatezza delle obiezioni, e se sia possibile superarle.<\/p>\n

A6) Citare la tecnica nota in un proprio brevetto in modo non ragionato<\/u><\/strong><\/p>\n

Tipicamente quando si scrive un brevetto si parte dalla descrizione di una soluzione nota, citandone delle problematiche per evidenziare come la soluzione oggetto del brevetto li risolve.<\/p>\n

Qualora la tecnica nota citata in un brevetto sia un prodotto o un metodo del titolare del brevetto stesso, descrivere nel brevetto i difetti di tale prodotto (ad esempio che il prodotto noto tende a prendere fuoco) o metodo potrebbe essere pericoloso, in quanto, in alcune legislazioni, ci\u00f2 potrebbe essere considerato un\u2019ammissione che il prodotto o metodo ha dei problemi, e comportare delle problematiche legali, non tanto legate al brevetto, quanto alla produzione o commercializzazione del prodotto o all\u2019utilizzo del metodo.<\/p>\n

\u00c8 quindi consigliabile citare la tecnica nota in un brevetto solo dopo aver valutato attentamente i possibili effetti di quello che viene citato.<\/p>\n

Per ora ci fermiamo qui, sperando di aver chiarito alcuni aspetti spesso poco conosciuti o completamente ignorati del mondo dei brevetti, o almeno di aver fornito degli spunti su cui riflettere per evitare di incappare in qualche scivolone dalle conseguenze poco piacevoli.<\/strong><\/p>\n

Vi attendiamo a breve per la seconda puntata.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[91],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-7601","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-brevetti","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/7601","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/7601\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7601"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=7601"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=7601"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=7601"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}