{"id":8342,"date":"2023-11-14T08:53:34","date_gmt":"2023-11-14T07:53:34","guid":{"rendered":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/?post_type=approfondimenti&p=8342"},"modified":"2023-11-14T09:08:51","modified_gmt":"2023-11-14T08:08:51","slug":"marchi-errori-comuni-e-come-evitarli","status":"publish","type":"approfondimenti","link":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/approfondimenti\/marchi-errori-comuni-e-come-evitarli\/","title":{"rendered":"MARCHI – Errori comuni e come evitarli"},"content":{"rendered":"

Che cos\u2019\u00e8 un marchio e perch\u00e9 registrarlo<\/strong><\/p>\n

Il marchio \u00e8 un segno distintivo che consente ad un operatore economico di contraddistinguere i prodotti o servizi da lui offerti da quelli dei propri concorrenti. Attraverso il marchio, dunque, il consumatore identifica il prodotto o il servizio di una determinata impresa, distinguendolo dai prodotti o servizi appartenenti ad altre imprese.<\/p>\n

Registrare il proprio marchio non \u00e8 obbligatorio, ma \u00e8 necessario per usufruire di una serie di vantaggi. In primis<\/em>, infatti, la registrazione di un marchio garantisce il diritto esclusivo all\u2019uso<\/strong> e, soprattutto, rappresenta un efficace strumento di tutela<\/strong>, facilmente azionabile nei confronti di terzi contraffattori. Non mancano poi le agevolazioni di natura economico-fiscale oltre che i benefici derivanti da una maggiore riconoscibilit\u00e0 del proprio brand.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Come registrare un marchio<\/strong><\/p>\n

Il deposito di una domanda di registrazione di marchio pu\u00f2 all\u2019apparenza sembrare molto semplice.<\/p>\n

La registrazione di un marchio pu\u00f2 essere infatti richiesta da chiunque<\/strong>, presentando all\u2019UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) la modulistica appositamente prevista<\/strong>, attraverso il sistema telematico dell\u2019Ufficio, il sistema postale o rivolgendosi a qualsiasi Camera di Commercio.<\/p>\n

Per tale ragione, frequentemente, il deposito di una domanda di registrazione di marchio viene effettuata direttamente dal titolare della stessa.<\/p>\n

Tuttavia, per garantire una tutela adeguata al marchio che si intende registrare, \u00e8 fondamentale valutare alcuni aspetti tecnico-legali, <\/strong>che non si possono dedurre direttamente dalla modulistica di deposito.<\/p>\n

Anzitutto, un marchio pu\u00f2 essere registrato in varie forme. Le pi\u00f9 comuni sono il\u00a0marchio verbale o denominativo<\/strong>, costituito solo da parole senza elementi grafici, il\u00a0marchio figurativo<\/strong>, composto da un\u2019immagine o da un logo, ed il\u00a0marchio combinato o misto<\/strong>, in cui ad un\u2019immagine o logo si accompagna anche una componente verbale.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Errore 1: marchio depositato nella forma sbagliata<\/strong><\/p>\n

Uno degli errori pi\u00f9 frequenti \u00e8 rappresentato proprio da una scelta non corretta della forma in cui depositare il proprio marchio<\/u>. Non di rado, infatti, si osservano domande di registrazione aventi ad oggetto marchi composti da diversi elementi, alcuni dei quali di limitato \u2013 se non del tutto assente \u2013 carattere distintivo, la cui aggiunta indebolisce la tutela conferita alla componente pi\u00f9 distintiva.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Requisiti di registrazione del marchio <\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong>Il marchio che si intende registrare deve anche necessariamente presentare determinati requisiti<\/strong>, stabiliti dal Codice della propriet\u00e0 industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.M. 13 gennaio 2010,\u00a0n.\u00a033 e successive modifiche). In assenza di anche solo uno\u00a0di essi, la domanda di registrazione di marchio verr\u00e0 rifiutata ex officio <\/em>per motivi di nullit\u00e0 assoluti o potrebbe subire opposizione da parte di terzi.<\/p>\n

L\u2019articolo 7 del CPI stabilisce, anzitutto, che possono costituire oggetto di registrazione\u00a0tutti i segni che siano atti a distinguere<\/strong> i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese e che possano essere rappresentati nel registro<\/strong> in modo da consentire la determinazione chiara e precisa dell\u2019oggetto della protezione conferita al titolare.<\/p>\n

Inoltre, la normativa italiana richiede che i marchi, per poter essere registrati, siano dotati dei requisiti di\u00a0novit\u00e0 <\/strong>(art. 12 CPI), capacit\u00e0 distintiva <\/strong>(artt. 7 e 13 CPI), e\u00a0liceit\u00e0 <\/strong>(art. 14 CPI).<\/p>\n

Gli articoli 9 e 10 CPI prevedono, infine, ulteriori impedimenti alla registrazione, rispettivamente, per i marchi di forma e per marchi che includono stemmi, elementi araldici e altri segni di interesse pubblico.<\/p>\n

Mentre i casi di deposito di marchi che non rispettano il requisito della rappresentabilit\u00e0 nel registro sono marginali, numerose sono le domande di registrazione che vengono rigettate per carenza di novit\u00e0, capacit\u00e0 distintiva o liceit\u00e0.<\/u><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Errore 2 \u2013 Non effettuare una preventiva ricerca di adottabilit\u00e0 <\/strong><\/p>\n

Occorre anzitutto chiarire che un marchio \u00e8 nuovo<\/strong>\u00a0quando non esistono marchi identici o simili gi\u00e0 registrati o depositati (o molto diffusamente usati) da terzi per prodotti o servizi identici o affini a quelli in relazione ai quali verr\u00e0 presentata la domanda di registrazione.<\/p>\n

Depositare un marchio senza aver effettuato una preventiva ricerca di adottabilit\u00e0<\/u> \u00e8 dunque un altro degli errori che \u00e8 raccomandabile evitare di commettere.<\/p>\n

Tali ricerche, pur non essendo obbligatorie, sono uno strumento utile per rintracciare la presenza nei registri marchi di segni identici o simili a quello di interesse, gi\u00e0 depositati o registrati a nome di terzi, in relazione alle medesime categorie merceologiche. Sebbene non rilevino l\u2019esistenza dei c.d. marchi di fatto \u2013 ossia marchi usati ma non registrati da terzi \u2013 le ricerche di anteriorit\u00e0 consentono di limitare significativamente le probabilit\u00e0 di adozione di un marchio altamente esposto al rischio di subire contestazioni o opposizione da terzi.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Errore 3 \u2013 Depositare marchi privi di carattere distintivo <\/strong><\/p>\n

Come detto, affinch\u00e9 un marchio possa essere registrato, deve essere altres\u00ec dotato di carattere distintivo<\/strong>, ossia deve essere idoneo a distinguere i prodotti e servizi di una determinata impresa dai prodotti e servizi delle imprese concorrenti.<\/p>\n

Per evitare che la propria domanda di registrazione venga rifiutata ex officio<\/em>, non deve essere depositato un marchio descrittivo, <\/u>ossia costituito esclusivamente<\/u> da segni o espressioni che descrivono il prodotto o il servizio contraddistinto, o una sua caratteristica.<\/p>\n

In caso di interesse per un marchio di tale natura, si potr\u00e0 eventualmente valutare di depositare lo stesso in abbinamento ad una veste grafica particolarmente caratterizzante e\/o ad ulteriori elementi verbali distintivi. In tale circostanza, tuttavia, la tutela conferita dalla registrazione sar\u00e0 limitata all\u2019esemplare oggetto di deposito complessivamente considerato, non essendo possibile vantare diritti di esclusiva sulla componente descrittiva di interesse.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Errore 4 \u2013 Depositare marchi ingannevoli <\/strong><\/p>\n

Occorre anche considerare che la presenza di alcune indicazioni all\u2019interno del proprio marchio \u2013 come date o denominazioni geografiche \u2013 potrebbe comportare il rifiuto per ingannevolezza della relativa domanda di registrazione.<\/p>\n

Nel dettaglio, un marchio \u00e8 ingannevole o decettivo<\/strong> quando il messaggio che trasmette al consumatore potrebbe ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualit\u00e0 dei prodotti o servizi contraddistinti.<\/p>\n

Dunque, in sede di deposito ed a prescindere dalla loro veridicit\u00e0, sarebbe opportuno evitare di presentare marchi che contengano indicazioni di questo genere<\/u>, anche alla luce del fatto che le stesse non contribuirebbero ad accrescerne il carattere distintivo.<\/p>\n

Identificazione dei prodotti e servizi di interesse<\/strong><\/p>\n

Al momento del deposito di una domanda di registrazione, devono essere indicati i prodotti e i servizi per i quali si richiede la tutela del proprio marchio, facendo riferimento alla Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, meglio nota come Classificazione di Nizza.<\/p>\n

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Errore 5 \u2013 richiedere la registrazione di un marchio per prodotti e servizi non di interesse<\/strong><\/p>\n

Un altro errore frequente \u00e8 rappresentato proprio dall\u2019errata identificazione delle classi merceologiche e, pi\u00f9 nello specifico, dei prodotti e servizi di attuale o potenziale interesse<\/u> che saranno contraddistinti dal marchio prescelto. \u00a0\u00a0<\/u><\/p>\n

In tale circostanza si potrebbe esporre il proprio marchio al duplice rischio di ottenere una registrazione inefficacie, in quanto non idonea a tutelare il segno per prodotti e servizi di core business<\/em>, e di ricevere contestazioni da parte di terzi in relazione a prodotti e servizi non di interesse.<\/p>\n

Requisiti d\u2019uso del marchio registrato <\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong>Infine, l\u2019articolo 24 del CPI prevede che \u201cA pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali \u00e8 stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo\u201d<\/em>.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Errore 6 \u2013 depositare un marchio diverso da quello effettivamente usato <\/strong><\/p>\n

Per proteggere la propria registrazione dal rischio di decadenza e, soprattutto, per garantire una tutela adeguata al proprio marchio, al momento del deposito di marchi figurativi o misti, occorre presentare l\u2019esemplare che verr\u00e0 effettivamente utilizzato<\/u>.<\/p>\n

A tal riguardo, occorre evidenziare che l\u2019uso del marchio che presenti variazioni rispetto alla versione registrata, purch\u00e9 si tratti di\u00a0minime modifiche che non ne alterino il carattere distintivo, \u00e8 equiparato dalla legge all\u2019uso del marchio. In tali casi, \u00e8 comunque consigliabile confrontarsi con un esperto al fine di valutare la migliore strategia.<\/p>\n

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Conclusioni<\/strong><\/p>\n

In questo articolo sono stati brevemente esposti solo alcuni degli errori frequentemente commessi al momento del deposito di una domanda di registrazione di marchio, con lo scopo di offrire ai lettori uno strumento di primo orientamento sul tema.<\/p>\n

Tuttavia, diversamente da quanto possa sembrare, la materia della Propriet\u00e0 Industriale pu\u00f2 risultare talvolta piuttosto articolata e complessa.<\/p>\n

Per tale ragione, in caso di dubbi o perplessit\u00e0, sarebbe prudente rivolgersi ad uno studio di professionisti, in grado di fornirvi l\u2019assistenza necessaria per adottare la miglior strategia di deposito e di tutela del vostro marchio.<\/p>\n

I nostri consulenti sono a disposizione per assistervi al fine di ottenere la protezione pi\u00f9 idonea alle esigenze del caso.<\/p>\n","protected":false},"template":"","area":[3],"news-argomento":[53,69],"news-tipologia":[17],"class_list":["post-8342","approfondimenti","type-approfondimenti","status-publish","hentry","area-strategia-di-tutela","news-argomento-marchi","news-argomento-riforme","news-tipologia-approfondimento"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/8342","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti"}],"about":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimenti"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimenti\/8342\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8342"}],"wp:term":[{"taxonomy":"area","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/area?post=8342"},{"taxonomy":"news-argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-argomento?post=8342"},{"taxonomy":"news-tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/barzano-zanardo.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/news-tipologia?post=8342"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}