- Un po’ di storia…
Il Big Mac venne ideato nel 1967 da Jim Delligatti, imprenditore titolare in franchising di uno dei numerosi ristoranti della nota catena fast food McDonald in Pennsylvania, ma allora non era questo il suo nome. In origine, infatti, si chiamava “Aristocratico”, creato con soli ingredienti presenti nelle sue cucine; tuttavia, il nome non parve piacere ai clienti e per questo venne rinominato “Blue Ribbon Burger”; ma, ancora una volta, il nome non riuscì a catturare il pubblico. Fu solo l’anno seguente, grazie all’idea di una segretaria dell’amministrazione della società Esther Glickstein Rose, che il panino riuscì a riscuotere il successo così com’è conosciuto oggi in tutto il mondo, il “Big Mac”!
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Super contro Big
Il contenzioso ha inizio nel 2014 quando la società Supermac’s (Holdings) Ltd deposita una prima domanda di marchio presso l’EUIPO per “SUPERMAC’S” in classe 30 e, successivamente, nel 2016 deposita ulteriori due domande sia per lo stesso marchio denominativo che per il figurativo 
nell’ulteriore classe 43 e la McDonald’s International Property Company, Ltd. si oppone avverso la loro concessione, sostenendo un rischio di confusione per il pubblico tra i marchi in esame (art.8, co.1, lett.b RMUE) e che l’uso senza giustificato motivo dei marchi contestati potesse trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio allo stesso (art.8, co.5 RMUE).
Orbene, mentre la domanda di registrazione del 2014 è giunta a registrazione, invece, i procedimenti di opposizione promossi avverso la concessione delle due ulteriori domande di marchio depositate nel 2016 sono stati sospesi, in quanto l’11 aprile 2017 la Supermac’s (Holdings) Ltd ha promosso azione di decadenza contro il marchio “BIG MAC” (EUTM n. 62638) davanti all’EUIPO per mancato uso effettivo da parte del titolare per un periodo continuativo di cinque anni in relazione ai prodotti e servizi contraddistinti, a norma dell’art. 58, paragrafo 1, lett. a) RMUE.
La Divisione d’Annullamento in data 11 gennaio 20191; ha dichiarato la decadenza del marchio “BIG MAC”, asserendo un’insufficienza ed inidoneità delle prove d’uso del marchio depositate da McDonald’s sulla base delle seguenti motivazioni.
In primo luogo, le tre dichiarazioni giurate dei rappresentanti di McDonald’s Germania, Francia e Regno Unito 2, attestanti un ingente fatturato per le vendite di panini “Big Mac” nel periodo 2011-2016, seppur ammissibili, sono da ritenersi – a detta della Divisione – sotto il profilo probatorio di minor considerazione, poiché provengono dalla parte interessata che, in quanto tale, ha una percezione più o meno influenzata dai propri interessi. Tali, pertanto, dovranno essere valutate alla luce di ulteriori elementi di prova, ricordando che, per il principio di interdipendenza, tutti i fattori quali la natura dei beni e servizi, le caratteristiche del mercato di riferimento, del territorio, il volume commerciale, la durata e la frequenza d’uso, devono essere presi in considerazione.
Le brochures e tabelloni dei manifesti pubblicitari in lingua tedesca, francese e inglese (2011- 2016) raffiguranti, tra gli altri prodotti, i panini “Big Mac” ed imballaggi, non forniscono alcuna indicazione su come i documenti siano circolati, chi siano i destinatari, e se abbiano portato ad una vendita attuale o potenziale dei prodotti.
Le stampe, invece, di fotografie raffiguranti i panini “Big Mac”, tratte dai numerosi siti internet che la società stessa usa in ciascun Paese europeo, di per sé non sono sufficienti a provare l’uso effettivo, a meno che il sito internet mostri anche il luogo, il tempo e l’estensione dell’utilizzo o che tali informazioni siano fornite altrimenti. È stato evidenziato, infatti, che il valore di un sito internet può essere rafforzato da prove relative al traffico internet, al numero di ordini effettuati da parte dei consumatori, in un certo periodo e in un determinato territorio, tutti elementi non forniti da McDonald.
Infine, riguardo l’estratto del sito internet en.wikipedia.org sull’hamburger “Big Mac”, la sua storia e i valori nutrizionali nei diversi Paesi (https://it.wikipedia.org/wiki/Big_Mac) la Divisione evidenzia come tale enciclopedia online non può essere considerata fonte attendibile, perché i contenuti possono essere modificati dagli utenti e, pertanto, potrà essere considerata rilevante come tale solo qualora sia supportata da ulteriori prove indipendenti e concrete.
Il richiedente, in aggiunta, ha sostenuto che le suddette prove fossero insufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio per prodotti e servizi diversi dai panini e, in proposito, McDonald’s ha sostenuto che “l’uso del marchio per il panino potesse essere considerato “uso” anche per i suoi ingredienti” e, in ogni caso, qualora le prove fossero state considerate insufficienti per tutti i prodotti e servizi, la richiesta di annullamento avrebbe dovuto essere almeno rigettata parzialmente.
La Divisione di Annullamento ha, quindi, concluso che le prove fornite da McDonald’s non erano sufficienti a dimostrare che il marchio fosse stato effettivamente utilizzato nel territorio di riferimento (Unione europea), nel periodo di tempo rilevante, perché in sintesi la documentazione non ha fornito la prova che i prodotti contrassegnati dal marchio “Big Mac” siano stati effettivamente offerti in vendita, mancando la conferma di qualsiasi transazione commerciale e gli indici di tempo. I fattori di tempo- luogo- estensione- natura dell’uso devono essere considerati cumulativi, e dunque la prova avrebbe dovuto fornire sufficienti indicazioni di tutti questi fattori al fine di dimostrare l’uso effettivo; pertanto, la mancanza di uno di questi comporta il rigetto della prova d’uso, poiché ritenuta insufficiente.
La richiesta di Supermac’s è stata accolta ed i diritti della titolare per il marchio EUTM n.62638 “BIGMAC” sono stati revocati integralmente dall’11 aprile 2017 (data della domanda di decadenza), con l’aggiunta di addebito delle spese a carico di McDonald’s.
- McDonald non si arrende
In data 8 marzo 2019 McDonald’s impugna la decisione della Divisione di Annullamento depositando Appello ed integrando la documentazione d’uso con richiesta, ex art. 114 co.4 EUTMR, che alcuni di questi rimanessero confidenziali, manifestando uno specifico interesse alla riservatezza, in quanto contenenti quote di mercato, spese pubblicitarie e dati di fatturato e/o di vendita relativi ai prodotti.
Supermac’s evidenziava la tardività delle prove fornite non potendo costituire materiale a supporto e volto a chiarire la documentazione già fornita nelle precedenti sedi ed evidenziando, in ogni caso, che qualora ammesse dimostrerebbero un uso comunque parziale, ovvero solo in relazione a parte dei prodotti (hamburger) e servizi.
La Quarta Commissione di Ricorso ha ritenuto fondato il ricorso, seppur parzialmente, della titolare del marchio dell’UE “BIG MAC” osservando, anzitutto, circa l’asserita tardività delle prove, che la Commissione discrezionalmente può accogliere fatti/prove prodotte per la prima volta di fronte alla stessa ove la documentazione risulti rilevante ai fini del procedimento e se la tardività possa essere giustificata da valide ragioni (art. 27, comma 4, RDMUE3).
Ciò premesso, la Commissione stabilisce che le dichiarazioni giurate non possono essere ignorate e ritenute documenti meramente interni provenienti dal titolare del MUE, perché al fine di accertarne la validità come prova, occorre verificare la plausibilità e veridicità delle informazioni in esse contenute; nel caso di specie, tali verifiche sono state corroborate dal deposito di ulteriori prove valide, quali le evidenze delle vendite, pubblicità e impiego dei servizi. Ed aggiunge che “sarebbe irragionevole, estremamente rigoroso ed economicamente gravoso pretendere che il titolare del marchio conservi indagini di mercato per tutto il periodo di vigenza del marchio”. Inoltre, rileva che, ancor prima che il Regno Unito uscisse definitivamente dall’Unione europea, l’uso del marchio in detto Paese è da considerarsi come valido ai fini della prova d’uso.
Ancora, l’estratto di Wikipedia, contiene molti riferimenti e collegamenti esterni, inclusi riferimenti a fonti attendibili come articoli in giornali e note riviste e, pertanto, non se ne può escludere il valore di prova.
La Commissione, inoltre, tra le altre questioni affrontate nelle motivazioni circa le prove, evidenzia che il prodotto “Big Mac” è diffuso e macro-economicamente così significativo da essere utilizzato quale parametro di riferimento per confrontare il costo della vita in diversi paesi, il c.d. “Big Mac Index”4 , e che vari materiali pubblicitari confermano che “Big Mac” viene promosso come parte integrante dei servizi di ristorazione.
Contrariamente a quanto sostenuto in precedenza, quindi, le prove presentate dimostrano che il marchio dell’Unione europea “BIG MAC” è stato utilizzato, non solo per identificare un panino specifico (così composto: panino bun, salsa Big Mac, cipolla tritata disidratata, insalata Iceberg tritata, fetta di formaggio Cheddar, due hamburger di carne bovina e due fette di cetriolini), ma anche per promuovere il fornitore di alimenti. In particolare, la Commissione afferma che “il panino “Big Mac” non può essere acquistato in nessun altro ristorante se non presso gli stabilimenti del titolare del MUE” (McDonald’s).
In conclusione, McDonald’s ha mostrato si l’uso del proprio marchio denominativo “BIG MAC”, ma solo per alcuni dei prodotti e servizi per i quali è stato registrato5 , pertanto, il ricorso6 è stato parzialmente accolto, con contestuale annullamento della precedente decisione, con compensazione delle spese per ciascuna parte in entrambi i procedimenti.
- Non è detta l’ultima parola
Infatti, lo scorso 9 febbraio 2023, Supermac’s ha impugnato la decisione della Quarta Commissione dinanzi al Tribunale UE (Causa T-58/23). Non mancherà, quindi, l’occasione per scoprire le sorti della registrazione dell’UE per il marchio “BIG MAC” e dei relativi procedimenti di opposizione, sospesi, in relazione al marchio “Supermac’s”.
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1 EUIPO – Annullamento n.14 788 C (decadenza).
2 Germania, Francia e Regno Unito sono reputati i Paesi rappresentativi di tre delle economie più importanti del mercato europeo e, per tale ragione, ritenuti dalla titolare del MUE da soli idonei a dimostrare l’uso del marchio nell’intera Unione europea.
3 “[…] Conformemente all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, la commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni:
a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l’esito della causa; e
b)non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d’ufficio dall’organo di primo grado nella
decisione soggetta a ricorso”.
4 Termine coniato dalla rivista The Economist.
5 Classe 29 “Alimenti a base di carne, maiale, pesce e pollame; panini imbottiti a base di carne; panini imbottiti a base di pollo.
Classe 30 “Panini imbottiti; panini imbottiti a base di carne; panini imbottiti a base di pollo.
Classe 42 “Servizi prestati da ristoranti o riguardanti la gestione e il franchising di ristoranti e di altri locali o strutture destinati alla fornitura di cibi e bevande per il consumo e per strutture drive-in; preparazione di alimenti da asporto.
6 Decisione della Quarta Commissione d’Appello del 14/12/2022 – Caso R 543/2019-4 – McDonald’s International Property Company, Ltd. VS Supermac’s (Holdings) Ltd.
