Il Tribunale adito, al termine di un procedimento ordinario instaurato dalla nostra cliente Sheraton International IP, LLC, titolare dei diritti dei marchi SHERATON, ha riconosciuto l’applicabilità della c.d. tutela ultramerceologica, istituto riservato ai marchi rinomati, decretando così la nullità della registrazione successiva per il marchio
depositata da un soggetto terzo per contraddistinguere “cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria” in classe 18.
- La tutela ultramerceologica
In base alla disciplina nazionale e comunitaria non possono costituire oggetto di registrazione – e ove registrati andranno considerati nulli – i segni che alla data del deposito della domanda siano:
- identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni o dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi
In sintesi, nel caso di marchi di rinomanza la legge accorda una tutela ampliata che esorbita il limite della identità o affinità fra prodotti o servizi e che si applica in tutti i casi in cui l’appropriazione del marchio altrui può determinare, alternativamente, un indebito vantaggio per l’usurpatore, ovvero un pregiudizio per il titolare del marchio anteriore.
È bene evidenziare che il raggiungimento della c.d. rinomanza va dimostrato da chi invoca l’applicabilità della tutela collegata, mediante l’allegazione di documentazione di varia natura: es. sondaggi di opinione e indagini di mercato; revisioni e ispezioni contabili; riconoscimenti e premi; articoli di stampa o in pubblicazioni specializzate; fatture e altri documenti commerciali (che dimostrino sia l’investimento effettuato nella comunicazione del marchio che le quote di mercato occupate); materiale pubblicitario e promozionale.
- Il caso in questione
Sheraton International IP, LLC, è titolare, tra gli altri, del marchio dell’Unione Europea denominativo SHERATON, registrato per prodotti e servizi nelle classi 25 (abbigliamento), 41 (educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali), 42 (servizi alberghieri)
Un soggetto non autorizzato depositava domanda di registrazione nazionale per il marchio per contraddistinguere prodotti delle classi 18 (come indicati in prmesse) e 25 (articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria).
Sheraton decideva dunque di proporre opposizione alla registrazione in esame di fronte all’UIBM sulla base del proprio marchio dell’Unione Europea, valido anche per i prodotti di classe 25.
L’Ufficio accoglieva solo parzialmente l’opposizione consentendo alla registrazione di proseguire il suo iter per i prodotti di classe 18 (cuoio e sue imitazioni, pelle di animali, ombrelloni), in quanto non considerati identici / affini ai prodotti di classe 25 (abbigliamento), rivendicati dal marchio azionato.
La domanda di marchio veniva dunque concessa nella classe 18 per i prodotti sopra elencati e Sheraton decideva di avviare una causa ordinaria per ottenerne l’annullamento evidenziando (i) la palese affinità tra i prodotti di classe 25 e i prodotti di classe 18, (ii) l’applicabilità, ad ogni modo, della c.d. tutela ultramerceologica al marchio SHERATON.
- La sentenza del Tribunale di Roma
La decisione del Tribunale di Roma ha interamente accolto le argomentazioni da noi avanzate affermando:
- l’evidente affinità tra i prodotti della classe merceologica n. 25 (abbigliamento) ed i prodotti della classe merceologica 18, in quanto tali prodotti sono spesso legati al settore della moda e sono considerati dai consumatori come prodotti accessori e complementari agli articoli di abbigliamento;
- la provata rinomanza dei marchi SHERATON con la conseguenza che la relativa tutela si estende anche ai prodotti o servizi non affini, con superamento del principio di specialità (c.d. tutela ultramerceologica) e, quindi, prescinde da un’eventuale confusione.
Il terzo titolare del marchio dichiarato nullo non ha presentato appello contro la suddetta sentenza. Pertanto, la decisione è ora diventata definitiva.
In aggiunta a quanto detto, il titolare del marchio dichiarato nullo è stato anche condannato a corrispondere a Sheraton una somma pari alle spese legali sostenute durante il procedimento.
