Domain parking all’Hotel Bulgari? No, grazie. BULGARI ottiene la riassegnazione del nome di dominio

Il Domain Parking

Il nome di dominio è definito come “un nome univoco che costituisce la base dei localizzatori uniformi di risorse (URL) che le persone utilizzano per trovare le risorse su Internet (ad esempio, pagine Web, server di posta elettronica, immagini e video)” e serve ad identificare un indirizzo specifico su Internet appartenente a un’azienda, un’organizzazione, un’istituzione o un individuo (fonte ICANN: https://www.icann.org/en/icann-acronyms-and-terms/domain-name-en). Un nome di dominio è composto da due o più segmenti testuali separati da punti, come ad esempio “barzano-zanardo.com”.

Attraverso il domain parking il Registrante letteralmente “parcheggia” il proprio nome di dominio senza sfruttarlo. Com’è noto, infatti, chiunque può registrare un nome di dominio, se libero e non precedentemente assegnato ad altri, senza avere alcun obbligo di farne uso. La pagina web risulterà, dunque, costruita come una semplice schermata provvisoria che resta tale anche per molto tempo.

Una prassi riconosciuta dalla casistica come potenziale indice di malafede è, anche, quella di utilizzare dei link pubblicitari che indirizzano ad altri siti web, spesso di concorrenti (c.d. pay-per-click), attirando gli utenti proprio attraverso il nome a dominio digitato nella barra degli indirizzi.

Si tratta di una condotta piuttosto frequente ed astrattamente lecita nella misura in cui non leda i diritti esclusivi di terzi, talvolta cercando di trarre indebitamente profitto dalla notorietà di un marchio e/o di una impresa.

Infatti, il Registrante guadagna proprio grazie ai continui click degli utenti che, attirati dal nome di dominio identico o simile ad un marchio o al nome di una importante società, credono erroneamente di accedere ai suoi contenuti e/o prodotti.

È questo il caso oggetto della decisione del 1° dicembre 2023 pronunciata dal Centro di Arbitrato e Mediazione della WIPO (World Intellectual Property Organization) con la quale è stato decretato il trasferimento del dominio <bulgarihotelsgroup.com> alla reclamante Bulgari S.p.A., poiché contenente il noto marchio BULGARI.

I requisiti per ottenere la riassegnazione di un nome di dominio e il caso <bulgarihotelsgroup.com>

Prima di esaminare il caso concreto, vale la pena ricordare qual è lo strumento di tutela a cui si può ricorrere per contestare la illecita registrazione di un nome di dominio identico o simile al marchio o alla denominazione sociale altrui: cosa s’intende per “procedura di riassegnazione”?

La Policy UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) prevede che il Ricorrente debba provare la sussistenza dei seguenti tre requisiti:

• Il marchio è identico o confondibilmente simile ad un marchio anteriore già registrato;
• Il registrante non ha diritti o interessi legittimi rispetto al nome di dominio contestato;
• il nome di dominio è stato registrato ed è utilizzato in malafede.

Se il primo requisito è di facile dimostrazione in presenza di un marchio registrato – oltre che rinomato, come nel caso di BULGARI – più ardua è solitamente la prova della malafede che richiede argomenti e documenti che attestino, quantomeno, la consapevolezza del registrante di un dominio di essere potenzialmente in conflitto con il marchio altrui.

Il secondo requisito consiste invece, generalmente, in una mera allegazione del fatto che il titolare del marchio non abbia concesso autorizzazioni né licenze d’uso al registrante e che quest’ultimo non abbia altro diritto a farne uso, anche come dominio.

Bulgari S.p.A. ha quindi contestato l’assegnazione del dominio <bulgarihotels.com> riuscendo a dimostrare quanto segue:

1. i marchi BULGARI e BVLGARI sono tutelati da registrazioni in tutto il mondo, incluso il Regno Unito dove il registrante risultava residente;
2. l’anteriorità delle registrazioni dei marchi BULGARI e BVULGARI risale alla fine degli anni ’70, dunque ben più di quarant’anni prima della data di registrazione del dominio contestato;
3. i marchi BULGARI e BVLGARI sono noti al livello globale, grazie all’attività promozionale e ai riconoscimenti ottenuti per i propri gioielli e accessori di fascia alta;
4. il sito web www.bulgari.com è stato registrato nel 1998 e registra oltre 2 milioni di visite al mese da utenti di tutto il mondo;
5. La fama degli Hotel Bulgari non poteva essere ignorata dal registrante: basta dare un’occhiata al sito web https://www.bulgarihotels.com/ per verificare agevolmente che si tratta di una delle più rinomate catene di resort del mondo, con sedi a Roma, Milano, Londra, Dubai, Tokyo, Pechino, Parigi e nuove imminenti aperture anche oltreoceano:
   
   (Sito web https://www.bulgarihotels.com/ – copyright Bulgari S.p.A.)
   (La facciata del Bulgari Hotel a Roma, nella splendida cornice di Piazza Augusto Imperatore, nel cuore del rione Campo Marzio: https://www.bulgarihotels.com/it_IT/rome/the-hotel/the-design – copyright Bulgari S.p.A.)
6. Il registrante non ha alcun diritto o interesse a farsi conoscere e/o ad utilizzare la dicitura BULGARI se non, dunque, quello di trarre vantaggio dall’avviamento e dalla reputazione collegata al marchio BULGARI;

1. Ad ulteriore riprova dell’assenza di alcun interesse effettivo o lecito dell’assegnatario, il Ricorrente ha evidenziato che il nome di dominio contestato non era mai stato sfruttato se non con una pagina di “parcheggio” (c.d. parking page);
2. Se ne deduceva, dunque, ragionevolmente che il convenuto non stava utilizzando il nome di dominio contestato in connessione con un’offerta di beni e servizi in buona fede.
3. Non essendovi altre ragioni o indizi di buona fede, era evidente che la registrazione del dominio <com> fosse un chiaro tentativo di generare un profitto commerciale per sé, attirando in modo ingannevole gli utenti online e reindirizzandoli, poi, a siti web di terze parti.

Il Centro di Arbitrato e Mediazione WIPO ha quindi accolto il reclamo della Bulgari S.p.A., confermando tutte le argomentazioni addotte, anche alla luce della mancata replica del registrante. Pertanto, l’Esperto ha disposto la riassegnazione del dominio <bulgarihotelsgroup.com> alla Ricorrente Bulgari S.p.A.

Il caso è un esempio di evidente cybersquatting contro il quale il titolare dei marchi BULGARI si è prontamente attivato, a tutela dei propri marchi e della propria immagine.

La procedura arbitrale di riassegnazione UDRP è, per sua natura, uno strumento rapido ed efficiente, alternativo alla via giudiziale, per contrastare le eventuali – e sempre più frequenti – violazioni online dei propri diritti di esclusiva. Attraverso il deposito di un reclamo, seppur ben argomentato, la Ricorrente Bulgari S.p.A. è riuscita a recuperare con facilità, nel giro di meno di tre mesi, il nome di dominio che riproduceva interamente il suo marchio sottraendolo all’indebito sfruttamento da parte dell’originario titolare.

Questo caso è uno dei molteplici esempi di quanto la protezione del marchio dagli abusi online sia divenuta, ormai, una priorità imprescindibile per le imprese, specialmente in presenza di un patrimonio identitario forte come quello dei marchi del lusso.

In tal senso, è sempre opportuno rivolgersi ad un consulente esperto in Proprietà Intellettuale che sappia consigliarvi la strategia di contestazione più rapida ed efficiente per contrastare gli illeciti anche in rete.