MARCHI – Errori comuni e come evitarli
Che cos’è un marchio e perché registrarlo
Il marchio è un segno distintivo che consente ad un operatore economico di contraddistinguere i prodotti o servizi da lui offerti da quelli dei propri concorrenti. Attraverso il marchio, dunque, il consumatore identifica il prodotto o il servizio di una determinata impresa, distinguendolo dai prodotti o servizi appartenenti ad altre imprese.
Registrare il proprio marchio non è obbligatorio, ma è necessario per usufruire di una serie di vantaggi. In primis, infatti, la registrazione di un marchio garantisce il diritto esclusivo all’uso e, soprattutto, rappresenta un efficace strumento di tutela, facilmente azionabile nei confronti di terzi contraffattori. Non mancano poi le agevolazioni di natura economico-fiscale oltre che i benefici derivanti da una maggiore riconoscibilità del proprio brand.
Come registrare un marchio
Il deposito di una domanda di registrazione di marchio può all’apparenza sembrare molto semplice.
La registrazione di un marchio può essere infatti richiesta da chiunque, presentando all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) la modulistica appositamente prevista, attraverso il sistema telematico dell’Ufficio, il sistema postale o rivolgendosi a qualsiasi Camera di Commercio.
Per tale ragione, frequentemente, il deposito di una domanda di registrazione di marchio viene effettuata direttamente dal titolare della stessa.
Tuttavia, per garantire una tutela adeguata al marchio che si intende registrare, è fondamentale valutare alcuni aspetti tecnico-legali, che non si possono dedurre direttamente dalla modulistica di deposito.
Anzitutto, un marchio può essere registrato in varie forme. Le più comuni sono il marchio verbale o denominativo, costituito solo da parole senza elementi grafici, il marchio figurativo, composto da un’immagine o da un logo, ed il marchio combinato o misto, in cui ad un’immagine o logo si accompagna anche una componente verbale.
Errore 1: marchio depositato nella forma sbagliata
Uno degli errori più frequenti è rappresentato proprio da una scelta non corretta della forma in cui depositare il proprio marchio. Non di rado, infatti, si osservano domande di registrazione aventi ad oggetto marchi composti da diversi elementi, alcuni dei quali di limitato – se non del tutto assente – carattere distintivo, la cui aggiunta indebolisce la tutela conferita alla componente più distintiva.
Requisiti di registrazione del marchio
Il marchio che si intende registrare deve anche necessariamente presentare determinati requisiti, stabiliti dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche). In assenza di anche solo uno di essi, la domanda di registrazione di marchio verrà rifiutata ex officio per motivi di nullità assoluti o potrebbe subire opposizione da parte di terzi.
L’articolo 7 del CPI stabilisce, anzitutto, che possono costituire oggetto di registrazione tutti i segni che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese e che possano essere rappresentati nel registro in modo da consentire la determinazione chiara e precisa dell’oggetto della protezione conferita al titolare.
Inoltre, la normativa italiana richiede che i marchi, per poter essere registrati, siano dotati dei requisiti di novità (art. 12 CPI), capacità distintiva (artt. 7 e 13 CPI), e liceità (art. 14 CPI).
Gli articoli 9 e 10 CPI prevedono, infine, ulteriori impedimenti alla registrazione, rispettivamente, per i marchi di forma e per marchi che includono stemmi, elementi araldici e altri segni di interesse pubblico.
Mentre i casi di deposito di marchi che non rispettano il requisito della rappresentabilità nel registro sono marginali, numerose sono le domande di registrazione che vengono rigettate per carenza di novità, capacità distintiva o liceità.
Errore 2 – Non effettuare una preventiva ricerca di adottabilità
Occorre anzitutto chiarire che un marchio è nuovo quando non esistono marchi identici o simili già registrati o depositati (o molto diffusamente usati) da terzi per prodotti o servizi identici o affini a quelli in relazione ai quali verrà presentata la domanda di registrazione.
Depositare un marchio senza aver effettuato una preventiva ricerca di adottabilità è dunque un altro degli errori che è raccomandabile evitare di commettere.
Tali ricerche, pur non essendo obbligatorie, sono uno strumento utile per rintracciare la presenza nei registri marchi di segni identici o simili a quello di interesse, già depositati o registrati a nome di terzi, in relazione alle medesime categorie merceologiche. Sebbene non rilevino l’esistenza dei c.d. marchi di fatto – ossia marchi usati ma non registrati da terzi – le ricerche di anteriorità consentono di limitare significativamente le probabilità di adozione di un marchio altamente esposto al rischio di subire contestazioni o opposizione da terzi.
Errore 3 – Depositare marchi privi di carattere distintivo
Come detto, affinché un marchio possa essere registrato, deve essere altresì dotato di carattere distintivo, ossia deve essere idoneo a distinguere i prodotti e servizi di una determinata impresa dai prodotti e servizi delle imprese concorrenti.
Per evitare che la propria domanda di registrazione venga rifiutata ex officio, non deve essere depositato un marchio descrittivo, ossia costituito esclusivamente da segni o espressioni che descrivono il prodotto o il servizio contraddistinto, o una sua caratteristica.
In caso di interesse per un marchio di tale natura, si potrà eventualmente valutare di depositare lo stesso in abbinamento ad una veste grafica particolarmente caratterizzante e/o ad ulteriori elementi verbali distintivi. In tale circostanza, tuttavia, la tutela conferita dalla registrazione sarà limitata all’esemplare oggetto di deposito complessivamente considerato, non essendo possibile vantare diritti di esclusiva sulla componente descrittiva di interesse.
Errore 4 – Depositare marchi ingannevoli
Occorre anche considerare che la presenza di alcune indicazioni all’interno del proprio marchio – come date o denominazioni geografiche – potrebbe comportare il rifiuto per ingannevolezza della relativa domanda di registrazione.
Nel dettaglio, un marchio è ingannevole o decettivo quando il messaggio che trasmette al consumatore potrebbe ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi contraddistinti.
Dunque, in sede di deposito ed a prescindere dalla loro veridicità, sarebbe opportuno evitare di presentare marchi che contengano indicazioni di questo genere, anche alla luce del fatto che le stesse non contribuirebbero ad accrescerne il carattere distintivo.
Identificazione dei prodotti e servizi di interesse
Al momento del deposito di una domanda di registrazione, devono essere indicati i prodotti e i servizi per i quali si richiede la tutela del proprio marchio, facendo riferimento alla Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, meglio nota come Classificazione di Nizza.
Errore 5 – richiedere la registrazione di un marchio per prodotti e servizi non di interesse
Un altro errore frequente è rappresentato proprio dall’errata identificazione delle classi merceologiche e, più nello specifico, dei prodotti e servizi di attuale o potenziale interesse che saranno contraddistinti dal marchio prescelto.
In tale circostanza si potrebbe esporre il proprio marchio al duplice rischio di ottenere una registrazione inefficacie, in quanto non idonea a tutelare il segno per prodotti e servizi di core business, e di ricevere contestazioni da parte di terzi in relazione a prodotti e servizi non di interesse.
Requisiti d’uso del marchio registrato
Infine, l’articolo 24 del CPI prevede che “A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo”.
Errore 6 – depositare un marchio diverso da quello effettivamente usato
Per proteggere la propria registrazione dal rischio di decadenza e, soprattutto, per garantire una tutela adeguata al proprio marchio, al momento del deposito di marchi figurativi o misti, occorre presentare l’esemplare che verrà effettivamente utilizzato.
A tal riguardo, occorre evidenziare che l’uso del marchio che presenti variazioni rispetto alla versione registrata, purché si tratti di minime modifiche che non ne alterino il carattere distintivo, è equiparato dalla legge all’uso del marchio. In tali casi, è comunque consigliabile confrontarsi con un esperto al fine di valutare la migliore strategia.
Conclusioni
In questo articolo sono stati brevemente esposti solo alcuni degli errori frequentemente commessi al momento del deposito di una domanda di registrazione di marchio, con lo scopo di offrire ai lettori uno strumento di primo orientamento sul tema.
Tuttavia, diversamente da quanto possa sembrare, la materia della Proprietà Industriale può risultare talvolta piuttosto articolata e complessa.
Per tale ragione, in caso di dubbi o perplessità, sarebbe prudente rivolgersi ad uno studio di professionisti, in grado di fornirvi l’assistenza necessaria per adottare la miglior strategia di deposito e di tutela del vostro marchio.
I nostri consulenti sono a disposizione per assistervi al fine di ottenere la protezione più idonea alle esigenze del caso.