1. Il Brevetto Unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti
Ad oggi non è possibile ottenere un singolo brevetto che abbia effetto contemporaneamente in tutti gli Stati dell’Unione Europea.
Secondo le procedure attuali, il Brevetto Europeo prevede una singola procedura di esame e concessione che non si conclude con il rilascio di un titolo unitario, ma che impone di scegliere gli specifici Stati in cui effettuare una pluralità di convalide nazionali, ciascuna efficace in un rispettivo Stato Contraente della Convenzione sul Brevetto Europeo e conferente gli stessi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale corrispondente. Quindi ciascuna convalida nazionale è azionabile nei confronti di contraffattori e/o revocabile da parte di terzi dinanzi al rispettivo tribunale nazionale.
Il Brevetto Unitario (UP) sarà uno strumento di protezione brevettuale derivante dalla procedura consolidata e prevista per il Brevetto Europeo e avrà efficacia in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea che parteciperanno al progetto del Brevetto Unitario (Stati Partecipanti).
Il procedimento di esame e concessione sarà quindi svolto dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), che rilascerà il titolo di privativa seguendo le medesime modalità. Al termine della procedura, relativamente all’ambito territoriale degli Stati Partecipanti, il Richiedente avrà facoltà di decidere se:
- aderire alla tutela del Brevetto Unitario, ottenendo un unico titolo ad “effetto unitario” valido contemporaneamente negli Stati Partecipanti e poi rinnovabile in modo centralizzato con il pagamento di una sola tassa di mantenimento annuale,
oppure
- procedere in modo tradizionale con le singole convalide a livello nazionale nei Paesi di interesse selezionati fra gli Stati Partecipanti, mantenendo in vigore separatamente ciascuna convalida con il pagamento di una rispettiva annualità in ogni singolo Paese.
Inoltre, per gli Stati Contraenti della Convenzione sul Brevetto Europeo che non sono inclusi negli Stati Partecipanti al Brevetto Unitario, sarà comunque possibile procedere effettuando le consuete convalide locali e il pagamento di tasse di rinnovo determinate dalle leggi nazionali del singolo Stato di interesse.
Parallelamente al Brevetto Unitario, è stato firmato l’Accordo per l’istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) che sarà strutturato come una Corte dell’Unione Europea ed avrà competenza per decidere sulla violazione e validità dei Brevetti Unitari e anche dei Brevetti Europei convalidati negli Stati Partecipanti, emettendo decisioni con validità sovranazionale in tutti gli Stati Partecipanti.
Per un periodo transitorio, i Richiedenti/Titolari di un Brevetto Europeo concesso o allo stato di domanda potranno chiedere la deroga (definita opt-out) dal Tribunale Unificato dei Brevetti, lasciando quindi competenza e giurisdizione esclusiva in modo tradizionale alle corti nazionali.
2. Entrata in vigore
Il nuovo sistema riguardante il Brevetto Unitario (UP) e il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) entrerà in vigore circa quattro mesi dopo che la Germania depositerà lo strumento di ratifica all’Accordo sull’UPC. La data effettiva dell’entrata in vigore non è stata ancora determinata; in ogni caso la tempistica stimata è fra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.
3. Stati Partecipanti
La cartina sotto riportata consente di visualizzare rapidamente la condizione attuale per ciascuno Stato Membro dell’Unione Europea (pre-Brexit).
- 17 Stati Partecipanti: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania (*), Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovenia, Svezia;
- 5 Stati hanno firmato l’Accordo ma non lo hanno ancora ratificato: Cipro, Grecia, Irlanda, Romania, Slovacchia;
- 3 Stati hanno interrotto il processo di ratifica: Regno Unito (**), Ungheria e Repubblica Ceca;
3 Stati non hanno intenzione di aderire: Croazia, Polonia e Spagna.
(*) il progetto del Brevetto Unitario partirà non appena la Germania avrà terminato le formalità di ratifica dell’Accordo).
(**) La Brexit è avvenuta durante i lavori di preparazione all’UP.
4. Struttura delle corti del Tribunale Unificato dei Brevetti
L’UPC avrà competenza esclusiva relativamente al Brevetto Unitario.
Relativamente ai Brevetti Europei “tradizionali” convalidati negli Stati Partecipanti, la competenza dell’UPC sarà facoltativa per un periodo transitorio di 7 anni, che potrebbe essere esteso di altri 7 anni.
Se il titolare di un Brevetto Europeo “tradizionale” non vorrà che lo stesso sia giudicato dall’UPC, potrà effettuare la procedura di opt-out, a meno che il brevetto non sia già oggetto di una causa presso l’UPC.
L’UPC si comporrà di una Corte di Prima Istanza, una Corte di Appello ed un Registro.
La Corte di Prima Istanza sarà composta da una Divisione Centrale (con sedi a Parigi, Monaco di Baviera, e forse una terza sede ancora da definire) e da Divisioni Locali e Regionali.
La Corte di Appello avrà sede in Lussemburgo.
La competenza delle diverse Divisioni dipenderà dall’ambito tecnico e dall’oggetto del contenzioso.
5. Opt-out
La procedura di opt-out, attivabile un’unica volta, consentirà al titolare di un brevetto di rimuovere attivamente il proprio Brevetto Europeo dalla competenza esclusiva dell’UPC, in modo che ciascuna porzione nazionale di tale Brevetto Europeo rimanga sotto la competenza del rispettivo tribunale nazionale. L’esclusione dall’UPC sarà valida per l’intera durata del brevetto, salvo successiva richiesta esplicita di ritiro della procedura di opt-out (denominato comunemente opt-in), a meno che non ci sia una causa già in corso presso un tribunale nazionale.
Il periodo transitorio in cui sarà possibile richiedere l’opt-out durerà almeno 7 anni, e sarà probabilmente esteso ad altri 7 anni.
La procedura di opt-out potrà essere attivata anche per le domande di Brevetto Europeo pendenti in tale periodo transitorio.
Inoltre, l’opt-out potrà essere richiesto a partire da una finestra temporale definita “sunrise period” che inizierà circa 3-4 mesi prima del giorno in cui il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) diventerà operativo.
La richiesta di opt-out potrà essere presentata solamente dal titolare, ed avrà effetto dalla data di registrazione nell’apposito registro.
L’opt-out avrà validità per tutti gli Stati Partecipanti.
6. Tempistiche e modalità
Una volta che il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) sarà diventato operativo, i Brevetti Unitari (UP) saranno rilasciati tramite l’Ufficio Europeo dei Brevetti il quale ne gestirà il registro. L’UP sarà ottenibile dal titolare del Brevetto Europeo presentando una richiesta all’EPO entro un mese, non prorogabile, dalla menzione di concessione del Brevetto Europeo. Pertanto, la richiesta per ottenere l’UP dovrà essere presentata in anticipo rispetto al termine standard per le convalide.
Per un periodo transitorio, variabile fino ad un massimo di 12 anni a seconda dei progressi ottenibili nelle traduzioni automatiche di alta qualità, sarà inoltre necessario depositare una traduzione del Brevetto Europeo contestualmente alla richiesta dell’UP. Dopo tale periodo transitorio non sarà più richiesta nessuna traduzione del testo del Brevetto Europeo come concesso.
Per il periodo immediatamente precedente all’entrata in vigore del sistema dell’UP, l’EPO ha già fornito due misure transitorie per le domande di Brevetto Europeo che si troveranno nelle fasi conclusive della procedura di concessione.
La prima prevede di poter presentare la richiesta dell’UP in anticipo all’entrata in vigore del sistema UP, in particolare subito dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica dell’accordo da parte della Germania.
La seconda, invece, prevede di poter chiedere di posticipare la concessione del Brevetto Europeo.
Con queste due alternative il richiedente potrà evitare di perdere l’opportunità di ottenere un Brevetto Unitario per tali domande di Brevetto Europeo prossime al rilascio.
7. Considerazioni finali
Il Brevetto Unitario e la Corte Unificata dei Brevetti saranno certamente una rivoluzione nel sistema brevettuale europeo, di cui nessuno è ancora in grado di valutare il reale effetto.
Nel seguito ci limiteremo ad evidenziare quelli che riteniamo essere i principali punti di forza e di apparente debolezza del nuovo sistema.
Punti di forza
Protezione nella maggior parte degli Stati Membri dell’Unione Europea con un solo titolo.
Necessità di una sola traduzione (e solo per un periodo transitorio).
Costi di convalida (ad es. traduzione, rappresentanza) più bassi rispetto alle convalide tradizionali.
Le tasse di rinnovo annuale dovrebbero essere inferiori alla somma delle tasse annuali di 3-4 convalide nazionali.
Facilità di gestione amministrativa dei rinnovi annuali.
Punti di debolezza
Necessità di convalida nazionale “tradizionale” per gli Stati Contraenti che non sono Membri dell’Unione Europea o non aderiscono al Brevetto Unitario.
Elevati costi di causa presso il Tribunale Unificato dei Brevetti.
Possibilità di essere oggetto di azioni legali (ad esempio invalidità) in Stati che normalmente non sarebbero di interesse.
Se il Brevetto Unitario viene annullato cesserà di esistere in tutti gli Stati Partecipanti.
Impossibilità di ridurre i costi di gestione nel tempo, non essendo possibile decidere di abbandonare il Brevetto Unitario solo per alcuni degli Stati Partecipanti, ad esempio negli Stati di minor interesse.
Mancanza di giurisprudenza relativa all’UPC, e conseguente elevata incertezza sull’esito delle cause.
8. Come prepararsi al cambiamento
Preliminarmente all’entrata in vigore del Brevetto Unitario / Tribunale Unificato dei Brevetti, sarà necessario:
- valutare prioritariamente la gestione dei Brevetti Europei in fase di concessione, per decidere se accedere all’UP o meno;
- valutare per i Brevetti Europei concessi l’eventuale opt-out.
A tal fine, si suggerisce di valutare tempestivamente con il proprio consulente tutte le azioni da intraprendere e la strategia ottimale.
