Cosa ha portato Daimler a vincere?
- Rischio di confusione: una valutazione globale
Esiste un rischio di confusione, secondo l’Art. 12, comma 1, lettera d) del C.P.I., se il pubblico è portato a credere che i prodotti o servizi contraddistinti dai marchi provengano dalla stessa azienda o che le società coinvolte abbiano un qualche tipo di relazione particolare tra loro.
La sussistenza di tale rischio di confusione deriva da diversi fattori interdipendenti ed è molto importante che sia valutata globalmente. Tali fattori sono la somiglianza tra i marchi, la somiglianza tra i prodotti/servizi, il carattere distintivo dei marchi anteriori, gli elementi distintivi e dominanti dei segni e il pubblico di riferimento.
Nel caso di specie, dunque, l’Ufficio ha condotto una valutazione globale di tutti gli elementi citati in relazione ai marchi oggetto di analisi e ai prodotti e servizi da essi contraddistinti. Nella parte restante di questo articolo analizzeremo le motivazioni che hanno portato l’Ufficio a concludere che vi era un effettivo rischio di confusione e/o associazione tra i marchi per il pubblico di riferimento.
- Il caso in questione
Per quanto riguarda il confronto tra i prodotti e servizi, l’Ufficio ha confermato che essi possono essere considerati identici o, in alcuni casi, simili per tutte le quattro classi esaminate.
Passando al confronto tra i marchi, l’Ufficio ha operato una comparazione di tipo visivo, fonetico e concettuale.
Visivamente, l’Ufficio ha ritenuto che i marchi fossero diversi solo con riferimento all’elemento verbale, che è quasi completamente assente nelle registrazioni europee 
e 
della Daimler, se non per l’elemento “C” inserito nel marchio figurativo. Inoltre, i segni considerati sono diversi anche per il colore giallo usato per la lettera “C” e per la figura triangolare posta all’interno della lettera “I” del marchio opposto: 
.
D’altro canto, guardando alle somiglianze, l’Ufficio ha affermato che i marchi possono essere considerati simili per l’elemento grafico posto all’interno della parola, dal momento che il segno è composto da un semicerchio per la lettera “C” e un triangolo rivolto con la punta verso destra, quasi identici ad entrambi i marchi di titolarità della Daimler. Perciò, considerato quanto sopra, l’Ufficio ha concluso che i segni possono essere considerati visivamente simili.
Dal punto di vista fonetico, l’Ufficio ha constatato che il marchio opposto è formato da una singola parola di quattro sillabe costituita dal termine italiano “AUTO” e dall’inglese “CITY”, mentre i marchi della Daimler sono entrambi figurativi. Pertanto, i segni sono stati considerati foneticamente diversi.
Infine, dal punto di vista concettuale, l’elemento verbale AUTOCITY relativo al marchio opposto è stato associato dall’Ufficio all’idea di un veicolo (“AUTO”) che si muove in uno spazio urbano (“CITY”). L’ufficio ha poi sostenuto che i marchi figurativi della Daimler riflettono, attraverso le figure circolari e triangolari, il concetto di dinamismo. Infatti, secondo l’Ufficio, la forma del cerchio richiama l’idea della perfezione, della stabilità e della solidità, mentre la forma triangolare può essere associata ad una freccia. Questi due concetti insieme suggeriscono l’idea di una destinazione da raggiungere, di una tendenza al movimento. Per queste ragioni, i segni sono stati considerati concettualmente simili.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio ha stabilito che i marchi a confronto possono essere considerati nel complesso simili, precisando che il pubblico di riferimento attribuirà più importanza all’aspetto visivo e concettuale dei segni. L’Ufficio ha anche specificato che l’analisi è stata condotta in considerazione del pubblico di riferimento che, nel caso in questione, è costituito da consumatori con un normale grado di attenzione.
Inoltre, l’Ufficio ha confermato che i marchi anteriori della Daimler sono dotati di un forte carattere distintivo.
- La decisione finale
In conclusione, l’Ufficio ha ritenuto che, nel caso di specie, sussiste rischio di confusione e/o associazione tra i marchi per i consumatori di riferimento e, perciò, il marchio non potrà procedere con la registrazione.
La AUTOCITY S.R.L. non ha presentato ricorso contro la suddetta sentenza. Pertanto, la decisione è ora diventata definitiva e il marchio opposto è stato definitivamente rifiutato e non potrà giungere a registrazione. In aggiunta a quanto detto, il richiedente è stato anche condannato a pagare un risarcimento pecuniario corrispondente alle spese legali sostenute dalla Daimler durante il procedimento.
