Attualmente i possibili scenari alternativi alla suddetta uscita sono diversi e vanno da un possibile posticipo della dipartita, ad una sua inversione o ad una modifica all’attuale accordo finora approvato dall’Unione Europea.
Ancora non è noto se il Regno Unito lascerà l’Unione Europea con “deal” o “non deal”. In ogni caso, la situazione dei diritti di Proprietà Industriale (nello specifico, marchi e disegni/modelli) pare meno incerta rispetto alle altre tematiche che subiranno modifiche a causa di Brexit.
Infatti, le modifiche legislative relative a marchi e disegni/modelli dovrebbero essere le medesime, sia in caso di “deal” sia in caso di “no deal”. Pertanto, come tale uscita avverrà non risulta particolarmente rilevante nell’ambito dei diritti IP se non per quanto concerne le tempistiche: qualora il Regno Unito lasciasse l’Unione Europea con un “no deal”, allora tutte le modifiche avranno effetto a partire dal 29 marzo 2019; invece, in caso di uscita con “deal”, vi sarà un periodo di transizione e le modifiche non entreranno in vigore fino al 31 dicembre 2020.
Infine, qualora si dovesse concordare per una estensione del termine per l’entrata in vigore della Brexit, allora anche gli effetti delle modifiche normative verranno posticipati.
Al fine di comprendere i possibili scenari che potrebbero interessare i diritti dell’Unione Europea per marchi e disegni/modelli riportiamo di seguito alcuni quesiti su aspetti che riteniamo particolarmente rilevanti.
Sarà necessario ridepositare all’Ufficio di Proprietà Intellettuale locale (UKIPO) le esistenti domande e/o registrazioni dell’Unione Europea risultanti dal registro dell’EUIPO?
Per le registrazioni dell’Unione Europea concesse al 29 marzo 2019, è prevista l’automatica creazione di una corrispondente registrazione inglese, apparentemente senza costi a carico delle relative titolari. Tale registrazione “clone” inglese manterrà la medesima data di deposito/registrazione ed eventuale priorità/preesistenza della relativa registrazione UE.
Le nuove registrazioni “clone” avranno dal 29 marzo in avanti vita indipendente rispetto alle corrispondenti registrazioni UE in termini di azionabilità, trasferimento dei diritti (attraverso cessioni o licenze) e rinnovazione.
I titolari di tali nuove registrazioni riceveranno dall’Ufficio Brevetti e Marchi inglese (UKIPO) una notifica attestante la creazione della nuova privativa, l’indicazione del nuovo numero di registrazione e alcune indicazioni relative alla normativa inglese in materia di marchi.
Coloro i quali non fossero interessati a mantenere i diritti sul proprio marchio nel Regno Unito, potranno rinunciare a tale registrazione clone (c.d. opt-out).
Le suddette previsioni si applicheranno anche a designazioni dell’Unione Europea di registrazioni internazionali che verranno parimenti clonate in corrispondenti registrazioni inglesi. Tuttavia, la clonazione determinerà una registrazione inglese distinta e non una designazione inglese all’interno della registrazione internazionale clonata.
Le nuove registrazioni inglesi “clone” verranno identificate con il prefisso “UK009” seguito poi dal numero della relativa registrazione dell’Unione Europea, al fine di distinguerle dalle altre registrazioni inglesi originarie.
Esempio:
| Registrazione U.E. esistente | Registrazione inglese “clone” |
| 000000977 | UK009000000977 |
| 000340513 | UK009000340513 |
| 017867542 | UK009017867542 |
Per le domande dell’Unione Europea ancora pendenti al 29 marzo 2019, sarà necessario depositare una nuova domanda di registrazione all’UKIPO entro 9 mesi, al fine di poter conservare la stessa data di deposito/priorità/preesistenza di diritti della corrispondente domanda dell’Unione Europea.
Per i nuovi marchi depositati per ottenere tutela in Unione Europea che saranno depositati da oggi in avanti, è necessario presentare sia una domanda all’EUIPO sia una domanda all’Ufficio inglese UKIPO?
In linea di principio, fino al 28 marzo 2019 non sarebbe necessario depositare sia una domanda in Unione Europea sia una domanda inglese; tuttavia, poiché la nuova domanda UE sarà certamente pendente alla data attualmente prevista per la Brexit, allora è preferibile valutare fin da subito di procedere con entrambi i depositi.
Cosa accadrà alle registrazioni dell’Unione Europea in termini di non uso?
Secondo quanto previsto dal Governo inglese, l’uso in almeno uno dei 27 Paesi (diversi dal Regno Unito – ad esempio Italia, Francia e Germania), nel quinquennio antecedente il 29 marzo 2019 sarà ritenuto valido per mantenere in vigore la corrispondente registrazione inglese.
Mentre una registrazione “clone” inglese derivante da una registrazione dell’Unione Europea per un marchio non usato nell’ultimo quinquennio diverrà immediatamente passibile di decadenza nel Regno Unito, in assenza di valido uso in loco.
Sarà necessario ridepositare all’Ufficio di Proprietà Intellettuale locale (UKIPO) le esistenti domande e/o registrazioni dell’Unione Europea risultanti dal registro dell’EUIPO?
Relativamente ai disegni/modelli è necessario considerare che, a differenza dei marchi per i quali – anche in caso di procedura di deposito accelerata i Fast-Track – si deve attendere il decorso del trimestre di eventuali opposizioni di terzi prima di ottenere la registrazione, il lasso di tempo intercorrente tra il deposito della domanda e la concessione della registrazione è, solitamente, piuttosto breve.
Pertanto, è presumibile che alla data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, le domande pendenti saranno in numero esiguo.
In ogni caso, anche per i disegni/modelli, è prevista la creazione automatica – e senza costi a carico delle relative titolari – di una corrispondente registrazione inglese. Invece, per le domande pendenti al 29 marzo 2019, sarà necessario depositare entro nove mesi una corrispondente domanda inglese.
Le medesime previsioni si applicano anche alle designazioni UE di registrazioni internazionali.
Cosa accadrà ai disegni/modelli non registrati?
I disegni/modelli non registrati per i quali non siano decorsi i tre anni dalla divulgazione continueranno ad essere protetti e azionabili anche nel Regno Unito per il rimanente periodo di tutela.
Dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea con “no deal”, i successivi disegni/modelli U.E. non registrati divulgati nel “nuovo” territorio europeo non avranno più effetto nel Regno Unito.
