Accordi di Coesistenza in Cina come Strumento per Superare il Rifiuto alla Registrazione del Marchio

La recente revisione della Legge Marchi Cinese ha avuto tra i suoi principali obiettivi quello di limitare il deposito di marchi in mala fede fornendo nuovi motivi di impugnazione in tutte le fasi del procedimento e prevedendo sanzioni a carico delle agenzie che facilitano tali depositi. Tuttavia, numerose domande di registrazione, specialmente quelle relative a marchi che godono di una certa notorietà all’estero, sono spesso rifiutate dall’Ufficio Marchi Cinese (TMO) a causa della somiglianza con altri marchi anteriori già registrati o depositati da terzi.

Quando un marchio viene preliminarmente rifiutato dall’ufficio stante la preesistenza di un marchio anteriore, il richiedente può avviare una procedura di opposizione, se non sono trascorsi 3 mesi dalla pubblicazione del marchio anteriore, o un’azione di invalidazione o di cancellazione per non uso contro il marchio citato, insieme a un appello presso la “Trademark Review and Adjudication Division” (TRAD) affermando le differenze che sussistono tra i marchi e/o tra i prodotti/servizi in questione e sostenendo, quando pertinente, la reputazione del marchio rifiutato.

In alternativa, esiste la possibilità, anche in Cina, di ricorrere allo strumento giuridico dell’accordo di coesistenza o al rilascio di una lettera di consenso da parte del proprietario del marchio anteriore. Inutile dire che può utile aver senso considerare una soluzione di questo tipo nel momento in cui non ci siano ragioni per credere che il marchio anteriore sia stato depositato in mala fede. In caso contrario, è davvero poco probabile che il proprietario del marchio anteriore, avendo intenti malevoli, firmi la dichiarazione di consenso, o quanto meno che lo faccia senza prima aver richiesto una somma di denaro importante.

Considerando che le statistiche rilasciate dall’Amministrazione Nazionale per la Proprietà Intellettuale Cinese (CNIPA) parlano di circa 7 milioni di domande di registrazione depositate nel 2018, e il numero di marchi regolarmente registrati in Cina ha raggiunto i 30 milioni nello stesso anno, è immediato realizzare che le possibilità che qualcun altro depositi una domanda di registrazione per un marchio simile ad uno già utilizzato da un’altra azienda crescono ogni minuto di più.

Aspetti Essenziali delle Dichiarazioni di Consenso e degli Accordi di Coesistenza

È importante menzionare che, nonostante perseguano il medesimo scopo, parlare di accordi di coesistenza e lettere di consenso non significa riferirsi a due strumenti identici. Un accordo di coesistenza è un contratto più ampio che spesso include disposizioni sull’uso e limitazioni alla registrazione in merito a diversi marchi posseduti dalle due parti, che possono coinvolgere giurisdizioni differenti. Diversamente, con una lettera di consenso il proprietario di un marchio anteriore accetta che il marchio successivo possa coesistere con il suo.

Questa tipologia di accordi, comunemente accettata da numerosi uffici per la proprietà intellettuale in tutto il mondo, non è regolata né dalla Legge Marchi Cinese né dal Regolamento di Attuazione della legge marchi. In altre parole, non esistono disposizioni che sanciscano l’efficacia di accordi di coesistenza e dichiarazioni di consenso o l’obbligo degli esaminatori di accettarli al fine di superare il rifiuto.

Nonostante la mancanza di disposizioni legislative, anche in termini di mancanza di indicazioni su quali siano i requisiti formali di tali accordi, gli esaminatori cinesi ed i giudici stanno tenendo ad ogni modo un approccio sempre più aperto nei confronti di tali documenti, ammettendo la validità delle dichiarazioni, ammesso che siano rispettate delle specifiche condizioni:

• I marchi non devono essere identici e richiesti per prodotti/servizi identici o simili;
• Nessun marchio deve essere in contrasto o dannoso per l’ordine e l’interesse pubblico (ad esempio le dichiarazioni di consenso e gli accordi di coesistenza per marchi in classe 5 e 10 sono sottoposti ad un’analisi più attenta da parte degli esaminatori);
• I marchi godono entrambi di un livello simile di notorietà (in Cina). Se il marchio anteriore è particolarmente noto, la registrazione del successivo avrà più possibilità di indurre in confusione il consumatore. Al contrario, se entrambi i marchi non godono di particolare rinomanza, la probabilità di confusione diminuisce e dunque aumenta la possibilità che venga accettata la lettera di consenso da parte degli esaminatori.

La regola empirica prevede quindi che più alte sono le possibilità che si crei confusione nel consumatore e più alte sono le probabilità che la dichiarazione di consenso non venga considerata ai fini del superamento del rifiuto provvisorio del marchio. Considerando che le negoziazioni per ottenere una lettera di consenso possono protrarsi per tempi anche non brevi, causando quindi un incremento dei costi, è importante valutare in anticipo, con l’ausilio di consulenti esperti, l’effettiva probabilità che la lettera di consenso o l’accordo di coesistenza vengano accettati dalle autorità.

Requisiti Formali

L’accordo di coesistenza o la una lettera di consenso devono rispettare alcuni requisiti formali ormai definiti per prassi :

• L’accordo di coesistenza/lettera di consenso deve indicare il nome e l’indirizzo del proprietario/richiedente sia del marchio anteriore, sia di quello successivo, i numeri dei marchi in questione, i prodotti o servizi su cui viene dato il consenso e la chiara espressione di consenso alla registrazione e all’uso del marchio successivo;
• Deve essere redatto in cinese e, se firmato con una società cinese, deve riportare il timbro ufficiale di quest’ultima;
• Un accordo di coesistenza firmato con una società estera (quindi non cinese) deve essere notarizzato e legalizzato (non è necessario se, invece, la lettera di consenso è rilasciata da un’azienda cinese in Cina);
• Se un accordo di coesistenza più ampio comprende più Paesi, la Cina deve essere esplicitamente indicata;
• L’accordo di coesistenza/lettera di consenso deve essere depositata prima che il TRAD abbia concluso l’esame del rifiuto (le tempistiche possono variare da caso a caso, possono ridursi anche a meno di 6 mesi, perciò sono decisive).

Recenti Sviluppi in Cina

Come anticipato, negli ultimi anni l’atteggiamento degli esaminatori cinesi nei confronti delle lettere di consenso è migliorato, dal momento che anche la Corte Suprema cinese  si è aperta alla possibilità di accettare dichiarazioni di consenso relative a marchi identici o molto simili, ribaltando le decisioni del TRAD e dei Tribunali di grado inferiore.

Tra i casi più recenti ed importanti che hanno portato ad un approccio più liberale alle dichiarazioni di consenso in Cina troviamo il caso Google vs Shimano relativo al marchio“NEXUS”.

Nel 2012, Google Llc. depositò la domanda di registrazione per il marchio “NEXUS” in classe 9 per prodotti quali “computer portatili, palmari”. La domanda fu inizialmente rifiutata a causa dell’esistenza di un marchio anteriore quasi identico e registrato per prodotti simili, di titolarità della Shimano Inc.

Google Inc. ottenne una lettera di consenso dalla Shimano, che accettò la coesistenza del suo marchio “NEXUS” con il marchio successivo di Google. Tuttavia, il TRAD (all’epoca TRAB), rifiutò la lettera di consenso  affermando che la Legge Marchi Cinese aveva l’obbligo di  proteggere in primis i consumatori dal rischio di confusione sulla fonte dei prodotti/servizi e che, quindi,  permettere a due marchi praticamente uguali di coesistere su prodotti simili non avrebbe fatto altro che favorire tale confusione. Google presentò appello a tale decisione, ma sia il Tribunale per la Proprietà Intellettuale di Pechino in prima istanza, sia il Tribunale che valuto l’appello confermarono la decisione del TRAB di rifiutarsi di accettare la validità della lettera di consenso.

Impugnata la sentenza sfavorevole, la Corte Suprema non ha confermato la decisione del TRAB e dei due Tribunali, ordinando al TRAB di accettare la lettera di consenso e approvare la registrazione del marchio “NEXUS” di Google.

La Corte ha sostenuto che la dichiarazione di consenso emessa dal titolare del marchio anteriore debba essere opportunamente tenuta in considerazione, dal momento che è prerogativa del titolare del marchio disporre dei suoi diritti, fermo restando che non venga arrecato alcun danno agli interessi del Paese, della società o di terze parti. Nel caso in questione, non era stato appunto determinata la sussistenza o presunzione di sussistenza di alcun danno.

I giudici della Corte Suprema hanno preso in considerazione diversi fattori, tra cui la reputazione di entrambi i brand nei rispettivi settori. Non vi era alcuna evidenza che Google potesse approfittare della notorietà della Shimano anche perché, pur considerando i beni oggetto di domanda/registrazione simili in base alla prassi d’esame, essi appartenevano a segmenti di mercato piuttosto differenti. Inoltre, la presenza di altri elementi identificativi dell’azienda come la ragione sociale, il tipo di imballaggio, ecc. sarebbe stata di ausilio al consumatore nel distinguere l’origine dei prodotti.

Malgrado le decisioni della Corte Suprema non siano legalmente vincolanti in Cina, questa sentenza avrà comunque in futuro un’influenza diretta sulle pratiche del TRAD e dei Tribunali riguardo l’approvazione di lettere di consenso o accordi di coesistenza, che diverranno dunque, con grande probabilità, più ampiamente accettati e utilizzati.