Il mondo della proprietà industriale e intellettuale offre diverse risposte a questa domanda. A poter essere astrattamente tutelate non sono solo le forme complessive dei prodotti o loro singole componenti, ma anche quelle della loro confezione esterna (il c.d. packaging). Pertanto, a seconda delle caratteristiche delle forme che si cercano di tutelare e del risultato che si vuole raggiungere in termini di tutela, l’impresa potrà scegliere tra varie tipologie di privativa:
La tutela più naturale per una forma è quella offerta dal design industriale. Questa privativa nasce infatti proprio per proteggere la forma esterna di un prodotto.
Per accedere alla tutela la forma deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:
- Novità: non deve essere identica o simile a quella di un design precedentemente divulgato o registrato (ATTENZIONE: il design può essere registrato nei 12 mesi successivi alla sua prima divulgazione da parte del titolare, c.d. periodo di grazia);
- Carattere individuale: deve produrre nel c.d. utilizzatore informato (ossia un soggetto dotato di sufficiente conoscenza del settore, a metà strada tra un esperto ed un consumatore abituale) un’impressione generale diversa da quella prodotta da qualsiasi altro disegno o modello precedentemente divulgato;
- Liceità: la forma non deve essere contraria al buon costume o all’ordine pubblico né riprodurre segni, emblemi o stemmi di interesse pubblico.
La durata della registrazione è di 5 anni, rinnovabili per un massimo di 25 anni. La registrazione sarà poi opponibile in tutti i Paesi di validità del titolo (ad es. Italia in caso di deposito nazionale o Europa in caso di deposito comunitario)
Inoltre, nell’ambito dell’Unione Europea, viene concessa una speciale tutela anche a quelle forme non registrate che però presentino i requisiti suddetti. Tali forme vengono tutelate per 3 anni dalla loro prima messa in commercio sul territorio dell’Unione Europea (c.d. design non registrato).
In ogni caso, è importante notare che il design tutela la forma che viene registrata nel suo aspetto complessivo.
Pertanto se si vuole tutelare, oltre all’immagine “globale” del prodotto, anche l’aspetto di particolari dello stesso (purché dotati dei requisiti di novità, carattere individuale e liceità) è sempre consigliabile fare più depositi.
NON potranno invece essere tutelate come design quelle forme che siano comandate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto o che siano necessarie a consentirne il funzionamento.
Se si registra un design con questa vista si sta tutelando la forma della borsa nella sua interezza, il che significa che, ad esempio, prodotti che riproducono solo una delle sue caratteristiche (ad es. forma della chiusura) ma abbiano anche delle differenze rilevanti, tali cioè da generare una impressione generale diversa, potrebbero non essere considerati in contraffazione
Registrando oltre all’aspetto della borsa in sé anche la forma di alcuni suoi particolari (come ad esempio la forma della chiusura) questi godranno di una tutela più specifica.
Design annullato perché dettato interamente dalla funzione tecnica
Le forme possono altresì costituire oggetto di un valido marchio – di fatto o registrato.
Il marchio rimane in vigore per 10 anni ed è astrattamente rinnovabile senza limiti temporali.
Il marchio di forma, per essere efficacemente registrato o comunque opposto a terzi, deve rispettare i requisiti canonici prescritti dall’ordinamento per i marchi, con qualche specifica limitazione, ossia:
- Capacità distintiva: è la capacità del marchio di distinguere un prodotto o un servizio da quello degli altri; il marchio non deve cioè essere una denominazione generica o una indicazione descrittiva per i prodotti/servizi che contraddistingue).
- Novità: è l’assenza di segni uguali o simili nei registri o nel mercato.
- Liceità: è la conformità all’ordine pubblico e al buon costume.
La normativa esclude espressamente che possano essere registrate come marchi le forme del prodotto necessarie ad ottenere un risultato tecnico o che diano valore sostanziale al prodotto.
La ratio di tale limitazione è quella di escludere dalla registrazione come marchio l’aspetto esteriore di un bene, ogni volta che lo stesso venga in considerazione nelle valutazioni del pubblico come pregio sostanziale del bene stesso e non come segno distintivo.
Si vuole cioè evitare che l’esclusiva tendenzialmente perpetua garantita dal marchio si estenda alle forme citate, dilatandone illimitatamente la tutela.
Ed allora, il criterio da seguire per stabilire se una forma non generalizzata e non funzionale è o meno appropriabile come marchio consiste nello stabilire se essa è idonea a svolgere prevalentemente funzione distintiva, intendendosi la funzione distintiva come indicazione della provenienza del prodotto da una determinata fonte imprenditoriale.
Utilizzato in maniera appropriata il marchio di forma garantisce all’impresa la tutela dei propri investimenti in ambito di marketing.
Ad esempio:
Marchio di forma valido: il consumatore associa questa forma all’impresa produttiva (Nivea), la forma svolge una funzione distintiva. Nessun competitor potrà imitare questa forma di confezione per creme.
Marchio di forma NON valido: la forma non ha una funzione distintiva, ma dà valore sostanziale al prodotto.
Con sentenza n. 5140, pubblicata il 12 novembre 2019, il Tribunale di Torino ha accertato la contraffazione dei marchi tridimensionali della Ferrero S.p.A. ad opera del prodotto di una società concorrente.
Le forme dei prodotti industriali, in alcuni casi, sono altresì proteggibili tramite la disciplina del diritto d’autore che dura 70 anni dopo la morte dell’autore.
In particolare i prodotti di design industriale devono rispettare i seguenti requisiti:
- Il carattere creativo è la manifestazione della personalità e della creatività dell’autore; richiede, cioè, che l’opera non sia riproduzione o copia di opere altrui e che possieda degli elementi personali che la differenzino dalle altre esistenti;
- Il valore artistico il riconoscimento che l’oggetto ha avuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali sulla sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche, così collocandosi nella c.d. fascia alta del design, che si manifesta tramite l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione in riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l’attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore.
In generale, la valutazione delle prove fornite avverrà con criteri restrittivi, dovendosi ritenere che, nell’ambito del disegno industriale, la tutela autorale costituisca l’eccezione e non la norma.
Per fare un esempio:
Con ordinanza del 20 giugno 2019 il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la tutela autorale alla Ferrari 250 GTO
Da ultimo vale la pena ricordare che, anche in assenza di privative industriali, l’imitazione dell’aspetto del prodotto di un concorrente o del suo confezionamento, laddove ricada su caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, costituisce una condotta sanzionabile ai sensi della disciplina della concorrenza sleale per imitazione servile (art. 2598 c.c.).
Brevemente, affinché una condotta imitativa venga riconosciuta tale, l’imitazione deve concentrarsi su quelle caratteristiche voluttuarie e capricciose del prodotto della concorrenza, non su quelle derivanti da una esigenza tecnica né su quelle comuni nel settore (es. colori particolari, marchio, forma delle manopole in caso di macchinari).
Laddove tale imitazione sia astrattamente idonea a generare confusione nel mercato tra i prodotti delle due imprese o tra le due imprese, l’imprenditore imitato potrà quindi adire il tribunale richiedendo l’interruzione delle condotte imitative e l‘eventuale risarcimento del danno.
