Dal fatidico 29 marzo 2019, iniziale data prevista per la dipartita dei cugini inglesi dall’Unione Europea, sono trascorsi oltre dieci mesi fino alla effettiva “uscita” del Regno Unito, finalizzatasi alle 23:00 ora locale inglese dello scorso 31 gennaio.
L’aspetto favorevole di questa lungaggine temporale è stata la sottoscrizione di un accordo e, dunque, l’uscita del Regno Unito con un “withdrawal agreement” e con un periodo di transizione che terminerà il 31 dicembre 2020 (salvo proroghe, possibili se concordate dalle parti entro luglio) volto a consentire nuovamente alle parti in gioco (e ci auspichiamo questa volta in via definitiva) di definire tutti gli aspetti derivanti da questa separazione inglese.
Con riferimento ai marchi e design registrati innanzi all’EUIPO fino allo scorso 31 gennaio, gli stessi resteranno in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea e pure nel Regno Unito. Inoltre, sia la creazione di una registrazione clone per le registrazioni dell’Unione Europea di marchi concessi e di design concessi e pubblicati sia l’apertura del termine di nove mesi per la “conversione” in corrispondenti privative locali inglesi delle domande di registrazioni di marchi e di domande di design o registrazioni di design con differimento della pubblicazione verrà posticipata al 1° gennaio 2021. Allo stesso modo, anche le registrazioni internazionali di marchi e design secondo i rispettivi Trattati di Madrid e dell’Aja designanti l’Unione Europea rimarranno valide anche nel Regno Unito fino a fine anno e verranno automaticamente convertite in corrispondenti registrazioni clone inglesi dal 1° gennaio 2021.
Per le registrazioni dell’Unione Europea concesse, è stato confermato che le nuove registrazioni inglesi “clone” verranno identificate per i marchi con il prefisso “UK009” mentre per i design con il prefisso “9” seguiti poi dal numero della relativa registrazione dell’Unione Europea, al fine di distinguerle dalle registrazioni inglesi originarie.
Esempio:
Marchi:
| Registrazione U.E. esistente | Registrazione inglese “clone” |
| 000000977 | UK009000000977 |
| 000340513 | UK009000340513 |
Design:
| Registrazione U.E. esistente | Registrazione inglese “clone” |
| 004048098-0004 | 90040480980004 |
| 000000021-0001 | 90000000210001 |
Cosa succede dunque nel corso del corrente anno?
Sostanzialmente, come sopra accennato, la situazione rimane invariata: le registrazioni di marchi e design concesse dall’EUIPO restano valide e azionabili anche nel Regno Unito, anche contro posteriori domande inglesi; l’uso di un marchio nel Regno Unito resta valido ai fini della determinazione dell’uso e della effettiva validità di una registrazione di marchio dell’Unione Europea; i mandatari marchi e design inglesi potranno ancora rappresentare i propri clienti ed agire innanzi all’EUIPO con le stesse modalità e regole pre-Brexit.
E’ tuttora possibile depositare domande di registrazione di marchi e design dell’Unione Europea con l’intento di tutelare una privativa anche nel Regno Unito?
La risposta è affermativa. Infatti, è tuttora possibile depositare all’EUIPO un marchio o un design al fine di ottenere protezione in tutti i Paesi dell’attuale Unione Europea e nel Regno Unito. Infatti, le domande di marchi dell’Unione Europea che matureranno in registrazione prima del 31 dicembre 2020 oppure le registrazioni di design concesse e pubblicate prima del prossimo 31 dicembre verranno trasformate in corrispondenti registrazioni inglesi “cloni”, senza oneri a carico dell’attuale titolare in termini di tasse di registrazione, mentre per le domande di marchio dell’Unione Europea pendenti al 31 dicembre 2020 o per i design pendenti o registrati con differimento di pubblicazione si aprirà una finestra temporale di nove mesi per la loro “conversione” in corrispondenti domande/registrazioni inglesi, previo versamento delle tasse previste dalla normativa inglese.
Quali sono gli aspetti da considerare in vista della fine del transition period?
È a nostro avviso importante usufruire di questo periodo di transizione per effettuare le opportune valutazioni concernenti le attuali privative dell’Unione Europea e gli interessi commerciali che ciascuna azienda o individuo ha o potrebbe avere per il mercato inglese.
A titolo esemplificativo, se una società è titolare di una registrazione di marchio dell’Unione Europea concessa da oltre un quinquennio, oggi non passibile di decadenza in virtù di uso del marchio solamente in Italia e nel Regno Unito, sarebbe preferibile valutare di estendere l’uso del proprio segno ad un terzo Paese U.E. affinchè tale utilizzo inizi a consolidarsi e consenta di disporre, alla fine del transition period, di una registrazione europea non vulnerabile per mancato uso.
Quali sono i nostri suggerimenti per coloro i quali volessero oggi depositare all’EUIPO una domanda di marchio e/o design e fossero interessati a tutelare tali privative anche nel Regno Unito?
Naturalmente tale decisione dipende da vari fattori, quali tempistiche di deposito, eventuali criticità per i marchi in termini di capacità distintiva e di novità relativa del segno, eventuali ulteriori Paesi di interesse che potrebbero giustificare il deposito di una domanda di registrazione internazionale innanzi al WIPO e la designazione del Regno Unito.
È dunque suggeribile un confronto in merito con il consulente marchi e/o design di riferimento che potrà effettuare una opportuna valutazione e formulare la migliore strategia di tutela dei segni.
Difatti, nella ipotesi in cui una società volesse ad esempio tutelare il proprio marchio tanto nei 27 Paesi membri dell’Unione Europea post-Brexit quanto nel Regno Unito e, dopo opportune ricerche di anteriorità, non dovessero emergere anteriorità ostative alla registrazione di un marchio all’EUIPO, la stessa potrebbe procedere al deposito di tale marchio con procedura accelerata di “Fast-Track”. Se tale domanda fosse presentata prossimamente, è presumibile auspicare che la stessa, sempre se non dovesse essere oggetto di obiezioni o di opposizioni, possa maturare in registrazione prima della fine del transition period e, dunque, possa venire automaticamente trasformata in una registrazione inglese, senza necessità di un deposito locale innanzi allo UKIPO (Ufficio della Proprietà Intellettuale inglese).
I nostri consulenti marchi e design sono a disposizione per fornirvi ogni chiarimento o ulteriore informazione fosse necessaria. Dunque, non esitate a contattarci!
