“C’è chi può e chi non può: io può”

L’articolo 176 del codice di proprietà industriale, sotto la rubrica “deposito dell’opposizione”, al comma 5, sancisce che “con l’opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f), e dall’articolo 14, comma 1 lettera c-bis), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all’articolo 8”.

Nei termini concessi, l’Essential Export S.A., società del Costarica, si opponeva parzialmente alla concessione del marchio Totò (figurativo) nelle classi 18 e 25 sulla base di un asserito rischio di confusione, ex art. 12.1 lett d), cpi, con i propri titoli anteriori costituiti dalla componente “TOTTO”, in caratteri stilizzati, e volti a tutelare, inter alia, prodotti e servizi di cui alle classi 18, 25 e 35.

Di seguito, il confronto tra i marchi ed i rispettivi prodotti e servizi:

La Divisione Opposizione, nel rammentare che l’articolo 12, comma 1, lettera d), CPI, in base al quale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che, alla data del deposito della domanda, “siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”, ha accertato l’assenza del rischio di confusione rilevando dissomiglianza tra i marchi a confronto nella loro impressione d’insieme.

Di particolare rilievo risulta essere, certamente, l’esame condotto dall’Esaminatore, che, nel condurre l’analisi visiva, fonetica e concettuale di rito, pedissequamente analizza gli elementi di differenziazione dei segni a confronto, giungendo alla conclusione che i marchi non sono simili.

In particolare, la Divisione Opposizioni dell’Ufficio Marchi Italiano rileva una differente grafica e stilizzazione dei rispettivi marchi, un suono diverso nonostante la condivisione delle quattro lettere “toto” grazie all’evidente ed inconfutabile accento sulla lettera finale “o”, nel marchio opposto, ed infine, si è accertato che concettualmente il nome “Totò” è dotato, per il pubblico di riferimento, di un contenuto semantico chiaro e determinato poiché è immediata l’associazione “alla figura del famoso attore e comico italiano Antonio de Curtis conosciuto con lo pseudonimo “Totò”, soprannominato il “principe della risata”, considerato, anche in virtù di alcuni ruoli drammatici, uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiani. Ancor oggi risulta essere il comico italiano più popolare di sempre”.

Nel confronto merceologico, l’Ufficio, pur rilevando sovrapposizione nelle medesime classi 18 e 25, evidenzia la mancanza di affinità tra questi ultimi ed i servizi della classe 35 rivendicati dalle registrazioni dell’Opponente ove non viene rilevato alcun punto di contatto ed affinità stante “la diversa natura, in quanto i servizi sono intangibili mentre i prodotti sono tangibili; non sono né concorrenti, né complementari, rispondono a  necessità peculiari e distinte, si rivolgono ad un diverso utilizzatore finale e  -non da ultimo- sono diversi i canali di distribuzione”.

Alla luce delle valutazioni svolte, i marchi vengono ritenuti nel loro complesso diversi, escludendo, quindi, il rischio di confusione tra gli stessi e l’opposizione è stata, dunque, respinta integralmente.

In assenza di impugnazioni dinanzi alla Commissione dei ricorsi, la domanda di registrazione potrà proseguire il suo iter per la concessione; il marchio rappresentato dalla firma autografa di Totò continuerà così a contribuire a rievocare uno dei migliori attori e comici nazionali di sempre: Totò che, con il suo modo elegante e garbato e con la sua ironia ed estemporanea creatività, quasi mai ricorreva ad un copione nell’interpretazione dei suoi ruoli, caratterizzando di straordinaria signorilità e di piacevole leggerezza temi invece spesso densi di contenuti.

Evviva 

L’affiancamento ad esperti specializzati, anche nei procedimenti di opposizione, può essere determinante al fine di elaborare la migliore strategia di difesa dei vostri diritti di proprietà industriale.