Depositi locali o designazioni in registrazioni internazionali: Quali scegliere?
I titolari di marchi nazionali e dell’Unione Europea si trovano, spesso in prossimità della scadenza del termine di priorità, di fronte al dilemma: depositi nazionali esteri o deposito internazionale designando vari Stati?
La risposta a questo frequente quesito non è immediata ed univoca per tutti i soggetti che si accingono a valutare una strategia di estensione della protezione dei propri marchi all’estero in quanto gli aspetti da considerare sono svariati.In generale, soprattutto laddove una azienda, ad esempio di nazionalità italiana, abbia già il proprio marchio registrato in Italia o in Unione Europea, si tende a propendere per un deposito internazionale in quanto tale soluzione spesso offre, oltre ad una praticità in termini di gestione di un unico titolo, un vantaggio da un punto di vista economico di costi da sostenere.
Tuttavia, come spesso accade anche in diversi contesti, non sempre la scelta più economica è quella che si rivela da preferire o vincente.
Infatti, al fine di scegliere l’opzione ottimale è necessario valutare vari aspetti peculiari: tra quelli da considerare in via preventiva vi sono senz’altro il numero di Paesi, le classi di interesse, le caratteristiche del marchio in termini di motivi assoluti (con particolare riferimento alla distintività) nonché lo scopo e le tempistiche a disposizione.
Difatti, come noto, in caso di domanda di registrazione internazionale o di estensione di registrazione internazionale esistente, i termini entro cui le singole Amministrazioni interessate dal deposito o dall’estensione finalizzano l’esame formale/sostanziale e si pronunciano in merito alla registrabilità di un segno sono di 12/18 mesi dalla concessione della registrazione internazionale o dall’accettazione dell’estensione successiva. Dunque, nel caso in cui un soggetto necessiti di ricevere un riscontro in tempi brevi circa la registrabilità o meno di un marchio all’estero, potrebbe trovarsi ad optare per il deposito locale come scelta preferibile in quanto i tempi per ricevere l’esito dell’esame formale/sostanziale da parte dell’Ufficio di riferimento sono generalmente molto più brevi di quelli riservati invece alle designazioni internazionali e regolati dai Trattati di Madrid.
Con riferimento alla Cina, le tempistiche di finalizzazione dell’esame delle domande nazionali sono decisamente inferiori rispetto ai termini di 12/18 mesi previsti per le designazioni cinesi di registrazioni internazionali e, dunque, spesso è preferibile consigliare al titolare del marchio di optare per la strada “locale”, soprattutto qualora tale soggetto abbia necessità di ricevere in tempi brevi un riscontro circa l’eventuale conflitto del proprio marchio con marchi anteriori identici e/o simili già tutelati in loco.
Ancora, in alcuni casi, la procedura di deposito attraverso il sistema internazionale risulta più standardizzata per i vari Paesi e può determinare la perdita di alcune peculiarità tipiche, invece, dei corrispondenti depositi locali che in alcuni casi si potrebbero rivelare importanti ai fini di una appropriata tutela del marchio.
Tale eccezione interessa, ad esempio, gli Stati Uniti d’America: infatti, è importante sapere che, in caso di deposito locale, è possibile rivendicare all’atto della presentazione della domanda una data di primo uso del segno anche in commercio che, invece, non è fattibile indicare in una designazione statunitense di marchio internazionale, dato che quest’ultima viene basata in automatico sull’intenzione di uso. Tale differenza risulta particolarmente rilevante in quei Paesi, come quelli di common-law, dove l’uso di un marchio anteriormente al suo deposito comporta comunque il riconoscimento di diritti di esclusiva in capo al suo titolare, sempre se tale uso rispecchia i requisiti previsti da ciascun Paese in termini di effettività e continuità temporale di utilizzo del segno.
Non sono altresì da trascurare le differenti interpretazioni della Classificazione Internazionale di Nizza da parte dei singoli Paesi, data l’assenza di una armonizzazione globale.
Infatti, soprattutto con riferimento a liste di prodotti e/o servizi particolari, accade spesso che la formulazione delle liste presentate tramite l’Ufficio di base all’Ufficio Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) incontri spesso obiezioni o rilievi da parte degli Esaminatori dei Paesi interessati da tali depositi.
Capita, invece, meno frequentemente di ricevere obiezioni in caso di depositi locali, soprattutto qualora ci si affidi a mandatari locali attenti che volontariamente o, più spesso, su input del mandatario d’origine o dello stesso titolare, effettuano una verifica circa l’ammissibilità o meno delle voci di prodotto/servizio di interesse da indicare all’atto del deposito della domanda di registrazione locale.
Ancora, vi sono alcune tipologie di marchi in relazione ai quali il deposito locale è spesso preferibile in quanto non vi è uniformità tra le singole legislazioni in termini di requisiti per la compilazione e presentazione di una domanda di registrazione.
Ciò accade di frequente in relazione ai marchi collettivi o di certificazione in quanto ciascun Ufficio Marchi locale può categorizzare in modo differente tali tipologie di marchi e può, dunque, richiedere differenti informazioni da presentare contestualmente alla domanda di deposito che, soprattutto con riferimento a marchi che includono denominazioni di origine o indicazioni geografiche, possono non limitarsi al solo regolamento ma estendersi ad altri documenti, quali i disciplinari di produzione, gli Statuti di costituzione di Consorzi etc.
Tali differenziazioni potrebbero esplicarsi anche in termini di formalità richieste, laddove non basti la copia semplice di documenti ma sia necessario presentare documentazione autenticata da Notaio, tradotta nella lingua locale o, in alcuni casi, legalizzata con Apostille o fino ai Consolati.
Ecco perché al fine di evitare o ridurre il rischio di contestazioni, è sempre bene confrontarsi con il mandatario marchi di fiducia e di riferimento affinchè si possa ben valutare la soluzione che sia calzante e che rispecchi le esigenze del soggetto richiedente la registrazione.
Tale confronto è maggiormente rilevante in relazione ai quei Paesi che hanno aderito solamente di recente al sistema di Madrid e che, storicamente, presentano o presentavano dei requisiti di deposito ben differenti rispetto a quelli previsti dalla normativa italiana o dai principi generali che regolano il sistema di registrazione internazionale dei marchi.
Per tale motivo riteniamo dunque possa essere interessante soffermarsi sulle normative di alcuni di tali Paesi che, finalmente, possono essere designati in domande internazionali o oggetto di estensione di registrazioni internazionali preesistenti. Tra questi Paesi, abbiamo deciso di focalizzarci su Canada e Brasile.
Per quanto concerne il Canada, prima del suo ingresso nel sistema di Madrid, la sua normativa locale offriva vantaggi ineguagliabili in termini di economicità di deposito: infatti, non solo la registrazione aveva durata quindicennale ma una unica domanda poteva includere da 1 a 45 classi senza alcun incremento di costi e questo consentiva alle imprese agli albori della propria attività di poter tutelare il marchio anche per prodotti/servizi che nel tempo si sarebbero poi rilevati non di interesse e sarebbero quindi stati cancellati in occasione del deposito delle dichiarazioni di uso.
Tuttavia, con il suo ingresso nel sistema di registrazione internazionale, il Canada ha dovuto introdurre significative modifiche alla legislazione in materia di marchi proprio al fine di armonizzarsi con tale sistema.
Oggigiorno, di fronte alla necessità di tutelare il proprio marchio in Canada, verrebbe automatico poter finalmente includerlo nella lista di Paesi oggetto di deposito internazionale o di estensione di registrazione internazionale esistente… ma non è sempre l’opzione preferibile. Infatti, a seguito di un approfondimento svolto con la preziosa collaborazione di alcuni mandatari locali, sebbene la pratica sia abbastanza recente posto che il Canada ha aderito al Protocollo di Madrid solo a Giugno 2019, è emerso che il deposito locale potrebbe essere preferibile per evitare rifiuti provvisori per rettifica della lista dei prodotti/servizi, posto che tale Paese, similarmente agli U.S.A., si caratterizza per severi requisiti di formulazione delle liste delle classi merceologiche. Inoltre, l’opzione internazionale potrebbe privare il titolare del marchio di ricevere utili suggerimenti dei mandatari locali in termini di requisiti di registrabilità dei segni e raccomandazioni o suggerimenti circa restrizioni o rischi legati all’uso in loco dei marchi.
Tuttavia, qualora il titolare del marchio decidesse di propendere per la via internazionale piuttosto del deposito locale, sarebbe consigliabile nominare all’Ufficio Marchi locale un mandatario canadese in relazione alla designazione locale della registrazione internazionale, così da essere certi di non perdere eventuali comunicazioni o notifiche che il WIPO invierebbe direttamente al titolare del marchio e poter dunque replicare tempestivamente a rifiuti di protezione o ad eventuali opposizioni amministrative di terzi.
Anche in Brasile l’opzione internazionale non è sempre da preferire, per lo meno in questa prima fase, posto che anche l’adesione di tale Paese al Protocollo di Madrid è piuttosto recente, risalente al 2 luglio 2019.
Da un primo approfondimento della questione grazie ad un confronto con alcuni mandatari locali, è stato rilevato che l’opzione internazionale, oltre a generici risvolti relativi ad emissioni di rifiuti provvisori a causa di anteriorità valide in loco o di descrizione non appropriata di voci di prodotto, presenta un serio rischio qualora non venga designato un mandatario locale: infatti, è stato accertato che, in caso di opposizioni amministrative di terzi avviate contro la designazione brasiliana di un marchio internazionale, l’Ufficio Brevetti e Marchi brasiliano pubblica tali opposizioni sul Bollettino locale ma non invia alcuna notifica né al titolare del marchio opposto né al WIPO. Dunque, ne deriva che, in assenza di mandatario locale, un titolare di un marchio potrebbe scoprire troppo tardi, ad esempio quando i propri prodotti entrano nel mercato brasiliano, che il marchio non risulta tutelato in loco a causa di una opposizione di cui tale titolare non è mai venuto a conoscenza.
Dall’analisi sopra riportata emerge dunque che, pur riconoscendo e apprezzando i vantaggi che il sistema di registrazione internazionale offre ai titolari di marchi per la tutela delle proprie privative, è senz’altro necessario conoscerne anche i limiti. Invitiamo pertanto i titolari di marchi che siano in procinto di estendere all’estero la protezione di tali segni di valutare opportunamente la strategia di deposito in base alle proprie specifiche esigenze, affidandosi sempre a professionisti del settore che conoscono nel dettaglio le peculiarità dei differenti sistemi di registrazione e che sapranno consigliarvi per tutelare al meglio i vostri marchi all’estero.