Lo scopo del principio “what you see, what you get” (ciò che hai registrato è ciò che puoi usare) è, tra l’altro, di consentire ai terzi di comprendere con maggiore certezza quale sia l’ambito di protezione di un marchio, garantendogli, ragionevolmente, libertà di iniziativa al di fuori di questo ambito.
In precedenza, si tendeva a depositare anche i marchi figurativi in bianco e nero e/o in scala di grigi, essendo questa tipologia di deposito idonea a garantire tutela al titolare per il marchio in qualsiasi versione a colori o in combinazioni di colore.
La modifica della prassi dell’EUIPO, che definirei una silenziosa rivoluzione, pone i soggetti che intendano tutelare un marchio figurativo davanti alla scelta di decidere cosa tutelare, esemplare a colori o in bianco e nero e, in particolare, quali e quanti colori, o combinazioni di colori del marchio proteggere.
La risposta a questi quesiti dipende dalla natura del marchio, denominativo in grafia, figurativo o complesso, e dal ruolo del colore nel carattere distintivo del segno.
Il tema dell’uso in commercio del marchio in una forma diversa da quella per cui è registrato è ampio ed è stato oggetto di una Comunicazione comune pubblicata dall’EUIPO il 20 ottobre 2020 che sarà sicuramente oggetto di un nostro separato approfondimento.
- LA NOZIONE DEL MARCHIO FIGURATIVO
Si definiscono marchi figurativi in primis i marchi costituiti esclusivamente da elementi grafici/figurativi.
Sono, inoltre, qualificabili come marchi figurativi i marchi costituiti dalla combinazione di elementi grafici/figurativi e di testo in caratteri standard o in grafia (marchi complessi), i marchi verbali in font non standard, i marchi verbali a colori, le lettere di alfabeti non-UE, tra gli altri.
Questa rivoluzione silenziosa ha rappresentato un cambio di prospettiva per noi consulenti che, nell’assistere i nostri clienti, nel contemperamento tra le esigenze di efficienza economica e di consigliabile strategia di tutela del brand, ci troviamo a dover fare una selezione tra le diverse versioni figurative di un marchio proposte/utilizzate dal cliente e a tutelare quelle principalmente utilizzate.
Un bel cambiamento rispetto al deposito dell’esemplare in bianco e nero o in scala di grigi che conferiva tutela in tutti i colori e le varianti di colore in cui il marchio venisse utilizzato.
- DIFFERENZE SIGNIFICATIVE VS INSIGNIFICANTI TRA MARCHI REGISTRATI & USATI
Il tema è quanto mai attuale in quanto le esigenze di marketing e promozione inducono spesso le aziende ad usare il marchio in commercio in una forma diversa da quella per cui è registrato e diverse sono le implicazioni pratiche di queste alterazioni.
Vediamo insieme.
In primo luogo, per quanto riguarda la tutela, un marchio anteriore in bianco e nero non verrà considerato identico allo stesso marchio a colori successivo (e viceversa) a meno che le differenza di colore non siano insignificanti, non immediatamente percepibili da parte del consumatore e rilevabili solo a seguito di un confronto diretto tra i due segni.
Vediamo alcuni esempi di differenze ritenute insignificanti e di differenze ritenute significative tra marchi figurativi tratti dalla Comunicazione comune sulla prassi comune relativa all’ambito di protezione dei marchi in bianco e nero dell’EUIPO – EuropeanTMDN:
Esempi di differenze insignificanti tra marchi depositati in bianco e nero ed usati con elementi cromatici:
Vi invito a trovare le differenze tra i due esemplari a confronto.
Esempi di differenze ritenute significative tra marchi depositati in bianco e nero ed usati con elementi cromatici:
Gli esempi di cui sopra sono esemplificativi dell’attuale orientamento dell’EUIPO nella valutazione della significatività, o meno, delle differenze tra marchi tutelati in bianco e nero o scala di grigi ed usati con elementi cromatici in commercio, fermo restando che il giudizio in questione è complesso e tiene conto di diversi elementi tra cui la forza distintiva del colore nel carattere distintivo complessivo del marchio ed eventuali ulteriori elementi di similarità e non dei segni.
La sussistenza di significative differenze tra marchio depositato in bianco e nero o in scala di grigi e marchio usato a colori potrebbe avere un impatto sulla tutela del vostro marchio registrato sotto diversi profili.
Ai sensi della normativa nazionale ed europea (Articolo 20 del Codice di Proprietà Industriale ed Intellettuale e articolo 9 del Regolamento UE 2017/1001) che regola “i diritti conferiti dalla registrazione”:
I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:
- un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato.
Al riguardo, vale la pena osservare che nel caso in cui sussista identità tra i marchi ed i prodotti e servizi in conflitto la confondibilità può essere considerata in re ipsa, ossia è offerta al marchio anteriore identico una tutela assoluta che prescinde dalla confondibilità.
Una tutela così severa è riservata alle fattispecie in cui l’identità dei marchi e dei prodotti sia pressoché totale e le differenze esistenti tra i segni siano limitate a dettagli irrilevanti come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
Ecco che torna il nostro tema delle differenze insignificanti e significative tra esemplare tutelato in bianco e nero o in scala di grigi ed esemplare usato a colori che ha un primo rilevante impatto sulla tutela di un marchio.
Al riguardo, è interessante la decisione emessa dal Tribunale UE del 09/04/2013 nel caso relativo ai marchi 
, 
(segno anteriore) vs 
segno contestato) per i prodotti ritenuti identici nelle classi 29 e 30.
Nella decisione il Tribunale afferma: “sotto un primo profilo, sul piano visivo, occorre respingere gli argomenti della ricorrente secondo i quali la registrazione di un marchio «in bianco e nero» coprirebbe «tutte le combinazioni di colori contenute nella raffigurazione grafica» e che, «[d]i conseguenza, la [ricorrente] può chiedere la protezione di qualsiasi combinazione di bande verticali fatta di bande bianche e di bande colorate, a prescindere dal fatto che siano nere, arancioni o gialle». La ricorrente ne trae la conclusione che «si debba considerare che i marchi [di cui è causa] coprano gli stessi colori».
Continua il Tribunale: “Il Tribunale ha riscontrato che la Commissione di ricorso non ha commesso errori quando ha dichiarato che, nella fattispecie, «la differenza tra il marchio richiesto e il primo e il secondo marchio anteriore risiedeva nel fatto che il marchio richiesto era costituito, in parte, da uno sfondo giallo con bande verticali bianche».
Dall’esame della pronuncia, sembra potersi concludere che il colore, non di per sè, ma unitamente ad altri elementi acquista un peso nella valutazione della confondibilità tra marchi in conflitto.
Altre implicazioni rilevanti di questa rivoluzione riguardano l’istituto della priorità e le prove di uso. Si tratta di aspetti tecnici sui quali mi soffermerò brevemente e in relazione ai quali siamo a vostra disposizione per approfondimenti.
- L’ISTITUTO DELLA PRIORITÀ
La rivendicazione di priorità consente al titolare di un marchio depositato in un Paese aderente alla Convenzione di Unione di Parigi o all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) di estendere, nei sei mesi successivi alla data del primo deposito, la protezione di un marchio identico in un altro Paese aderente, conservando la data del primo deposito.
Per essere applicato l’istituto è richiesto che tra il marchio oggetto di primo deposito ed il marchio depositato in priorità ci sia identità di esemplare e, tendenzialmente, di prodotti e servizi.
Bisogna, quindi, domandarsi se un marchio depositato in bianco e nero o in scala di grigi, di cui viene rivendicata la priorità, possa ritenersi identico allo stesso marchio a colori.
La risposta è ancora una volta che un marchio in bianco e nero di cui viene rivendicata la priorità non è identico allo stesso marchio a colori, a meno che le differenze di colore siano insignificanti.
Nel caso in cui le differenze di colore siano ritenute significative, la richiesta di priorità verrà respinta e si perderà il beneficio di potere retrodatare la propria successiva domanda di registrazione a quella del deposito prioritario e, quindi, anche gli effetti giuridici della tutela del marchio.
Vediamo un esempio di rivendicazione di priorità ritenuta non accettabile: 
(primo marchio) e 
(domanda di marchio dell’Unione Europea): Non sono lo stesso marchio, quindi perdita del beneficio della Priorità.
- LE PROVE DI USO
Come spiegato nell’ottimo articolo della collega Laura Pedemonte, l’uso di un marchio in una forma modificata costituisce una valida prova di uso quando si tratti di modifiche che non ne alterino il carattere distintivo.
Cosa succede quando le modifiche / alterazioni riguardino esclusivamente il colore?
Secondo quanto indicato nella Comunicazione comune sulla prassi comune relativa all’ambito di protezione dei marchi in bianco e nero – Europeantmdn:
Ai fini dell’USO, una modifica che interessi esclusivamente il colore non altera il carattere distintivo del marchio purché:
- gli elementi figurativi/denominativi coincidano con tra l’esemplare di cui di deve dimostrare l’uso e la versione in uso del marchio e costituiscano i principali elementi
distintivi;
- il contrasto delle tonalità sia rispettato;
- il colore o la combinazione di colori non abbia di per sé carattere distintivo;
- il colore non sia uno dei principali elementi che contribuiscono a determinare il carattere
distintivo generale del marchio.
Questo orientamento è stato recepito nel caso MAD, Tribunale UE del 24/05/2012, T-152/11 relativo al caso MAD:
in cui il Tribunale ha ritenuto che, se non viene dichiarato nessun colore, l’uso di diverse combinazioni di colori «deve essere consentito, a condizione che fra le lettere e lo sfondo vi sia un contrasto di colori». Il Tribunale ha anche osservato che le lettere M, A, D sono state disposte in modo particolare nel MUE. Di conseguenza, le riproduzioni del segno che non modificano la disposizione delle lettere, o il contrasto di colore, costituiscono un uso effettivo (punti 41 e 45).
Alterazioni possibili, quindi, ma con vincoli precisi.
- LO STATO DELLE COSE IN ITALIA
In Italia oggi è ancora consentito il deposito di un marchio in bianco e nero o in scala di grigi anche se, qualora il colore o la combinazione di colori fossero elementi distintivi del vostro marchio, il nostro consiglio sarebbe di procedere, previa valutazione caso per caso, ad un deposito a colori anche in Italia.
Analoghe considerazioni si possono formulare per i depositi dei marchi in scala di grigi.
- CONCLUSIONI
La silenziosa rivoluzione avvenuta nella prassi dell’EUIPO ci porta a definire con maggiore attenzione quando depositiamo un marchio le caratteristiche dell’esemplare da tutelare e l’importanza da un punto di vista della distintività, ma anche del marketing e della promozione del brand, dei colori e delle combinazioni di colore del nostro marchio.
Una valutazione che deve essere demandata ad un professionista del settore.
Basti solo pensare al ruolo sempre più importante che oggi assumono nella comunicazione i così detti marchi non tradizionali o marchi emergenti, tra cui i marchi di colore, ossia segni che tutelano colori puri o combinazioni di colore. Ma questo è un altro capitolo dell’affascinante disciplina dei marchi d’impresa…
