Il Procedimento di Opposizione dei Marchi in Italia

Il procedimento di opposizione dinnanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è una procedura autonoma rispetto a quella giudiziaria, che è strutturata in maniera analoga al parallelo procedimento di opposizione presso l’Ufficio della Unione Europea per la Proprietà Intellettuale che ha, invece, competenza a dirimere i conflitti, sempre a livello amministrativo, tra titolari di privative di marchio nella Unione Europea.

La finalità della opposizione è, dunque, quella di decidere se la domanda di marchio successiva possa essere registrata, consentendo di ottenerne il rigetto attraverso una procedura più snella e certamente molto più economica di un’azione giudiziaria di nullità di un titolo registrato dinnanzi ai Tribunali ordinari.

Ricevuta la domanda e completato l’esame sulla esistenza di eventuali impedimenti assoluti alla registrazione del marchio che ne determinerebbero il rigetto ex officio, l’Ufficio provvede alla pubblicazione della domanda ritenuta registrabile nel Bollettino Ufficiale, assegnando termine di tre mesi dalla data di pubblicazione – termine perentorio non prorogabile – affinché eventuali titolari di diritti anteriori abbiano la facoltà di presentare tempestiva opposizione volta ad ostacolarne la registrazione.

Nel caso di designazioni italiane di Registrazioni Internazionali, il termine di tre mesi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazzetta della Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

• I motivi della opposizione

Attraverso la opposizione amministrativa, si potranno far valere i c.d. impedimenti relativi alla registrazione (corrispondenti a cause di nullità relative) dettagliati nell’articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f), e dall’articolo 14, comma 1, lettera c-bis), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all’articolo 8 del CPI, ossia:

• Esistenza di domanda/registrazione anteriore con efficacia in Italia avente ad oggetto marchio identico in relazione a prodotti o servizi identici;
• Esistenza di domanda/registrazione anteriore con efficacia in Italia avente ad oggetto un marchio identico o simile in relazione a prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
• Esistenza di una domanda/registrazione anteriore con efficacia in Italia avente ad oggetto un marchio identico o simile in relazione a prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell’Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso; lo stesso principio ed alle medesime condizioni sopra indicate si applica anche nel caso in cui il marchio anteriore sia notoriamente conosciuto ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà Intellettuale.
• Esistenza di una denominazione di origine o di indicazione geografica, riconosciute in base alla legislazione italiana, europea o in conformità ad accordi internazionali di cui Unione Europea o Italia fanno parte.
• Mancanza del consenso alla registrazione da parte dei titolari di ritratti di persone, nomi e segni notori.

Non è possibile, dunque, depositare opposizione invocando diritti derivanti da uso di fatto del marchio né diritti derivanti da uso di ditta, denominazione e ragione sociale, insegna o nome a dominio.

• I soggetti legittimati ad avviare la opposizione

I soggetti legittimati a presentare opposizione sono definiti dall’articolo 177 del Codice di Proprietà Industriale, ossia:

1. a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
2. b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
3. c) il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;
4. d) le persone, gli enti e le associazioni a cui spettano i diritti sui ritratti di persona, nomi e segni notori;
5. e) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da una indicazione geografica;
6. f) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell’opposizione.

• Fasi principali della procedura: dall’avvio alla decisione

Verificata la ricevibilità ed ammissibilità della istanza di opposizione presentata, l’Ufficio concede alle parti un termine di due mesi, eventualmente prorogabile, per valutare se vi siano spazi e volontà per giungere ad un accordo transattivo che consenta di mettere fine negozialmente alla opposizione amministrativa.

La mancanza dell’accordo apre la fase dibattimentale della procedura con il deposito, a cura delle parti, delle rispettive argomentazioni scritte a sostegno della opposizione ed in replica alla stessa.

Il richiedente che ha subito la opposizione ha facoltà, in questa fase, di chiedere all’opponente di dimostrare l’uso del suo marchio anteriore (purché registrato da almeno cinque anni) nel corso del quinquennio antecedente la data di deposito (o di priorità) della domanda opposta.

Nel caso in cui non sia prodotta adeguata documentazione volta a dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda la opposizione, o gli eventuali motivi legittimi della mancata utilizzazione, la opposizione è automaticamente respinta dall’Ufficio senza necessità di discuterne il merito.

Il procedimento di opposizione si conclude con una decisione di accoglimento o di rigetto (totale o parziale) della opposizione che l’Ufficio è tenuto a pronunciare entro due anni dall’avvio del procedimento.

La decisione è impugnabile dinnanzi alla Commissione dei Ricorsi a cura della parte che è risultata soccombente. La decisione in secondo grado è ulteriormente impugnabile in Cassazione.

• Preparare le mosse efficaci per la vittoria

Prima di avviare opposizione occorre, dunque, avere cura di accertarsi:

• di essere titolari di diritti anteriori invocabili in sede di opposizione; il diritto anteriore «più efficace» può essere definito normalmente come il segno più simile (più vicino) che copre la più ampia gamma di prodotti e servizi e/o il diritto che copre i prodotti e i servizi maggiormente simili;
• di essere i soggetti legittimati ad avviare l’azione, avendo cura, eventualmente, di aggiornare la titolarità del titolo anteriore, trascrivendo preliminarmente eventuali cambiamenti di proprietà intervenuti;
• di disporre di un titolo valido che può essere efficacemente azionato in quanto non vulnerabile in ragione dell’eventuale non uso e, se usato, di disporre di adeguata documentazione volta a dimostrare l’effettivo uso del marchio nel territorio e nel periodo temporale di riferimento;
• che il titolare della domanda attaccata non sia, sua volta, titolare di diritti anteriori, conducendo preventivamente verifiche nei registri dei marchi validi nel nostro paese.

Infine, per potersi avvantaggiare di questo agile strumento amministrativo, appare raccomandabile attivare un servizio di sorveglianza sui propri marchi principali, affinché la pubblicazione di marchi potenzialmente confliggenti a nome di terzi siano tempestivamente segnalati, consentendo al titolare dei diritti anteriori di poter presentare opposizione entro il termine perentorio assegnato.