“Il requisito dell’uso effettivo del marchio” – vademecum

Premettiamo che in Italia e nell’Unione europea è previsto un periodo di grazia (grace period) concesso al titolare del marchio per iniziare ad usarlo pari a cinque anni a partire dalla data della prima registrazione. Si tratta di un lasso di tempo che il legislatore accorda al titolare / imprenditore per compiere materialmente tutti quegli atti preparatori necessari ad avviare l’attività e ad utilizzare il proprio marchio sul mercato.

Bisogna sempre contemperare questa esigenza con il requisito dell’uso effettivo, il c.d. “genuine use” che la normativa nazionale ed europea impongono ai titolari dei marchi registrati per proteggersi dalla possibile declaratoria di decadenza, su istanza di terzi.

Anche il colosso Mc Donald’s è stato chiamato a difendersi, perdendo i diritti su alcuni dei prodotti e servizi che aveva rivendicato, proprio perché non è stato in grado di dimostrare che il marchio BIG MAC è stato effettivamente utilizzato in relazione ai “panini imbottiti a base di pollo”, “alimenti a base di pollame” e ai servizi “forniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali o infrastrutture di ristorazione per il consumo e il drive-in; preparazione di piatti da asporto”, inclusi tra i prodotti rivendicati dalla registrazione.

Le prove d’uso depositate consistevano, infatti, soltanto in pubblicità dei “panini imbottiti a base di pollo”, peraltro limitate ad alcuni volantini e cartelloni pubblicitari e ad un certo numero di schermate delle pagine social di Mc Donald’s che, al più, erano idonee a provare la promozione del marchio ma non l’effettiva vendita al pubblico dei panini di carne di pollo a marchio “Big Mac”.

Dunque, non è stato provato il volume commerciale dell’uso né la sua frequenza, nel periodo rilevante.

Allo stesso modo, Mc Donald’s non ha provato in alcun modo che il marchio Big Mac sia stato usato come marchio di servizio ed è stato, dunque, revocato.

Questo caso che vede come protagonista il colosso americano dei fast-food ci consente di riflettere sui requisiti-chiave della prova dell’uso.

È un dato acquisito che, all’atto del primo deposito del marchio, si tenda a ricomprendere nelle rivendicazioni merceologiche un’ampia categoria di prodotti/servizi, maggiore –spesso- rispetto a quelli essenziali; non possiamo smentire tale strategia che – anche economicamente- risulta essere generalmente corretta, soprattutto nella fase di lancio promozionale, cioè quando il marchio non è ancora commercialmente in uso.

Su quali basi il Tribunale ha dichiarato la decadenza del marchio per non uso?

Al livello normativo, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento di decadenza, il titolare di un marchio dell’Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti, su istanza di un terzo, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

La giurisprudenza offre una definizione ormai consolidata di uso effettivo (o genuino): un marchio è oggetto di un “uso effettivo” allorché assolve la sua funzione essenziale di “indicatore d’origine”, ovvero di garantire la fonte imprenditoriale dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.

Ne discende logicamente che non sono ritenuti usi effettivi i cosiddetti “usi simbolici”, tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio.

Come si può verificare se si dispone di prove idonee dell’uso effettivo di un marchio?

Tipologia dei documenti:

Sono ritenute prove d’uso idonee, le seguenti tipologie di documenti: scatole, imballaggi, contenitori ed etichette di prodotti, schede di prodotti, descrizioni di prodotti, manuali, libretti di istruzione, documenti commerciali relativi alla vendita di prodotti, comprese fatture, bollette, ricevute, buoni, certificati di importazione ed esportazione di prodotti, dichiarazioni doganali, pubblicità per posta o altri canali, quali la radio, televisione e altri media, cartelloni, mostre ed esposizioni tenute con l’approvazione dei dipartimenti amministrativi competenti dei governi a vari livelli, compresi articoli stampati e altri materiali, foto, etc.

Interessante è, inoltre, la prova fornita attraverso dichiarazioni giurate (c.d. “Affidavit d’uso”) che molte imprese – soprattutto di common law, quindi, principalmente britanniche e statunitensi, tendono ad utilizzare per provare l’uso dei propri marchi.

Occorre, tuttavia, precisare che non è raccomandabile depositare unicamente dichiarazioni giurate ma è opportuno che queste siano comunque supportate da documentazione che provi l’uso effettivo del marchio (da allegare alla dichiarazione depositata) e che siano legalizzate nel nostro Paese, per poter essere ritenute valide.

Diversamente, una mera dichiarazione contenente un elenco di dati economici, sarebbe ritenuta inidonea.

Invero, nel caso del fast-food, i dati presentati da Mc Donald’s sono stati ritenuti “solo dati grezzi, non disaggregati rispetto ai prodotti, relativi alle vendite di “Big Mac” in Francia tra il 2013 e il 2017”.

La documentazione deve, inoltre, contenere delle informazioni ben precise:

1. Luogo: è fondamentale che le prove siano relative al territorio di riferimento. Nel caso di specie, il titolare del marchio dell’Unione europea doveva provare l’uso in almeno uno o più Stati dell’UE e, in ogni caso, depositare materiale idoneo a dimostrare l’utilizzo sul mercato dei Paesi dell’Unione europea. Alcune prove sono state ritenute insufficienti in quanto relative alla sola Francia e ad un solo anno.
2. Periodo temporale: in un’azione di decadenza per non uso, il titolare deve dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato nel periodo di cinque anni che precedono la data della domanda di decadenza. È perciò fondamentale che le prove depositate siano datate. Un documento privo di una data effettiva (o verificabile con richiami/allegati) non verrà considerato come prova valida!
3. Estensione: la prova dell’uso effettivo richiesta dall’Ufficio può essere troppo complicata (o diabolica!). Se, da un lato, non si possono individuare soglie quantitative per un uso sufficiente, tale valutazione dipende sempre dal mercato di riferimento e dalla specificità dei prodotti e/o servizi di cui si deve provare l’uso. Un esempio renderà meglio l’idea di cosa si intende:

il livello di prova richiesto per prodotti d’abbigliamento di largo consumo deve necessariamente essere consistente rispetto alla quota di mercato ed al fatturato prevedibile. Pertanto, verosimilmente, non sarà ritenuto sufficiente depositare un numero esiguo di fatture di vendita di uno o due capi, limitate ad un solo anno del periodo di riferimento, per salvare il marchio dalla decadenza.

Al contrario, i beni c.d. “di lusso”, come ad esempio gli yacht, gioielli preziosi, il cui costo di vendita può raggiungere cifre molto elevate, richiederanno senz’altro un minor volume minimo, in quanto si tratta di beni che, per la loro natura e prezzo di vendita, generano vendite differenti e meno frequenti rispetto ai capi d’abbigliamento di largo consumo.

Nel caso Big Mac, l’Ufficio ha ritenuto insufficiente la documentazione depositata, in quanto il cibo venduto nei fast-food viene venduto con una frequenza elevata e genera volumi di vendite che rilevano per la loro quantità.

Si tratta di beni dal costo contenuto che vengono scelti perché possono essere consumati con rapidità e convenienza economica.

• Natura dell’uso: le prove devono riferirsi all’uso in funzione di marchio, ovvero all’uso conforme alla sua funzione essenziale nella normale prassi commerciale (non sono generalmente considerati gli usi interni come documenti inter partes, comunicazioni rivolte ai dipendenti etc); inoltre, devono essere relative al marchio nella forma in cui è registrato e in relazione ai prodotti e servizi per cui è registrato;
• Volume commerciale di tutti gli atti d’uso: a seconda del tipo di prodotto o servizio, è necessario raccogliere quanta più documentazione possibile idonea ad attestare le vendite, il loro volume e le relazioni economico-finanziarie;
• Durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso e frequenza di tali atti.

Questi requisiti per la prova dell’uso sono cumulativi, dunque, è necessario considerarli tutti nella raccolta della documentazione.

Inoltre, nella scelta e valutazione delle prove, bisogna tener conto della interdipendenza tra i fattori presi in considerazione. Pertanto, uno scarso volume di prodotti o di servizi commercializzati con il marchio può essere compensato da una forte intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa.

In altre parole, la prova d’uso è sufficiente se dimostra che il titolare del marchio ha seriamente cercato di acquisire o mantenere una posizione commerciale nel mercato di riferimento.

Sono, infine, rilevanti anche gli usi illeciti, ma idonei a provarne l’effettività, gli usi consentiti dal titolare o effettuati a suo nome (es. dai licenziatari).

Parimenti, salva dalla decadenza del marchio anche la prova della mancanza d’uso giustificata da impedimenti legittimi. Un esempio tipico, sono le c.d. cause di forza maggiore come le calamità naturali. Al contrario, la giurisprudenza maggioritaria tende ad escludere dai motivi legittimi il fallimento dell’impresa.

Da ultimo, la notorietà o rinomanza del marchio non abbassa la soglia di prova d’uso richiesta; pertanto, questo caso dimostra che anche marchi molto noti o addirittura iconici come “Big Mac” possono diventare vulnerabili e decadere se non si fa attenzione nel raccogliere e conservare la documentazione d’uso.

Il caso ha dimostrato come la questione dell’uso effettivo sia davvero cruciale per mantenere in vita i diritti esclusivi sul marchio registrato, anche quando si tratta di marchi molto noti e/o dotati di rinomanza.

Il suggerimento, dunque, è quello di precostituire le prove sin dalla prima offerta dei prodotti/servizi sul mercato così, ove l’uso del marchio registrato venga richiesto (in un’azione di decadenza, ma anche – ricordiamo- in un procedimento di opposizione), il titolare avrà maggiore facilità nella raccolta.

Qualora riteneste che il vostro marchio possa essere invalidato in quanto non utilizzato, i nostri consulenti sono a disposizione per assistervi nell’esame ed elaborare una strategia di tutela volta a prevenire eventuali decadenze.