La Cina ha approvato la riforma della legge brevetti
Le tanto attese modifiche alla legge sui brevetti della Repubblica popolare cinese sono state (finalmente) approvate, a seguito di accesi dibattiti, e la nuova legge entrerà in vigore il 1 ° Giugno 2021. Si tratta della quarta revisione della legge sui brevetti della Repubblica popolare cinese, da quando è entrata in vigore per la prima volta nel 1984. Le modifiche interessano tutti le tipologie di brevetti disponibili in Cina: Brevetto di Design, Brevetto per Modello di Utilità e Brevetto di Invenzione. Il testo integrale della legge come modificata non è ancora stato pubblicato ma, secondo quanto emerso durante la riunione del Consiglio e la versione finale della bozza di revisione, le principali modifiche possono essere riassunte come segue.
ENFORCEMENT E DANNI
- Gli Statutory Damages sono stati incrementati notevolmente. L’importo del risarcimento liquidato dal giudice (danni legali) se l’attore non è in grado di fornire prove sufficienti in merito alle perdite subite a causa della violazione o in merito al guadagno di controparte o non è possibile determinare il canone di licenza del brevetto, è stato aumentato da una forbice di CNY10.000 -CNY 1.000. a CNY 30.000 (Circa 3.800 EUR) -CNY 5.000.000 (Circa 636.000 EUR).
- I “danni punitivi” per la violazione intenzionale di un brevetto se le circostanze sono gravi sono stati fissati ad un importo fino a 5 volte superiore all’importo calcolato a titolo di risarcimento.
- Termine di prescrizione: il titolare del brevetto ha ora 3 anni per presentare un’istanza, alle autorità o al giudice competente, contro la violazione del brevetto. Il termine va calcolato a decorrere dal giorno in cui il titolare del brevetto è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione. Il testo ad oggi in vigore prevedeva un termine di prescrizione di 2 anni.
- Nel corso di una causa, il giudice può ordinare al convenuto di presentare libri contabili ed altre informazioni necessarie per determinare l’importo a titolo di risarcimento del danno; se il convenuto rifiuta di farlo, il tribunale può determinare l’importo tenendo in considerazione le richieste avanzate dal titolare del diritto.
BREVETTO DI DESIGN
- La durata di validità dei brevetti di design è stata aumentata a 15 anni, per allinearla a quanto previsto nell’Accordo dell’Aia per la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (la Cina non fa ancora parte del sistema).
- La tutela parziale del design (intesa come porzione di un design) sarà ora possibile anche in Cina, in conformità con la prassi internazionale.
- Patent evaluation report: con l’entrata in vigore della nuova Legge, l’istanza per ottenere il patent evaluation report per i design e modelli di utilità non è più una prerogativa del titolare del diritto ma potrà essere avanzata anche da terzi. In Cina i modelli di utilità e il design non sono sottoposti ad esame sostanziale prima di essere concessi. Possono pertanto giungere a registrazione anche design e modelli di utilità che non sono nuovi, sebbene possano essere successivamente invalidati per mancanza proprio del requisito della novità. Quando i titolari di un modello di utilità o di un design intendono far valere i propri diritti nei confronti di un terzo sono tenuti a presentare alle autorità il patent evaluation report emesso dal CNIPA. Con l’entrata in vigore del nuovo testo di legge, anche il contraffattore stesso, ad esempio, potrà richiedere al CNIPA il patent evaluation report relativo al design che, in sostanza, sta copiando. Questa novità aggiunge un ulteriore margine di rischio per le aziende che hanno ottenuto la registrazione di un Design o modello di utilità che era stato divulgato prima della data di deposito della domanda di registrazione in Cina.
- Priorità nazionale: una domanda di brevetto di design può essere presentata entro 6 mesi rivendicando la priorità di un’altra domanda di brevetto di design cinese.
- Il termine per il deposito della copia autenticata del documento di priorità per modello di utilità (e brevetto di invenzione), è stato esteso a 16 mesi dalla data di primo deposito. Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, tali documenti dovevano essere depositati entro 3 mesi dalla data di deposito in Cina.
BREVETTO DI INVENZIONE
- La nuova legge consente ai titolari di brevetti farmaceutici di richiedere una proroga della durata del brevetto fino ad un massimo di cinque anni, se la durata effettiva del brevetto dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio è inferiore a 14 anni. L’estensione non è automatica, ma deve essere richiesta dal titolare del brevetto.
- Se la concessione di un brevetto per invenzione richiede più di quattro anni dalla data di deposito della domanda, o tre anni dalla richiesta di esame sostanziale, e tale ritardo non è imputabile al richiedente, la durata del brevetto sarà estesa per compensare il tempo perduto a causa del ritardo nella concessione. L’estensione non è automatica, ma deve essere richiesta dal titolare del brevetto.
- Patent linkage: il cosiddetto Patent linkage è stato un aspetto molto dibattuto nel corso del processo di revisione della legge brevetti. Il testo approvato afferma che il titolare di un brevetto farmaceutico può presentare una richiesta di accertamento della contraffazione entro trenta giorni dalla pubblicazione di un domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco generico. La parte che richiede l’approvazione alla vendita del generico può a sua volta richiedere un accertamento negativo della contraffazione se il titolare del brevetto non avvia l’azione suddetta entro i trenta giorni prescritti.
- Open License: il titolare di un brevetto può presentare una dichiarazione presso l’ufficio brevetti cinese, affermando che è disposto a concedere una “licenza aperta” a qualsiasi entità o persona che accetti la licenza a determinate condizioni pre-specificate. L’importo delle tasse di mantenimento sarà ridotto per i soggetti che optano per il sistema di licenze aperte.
- Periodo di grazia: se, entro 6 mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda, l’invenzione è stata divulgata per scopi di interesse pubblico a causa di un’emergenza nazionale, tale divulgazione non sarà considerata distruttiva della novità.
I nostri consulenti brevettuali restano a disposizione per discutere nel dettaglio le modifiche intervenute alla Legge Brevetti Cinesi e per valutare la strategia più opportune di tutela dei vostri diritti in Cina.