Definizione di marchio (articolo 4)
La bozza amplia l’ambito della definizione di marchio, includendo nell’art. 4 la dicitura “altri elementi” oltre a “parole, disegni, lettere, numeri, segni tridimensionali, combinazioni di colori e suoni“.
La modifica consentirà la concessione di marchi non tradizionali (quali ad esempio marchi di posizione/colore comunque confermati nella prassi giudiziaria) nell’ambito della semplice procedura d’esame.
Protezione di marchio notorio (articoli 10 e 18)
Una delle principali modifiche che si rinvengono nella prima bozza del testo normativo riguarda la tutela dei marchi notori non registrati.
La nuova legge si muove nella direzione di prevedere la loro tutela anche nel caso in cui un marchio notorio non registrato (in Cina) sia utilizzato, in violazione, su prodotti non identici o affini. In base alla normativa vigente, un marchio notorio non registrato può godere di protezione solo su prodotti uguali o simili.
Viene inoltre incluso il concetto di anti-diluizione di marchi notori riconosciuti come tali dai consumatori (articolo 18).
Va, tuttavia, evidenziato che la lettera della legge è stata modificata prevedendo che la notorietà non vada più accertata in relazione ai “consumatori di riferimento” dell’attuale art. 10 della legge sui marchi ma “al pubblico” in generale (“widely well-known to the general public” art. 18 della bozza). Tale modifica potrebbe discriminare a priori le PMI o settori specifici i cui prodotti non sono necessariamente rivolti al “grande pubblico”.
Marchi in malafede (articoli 22, 67 e 83 ecc.)
L’attuale bozza è stata chiaramente redatta con l’intento di colmare le lacune presenti nella revisione del 2019, che non ha affrontato adeguatamente l’annoso problema delle registrazioni di marchi in malafede.
Le modifiche del 2019 avevano previsto l’inclusione nell’articolo 4 della disposizione “Le domande di registrazione di marchi depositate senza l’intento di essere utilizzate devono essere respinte”: si tratta chiaramente di un concetto troppo vago e rivelatosi insufficiente per affrontare una questione così complessa.
Al contrario, la nuova Legge è strutturata in modo da chiarire che l’intenzione chiave del legislatore è quella di affrontare efficacemente la questione del deposito/registrazione abusiva di marchi, non solo chiarendo le circostanze specifiche in cui si integra effettivamente l’ipotesi di “malafede” (di cui all’articolo 22 che, tra i tanti, stabilisce che un elevato numero di domande, soprattutto se in diverse classi appartenenti a settori non solitamente connessi tra loro, devono essere considerate come depositi in malafede), ma fornendo anche un quadro generale più equilibrato, con l’inclusione di numerose disposizioni connesse quali:
- gli artt. 45, 46 e 47 sul sistema di trasferimento obbligatorio per domande di marchio che usurpano diritti di terzi;
- gli artt. 14 e 21 che intensificano l’obbligo di utilizzare i marchi vietando il ri-deposito dello stesso marchio;
- l’art. 67 che sanziona le registrazioni di marchi effettuate in malafede;
- l’art. 23 che sottolinea l’importanza della tutela dei diritti preesistenti, ed indica espressamente che le denominazioni di imprese aventi una certa notorietà appartengono al concetto di “diritti preesistenti”;
- l’art. 48 dove si prevede che se un marchio registrato in malafede è stato dichiarato nullo, il richiedente ha la responsabilità legale delle violazioni commesse;
- l’art. 83 che sancisce che se una registrazione in malafede causa danni a terzi, il richiedente sarà passibile di dover risarcire le parti, comprese le ragionevoli spese sostenute dall’altra parte;
- l’art. 84 che introduce il sistema delle domande riconvenzionali contro le liti temerarie.
Il trasferimento obbligatorio dei marchi (articoli 45 e 46)
Il trasferimento obbligatorio dei marchi registrati in malafede (artt. 45 e 46) potrebbe diventare uno strumento utile per i titolari dei diritti, anche se sarà attuabile solo in determinate circostanze.
Sebbene la ratio per l’inclusione del trasferimento obbligatorio sia giustificabile ed in linea con il principio del first to file (il diritto di esclusiva su un marchio appartiene a chi lo registra per primo, non a chi lo utilizza per primo), nella pratica potrebbe rivelarsi complesso da attivare, poiché sarà necessario dimostrare in primis che il marchio gode di una certa rinomanza.
La bozza (art. 83 e 84) concede inoltre ai reali titolari del marchio usurpato il diritto di richiedere un risarcimento civile per le perdite causate sia dalle attività di registrazione abusiva che da qualsiasi contenzioso doloso (vale a dire, contenzioso per violazione contro i reali proprietari di marchi basato su registrazioni in malafede).
Le responsabilità penali saranno affrontate unicamente se entrano in gioco gli interessi nazionali o pubblici.
Vietata la registrazione ripetuta del marchio (artt. 14 e 21)
Il principio enunciato nell’articolo 14, che elimina di fatto la possibilità di procedere con ri-depositi del medesimo marchio, è uno dei principali emendamenti rinvenuti nel testo normativo; se mantenuto nella versione finale, avrà certamente un impatto immediato e di difficile gestione per i titolari dei marchi, soprattutto considerando alcune peculiarità procedurali che spesso rendono i ri-depositi assolutamente necessari.
Il concetto di “Un richiedente, un marchio identico” sembra rafforzare due dei principi fondamentali della nuova Legge: affrontare la questione (centrale) delle registrazioni/domande in malafede e porre l’accento sull’obbligo dell’uso del marchio.
In base a quanto emerge dalle statistiche pubblicate dall’OMPI, nel 2021 sono stati depositati in Cina 9,3 milioni di marchi (numero conteggiato sulla base delle domande in singola classe): il registro e il carico di lavoro degli esaminatori risentono senza dubbio anche del peso delle domande ripetute, spesso depositate come misura precauzionale per “salvare” un marchio che non è stato effettivamente utilizzato negli ultimi 3 anni o come mezzo da parte di trademark squatters per depositare nuovamente un marchio in malafede non appena la registrazione originaria diventa oggetto di un’azione di cancellazione/invalidazione per mancato uso.
La bozza di revisione prevede che “salvo diversa indicazione, lo stesso richiedente può registrare un solo marchio identico per gli stessi prodotti o servizi” e che una domanda di marchio non può essere identica a un marchio precedentemente registrato per gli stessi prodotti/servizi per cui è stato cancellato, annullato o invalidato da meno di un anno dalla data della (nuova) domanda (articolo 21).
L’articolo 21.1 contempla eccezioni, allineando la disposizione alle leggi di molte giurisdizioni straniere:
- il richiedente ha il diritto di ripresentare la domanda, se cancella la/le registrazione/i precedente/i;
- sono ammesse nuove domande di registrazione con lievi modifiche.
Il concetto di “lieve modifica” dell’articolo 21.1 sarà probabilmente da chiarire/inquadrare nel regolamento di attuazione.
Il principio di base del divieto di registrazione ripetuta potrebbe in pratica minare la capacità di mantenere marchi difensivi (che il legittimo proprietario del marchio percepisce come uno scudo necessario contro le domande/registrazioni in malafede).
Dichiarazione sull’uso del marchio (articolo 61)
Un ulteriore aspetto che avrà un impatto significativo sui titolari dei marchi viene esposto nell’articolo 61; il titolare del marchio sarà tenuto a presentare volontariamente una dichiarazione d’uso presso il dipartimento amministrativo della proprietà intellettuale del Consiglio di Stato, entro 12 mesi, ogni 5 anni dopo che il marchio ottiene la registrazione.
La dichiarazione potrà includere lo stato d’uso di più marchi registrati in un’unica soluzione.
Non sembrerebbe necessario corredare la dichiarazione con la documentazione effettivamente attestante l’uso; l’autenticità delle informazioni fornite verrà accertata attraverso controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni fornite. La conseguenza prevista per il deposito di una dichiarazione falsa è la cancellazione del marchio.
Nessuna ulteriore sanzione per dichiarazioni contenenti false informazioni sembra essere prevista dalla legge.
Esame del giudizio di opposizione (articolo 39)
La proposta di emendamento rimuove la procedura di appello attualmente disponibile contro le decisioni di opposizione sfavorevoli al titolare della domanda di marchio opposto.
Anche il titolare della domanda di marchio potrà quindi solo presentare appello davanti alla Corte se l’opposizione viene accolta.
Tale modifica mira a snellire la procedura e ad equiparare i diritti di opponente (che ai sensi della normativa vigente non sarebbe in grado di proporre ricorso in caso di rigetto dell’opposizione) e la controparte che, sempre secondo la normativa attuale, ha il diritto di presentare ricorso amministrativo in caso di rifiuto della registrazione del marchio.
Il periodo di pubblicazione è stato ridotto a due mesi (invece di 3 mesi come previsto dalla normativa vigente).
Sospensione del procedimento di appello al rifiuto (articolo 42)
L’Articolo 42, così come emendato, prevede che, nella procedura di appello alla decisione amministrativa sul rifiuto alla registrazione di un marchio, la corte debba pronunciarsi in base allo stato dei relativi casi al momento in cui è stata emessa la decisione amministrativa del CNIPA, indipendentemente dal fatto che, ad esempio, il marchio che blocca la domanda oggetto dell’appello sia stato dichiarato invalido o nullo dopo che la decisione amministrativa è stata emessa (ma prima che la Corte si pronunci).
A meno che il CNIPA non modifichi la sua attuale prassi di concedere raramente la sospensione del procedimento di riesame, questa modifica potrebbe determinare esiti iniqui nella procedura.
Al momento, il CNIPA difficilmente sospende i procedimenti di ricorso sulla base di opposizioni o azioni di cancellazione/invalidazione pendenti connesse, depositate nel tentativo di rimuovere i marchi pregressi che bloccano la domanda per la quale è stato depositato il ricorso.
Marchi collettivi, di certificazione ed Indicazione Geografica (artt. 6, 49, 57, 63 e 65)
Maggiore attenzione è stata posta dalla proposta di emendamento alla tutela dei marchi collettivi, marchi di certificazione e indicazioni geografiche, con l’inserimento di numerosi nuovi articoli volti a rafforzare la supervisione e la gestione di coloro che depositano marchi collettivi e di certificazione e ad aumentare la tutela nei confronti di marchi di indicazione geografica (riconoscendo quindi che non sono di importanza marginale per la crescita economica e la stabilità del mercato).
L’articolo 57 della proposta di emendamento, recentemente aggiunto, detta alcuni requisiti restrittivi per il trasferimento dei marchi collettivi e di certificazione. Inoltre, l’articolo 63 contiene una disposizione specifica sulla responsabilità legale per il mancato adempimento dell’obbligo di gestione o il corretto esercizio del corrispondente diritto sui marchi collettivi e di certificazione.
L’articolo 65.2 stabilisce che gli atti di vendita consapevole di merci in violazione di indicazione geografica o che intenzionalmente forniscono deposito, trasporto, spedizione, stampa, occultamento, locali commerciali, reti di piattaforme di scambio di merce e altre strutture adibite agli atti in violazione di indicazione geografica devono essere oggetto di indagine e sanzionati adeguatamente.
Requisiti dell’Agenzia Marchi (artt. 68, 69, 70, 86)
Il progetto di emendamento mira a disciplinare ulteriormente le attività poste in essere dalle agenzie marchi, specificare i requisiti di accesso al mercato ed incrementare le responsabilità per la persona incaricata/direttamente responsabile o l’azionista dell’agenzia marchi che opera in maniera contraria alle disposizioni di legge (articolo 86).
Tali disposizioni sono accolte con favore e sono in linea con il Regolamento sulla Supervisione e l’Amministrazione dell’Agenzia Marchi, attuato il 1° dicembre 2022, stabilendo un chiaro codice di condotta per le agenzie marchi, migliorando la qualità dei servizi e tutelando efficacemente i legittimi titolari del marchio.
Violazione del marchio relativa ad attività di e-commerce (articoli 59 e 72)
Il progetto di emendamento aggiunge chiaramente la disposizione secondo cui l’attività di violazione del marchio comprende l’uso di segni identici o simili a marchi di terzi, già registrati, in attività di e-commerce, senza l’autorizzazione di colui che ha registrato il marchio, causando quindi confusione tra i consumatori.
Calcolo del risarcimento (articolo 77)
L’articolo 77 della proposta di emendamento, relativo all’ammontare del risarcimento per violazione del diritto di uso esclusivo di un marchio registrato, è rimasto pressoché invariato, ma prevede esplicitamente che l’importo del risarcimento deve comprendere le ragionevoli spese sostenute dal titolare per far cessare la violazione.
Vi è stata anche una riformulazione che modifica il requisito per l’applicazione dei danni punitivi, passando da “violazione mal intenzionata” a “violazione intenzionale“, in linea con altre disposizioni delle leggi cinesi e per discriminare le conseguenze in base alla presenza o all’assenza di intenzione.
