Il Decreto Legislativo 15/2019 entrerà in vigore il prossimo 23 marzo e prevede importanti modifiche all’attuale Codice della Proprietà Industriale. Esso rappresenta un ulteriore fondamentale passo in avanti verso una legislazione italiana in tema di marchi , armonizzata con il resto dell’Unione Europea. Dopo il Decreto Legislativo n. 30/2005, che aveva riformato l’intera materia della proprietà industriale con l’istituzione del Codice della Proprietà Industriale, l’Italia ha messo quindi nuovamente mano alla propria legislazione interna riducendo così sostanzialmente il “gap” normativo con i marchi dell’Unione Europea, attualmente disciplinati dal Regolamento (UE) 2017/1001.
Con il Decreto Legislativo 15/2019 viene quindi recepito integralmente il cd. “pacchetto marchi” della Direttiva, i cui principali profili innovativi sono i seguenti:
- Abolizione della rappresentazione grafica quale requisito essenziale per la registrazione di un marchio. Tale previsione prelude alla introduzione di nuove tipologie di marchi (c.d. “marchi non convenzionali”) i quali, secondo quanto espresso nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, saranno definiti a livello nazionale in via secondaria per il tramite del regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale.
- Esclusione dalla registrazione come marchi d’impresa di segni protetti come denominazioni di origine, indicazioni geografiche , menzioni tradizionali per i vini, specialità tradizionali garantite e denominazioni di varietà vegetali.
- Introduzione di una nuova tipologia di marchio di certificazione ideata al fine di permettere, a soggetti accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.
- Riforma dei marchi collettivi. Su tale punto, è prevista una disposizione transitoria che dà tempo fino al 23.03.2020 per richiedere la conversione del proprio marchio collettivo registrato secondo la vigente normativa, in “nuovo marchio collettivo” o in marchio di certificazione; qualora i titolari non procedano con la richiesta di conversione, il marchio decadrà.
- Ampliamento dei diritti conferiti dalla registrazione di marchio, con particolare riferimento ai marchi che godono di rinomanza, alle attività che il titolare del marchio può vietare a terzi di compiere e al blocco delle merci contraffatte provenienti da Paesi non EU, anche quando sono in transito verso altro Paese UE.
- Introduzione di nuovi motivi di opposizione , quali: (i) marchio anteriore rinomato, anche quando rivendichi prodotti o servizi non affini; (ii) marchio anteriore notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6-bis della Convenzione di Parigi; (iii) denominazione d’origine o indicazione geografica.
- Introduzione del procedimento amministrativo di decadenza e nullità davanti all’UIBM come alternativa al procedimento giudiziale. Tali nuovi procedimenti amministrativi entreranno in vigore 30 giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che ne stabilisce le modalità di applicazione. Sul punto occorre ricordare che l’art. 54 della Direttiva 2015/2436 prevede come termine ultimo di adeguamento il 14 gennaio 2023.
- Regolamentazione dettagliata del procedimento avanti la Commissione dei ricorsi con le previsioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 che emendano ed integrano il precedente quadro normativo che regolava sommariamente la disciplina. Questo intervento è volto a garantire il superamento delle difficoltà interpretative ed applicative ad oggi presenti nei ricorsi avverso le decisioni dell’UIBM.
- Introduzione di una serie di modifiche di tipo processuale quali: (i) la legittimazione del licenziatario a promuovere l’azione di contraffazione; (ii) il diritto del convenuto in un’azione di contraffazione di richiedere al titolare del marchio di fornire la prova dell’uso dello stesso nei cinque anni precedenti la data di presentazione dell’azione; (iii) inversione dell’onere della prova nell’azione di decadenza per non uso.
Si segnala infine che l’art. 35 del Decreto Legislativo 15/2019 prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa adottare eventuali ulteriori disposizioni attuative nelle materie non coperte da riserva di legge e disciplinate da regolamenti già esistenti.
Considerato il numero di modifiche contemplate e la portata delle stesse, ci riserviamo di commentare le novità più salienti in separati articoli di approfondimento.
