BREVETTI – ERRORI COMUNI E COME EVITARLI – II° Capitolo
B1) Confondere brevettabilità e libertà di attuazione
Molti pensano che se hanno ottenuto un brevetto su una certa soluzione tecnica possano liberamente utilizzare tale soluzione tecnica.
Il brevetto è un titolo che conferisce un monopolio su una certa soluzione tecnica, quindi il diritto di impedire ai terzi di utilizzarla o trarne profitto, ma non garantisce che tale soluzione tecnica non interferisca con brevetti di terzi.
Cercheremo di spiegare questo concetto con un esempio.
Supponiamo di aver inventato la matita con la gomma incorporata (quindi ragionando per assurdo e considerando che la matita con la gomma incorporata sia nuova ed inventiva), e di aver ottenuto un brevetto X sulla stessa.
Come abbiamo cercato di schematizzare nella figura precedente, Il brevetto X costituisce una sorta di recinzione attorno alla nostra soluzione tecnica, per cui nessuno, senza il nostro consenso, potrà produrre, commercializzare, o utilizzare una qualsiasi matita con la gomma incorporata.
La domanda da porci ora è la seguente: e noi possiamo utilizzare la matita con la gomma incorporata?
Se un secondo soggetto avesse depositato ed ottenuto, prima di noi, un brevetto Y che protegge la matita di per sé (anche in questo caso, considerando per assurdo che la matita di per sé fosse nuova ed inventiva al momento del deposito del brevetto Y), avrebbe ottenuto un monopolio (quindi una recinzione più ampia di quella del brevetto X) su tale soluzione tecnica.
In questo caso noi non potremo utilizzare la matita con la gomma incorporata, perché si tratta pur sempre di una matita, per cui ricadrebbe all’interno dell’ambito di protezione del brevetto Y.
Come abbiamo cercato di illustrare, quindi, la concessione di un brevetto X non implica automaticamente che il titolare di tale brevetto possa utilizzare la tecnologia da lui brevettata, in quanto potrebbe esistere un brevetto Y, precedente ed ancora in vita, che protegge un concetto più generale che deve essere comunque utilizzato per poter utilizzare la soluzione X; in questo caso si usa dire che il brevetto X è un brevetto “dipendente” rispetto al brevetto Y.
È tuttavia importante segnalare che, allo stesso modo, il titolare del brevetto Y non può utilizzare una matita con la gomma incorporata, in quanto se lo facesse ricadrebbe nell’ambito di protezione del brevetto X.
In questo caso si potrebbe valutare tra le parti una cosiddetta licenza incrociata, tale per cui il titolare del brevetto X concede al titolare del brevetto Y l’utilizzo di una matita con la gomma incorporata, ed il titolare del brevetto Y autorizza il titolare del brevetto X ad utilizzare la matita.
B2) Brevetto concesso non vuol dire inattaccabile
Un brevetto è valido fino a prova contraria, ed è sempre possibile attivarsi presso un tribunale nazionale per cercare di dimostrarne la nullità.
Tipicamente la validità di un brevetto viene contestata producendo documentazione, brevettuale (ovvero brevetti anteriori) o non brevettuale (ad esempio prove di predivulgazione quali brochure datate, fatture di vendita, testimonianze, eccetera), volta a cercare di dimostrare che l’oggetto del brevetto era noto prima del deposito dello stesso.
Sono frequenti i casi in cui le cause di nullità terminano con la dichiarazione di nullità o con la limitazione del brevetto ad una forma in cui la tutela dello stesso è ridotta.
Alcune legislazioni (ad esempio quella dell’Ufficio Brevetti Europeo e quella USA) prevedono inoltre, per un certo periodo dopo la concessione di un brevetto, una procedura, chiamata “opposizione”, in cui i terzi possono produrre presso un ufficio brevetti (e quindi non davanti ad un tribunale, cosa che si può comunque sempre fare) documentazione ed argomentazioni per cercare di dimostrare che il brevetto non è valido.
Di seguito riportiamo alcuni dati ufficiali dell’Ufficio Brevetti Europeo, relativi al 2020, inerenti ai risultati delle opposizioni presso lo stesso.
Come si vede, nel 2020 meno di un terzo delle opposizioni è terminato con il mantenimento del brevetto così come concesso (opposition rejected), più di un terzo delle opposizioni è terminato con l’annullamento del brevetto (patent revoked) e circa un terzo delle opposizioni è terminato con il mantenimento del brevetto con una protezione modificata (patent amended) e necessariamente limitata rispetto alla versione originariamente concessa.
È chiaro quindi che la concessione di un brevetto non significa necessariamente che lo stesso non possa essere invalidato davanti ad un ufficio brevetti (se e quando possibile) o davanti ad una corte nazionale.
B3) Ritenere un brevetto invalido perché a prima vista sembra banale
D’altro canto, non è nemmeno lecito considerare un brevetto non valido solamente perché l’invenzione oggetto dello stesso ci sembra banale.
Un brevetto concesso è considerato valido fino a prova contraria ed il titolare dello stesso lo può quindi attivare in giudizio contro un presunto contraffattore, al quale spetterà l’onere di cercare di dimostrare al giudice che il brevetto non è valido.
Per annullare un brevetto servono documenti pubblici e provati, e va considerata la normativa locale in merito alla novità e all’attività inventiva.
Per dimostrare un preuso o una pre-divulgazione, tutti i passaggi devono essere certi e documentati; ad esempio (ma non solo) le fatture di vendita devono riportare il codice di una macchina, lo stesso codice deve essere presente nei disegni datati della macchina e nella targa di una macchina sul mercato prima della data di deposito del brevetto da annullare, devono esserci preferibilmente delle dichiarazioni del soggetto da cui si ritira la macchina, eccetera.
Capita sovente che, a fronte di un elevato entusiasmo iniziale per una possibile pre-divulgazione, non sia poi possibile ricostruire una catena continua ed efficace di prove di tale pre-divulgazione, ad esempio perché dopo molti anni non è stato possibile trovare un campione di macchina venduta con le caratteristiche ricercate, o semplicemente perché i codici riportati in una fattura o in un documento di trasporto non corrispondevano ai codici su un disegno o sulla targa della macchina perché era stato fatto un cambio del sistema gestionale e non è stato quindi possibile fornire una prova inequivocabile della pre-divulgazione.
Un brevetto concesso quindi, deve sempre essere considerato valido, almeno finché non si hanno in mano delle prove inequivocabili della sua nullità.
B4) Non conservare la documentazione storica
Per dimostrare una pre-divulgazione (ad esempio in un’opposizione o in una causa) può essere molto utile conservare la documentazione che provi tale pre-divulgazione, quale ad esempio cataloghi, campioni, materiale di fiere, eccetera.
A tal fine potrebbe essere utile, nei limiti del possibile, acquistare sul mercato e conservare i propri prodotti, unitamente alle loro prove di vendita (fatture, bolle di consegna, eccetera), la prima volta che questi prodotti vengono immessi nel mercato, in modo tale da conservare delle prove di predivulgazione nel caso in cui, anni dopo, qualcuno cerchi di brevettare (magari senza sapere della predivulgazione) la stessa soluzione.
Conservare la documentazione storica può inoltre essere utile per evitare ricerche di novità brevettuale su soluzioni già note, ma magari risalenti al passato e di cui altrimenti si rischierebbe di perdere il ricordo.
Vi attendiamo a breve per la terza ed ultima puntata.