C1) Non considerare la contraffazione per equivalenza
Per spiegare il concetto di equivalenza utilizzeremo un esempio.
Supponiamo che la rivendicazione indipendente di un brevetto sia la seguente:
“Dispositivo a pedali comprendente una sella (A), un manubrio (B), una ruota (C) per la sua movimentazione su una superficie”.
Riteniamo sia abbastanza condivisibile che il dispositivo schematizzato nella figura seguente sia in contraffazione di tale rivendicazione.
Invece il dispositivo schematizzato nella seguente figura non sembrerebbe in contraffazione, in quanto non è presente una ruota per la sua movimentazione su una superficie, e di fatto non c’è alcun componente che ne consenta la movimentazione su una superficie:
Ma cosa dire del dispositivo rappresentato nella figura seguente?
È un dispositivo a pedali, comprende una sella, un manubrio, e “qualcosa” (D) per la sua movimentazione, ma quel qualcosa è una ruota?
Probabilmente no, ma è in un certo qual modo simile ad una ruota.
In questi casi, in cui una (o più) caratteristica di una rivendicazione non è riprodotta in un certo prodotto (o metodo) ma è sostituita da una caratteristica simile, si potrebbe essere in presenza di contraffazione per equivalenti, o equivalenza.
Diversi stati, e anche diversi tribunali o diversi giudici all’interno dei diversi stati, utilizzano diversi criteri per valutare l’equivalenza; i criteri più usati in Italia sono il criterio FWR (Function, way, result), che prevede in sostanza di valutare se la caratteristica simile ha la stessa funzione di quella mancante e raggiunge lo stesso risultato, operando nello stesso modo, ed il criterio dell’ovvietà della variante. Altri criteri sono comunque utilizzati.
Non è possibile in questa sede entrare più in dettaglio nella questione dell’equivalenza, forse una delle più complicate del mondo dei brevetti, ma l’importante è che, nel valutare se un certo prodotto o metodo riproduce le caratteristiche di una rivendicazione, si tenga presente che non è sufficiente l’assenza dal prodotto o metodo di una caratteristica presente nella rivendicazione indipendente per escludere la contraffazione; bisogna infatti sempre chiedersi se tale caratteristica mancante potrebbe essere considerata equivalente ad una caratteristica simile presente in tale prodotto o metodo.
C2) Non considerare la contraffazione indiretta
La contraffazione indiretta si configura tipicamente quando c’è la fornitura o l’offerta in vendita non dell’invenzione brevettata (ad esempio una bicicletta con una ruota innovativa), ma di mezzi relativi ad un elemento indispensabile (ad esempio la ruota innovativa) per l’attuazione di un’invenzione brevettata, avendo conoscenza (o essendo in grado di averla con ordinaria diligenza) dell’idoneità e della destinazione dei mezzi ad attuare l’invenzione.
Non c’è tuttavia contraffazione indiretta quando i mezzi forniti sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati, o in altre parole ci sia un incitamento ad utilizzare tali prodotti in una soluzione brevettata.
In questi casi diventa quindi importante quello che si comunica in materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, istruzioni, eccetera, per evitare di dare indicazioni che possano essere considerate un incitamento ad utilizzare un certo prodotto (una ruota) in un prodotto coperto da brevetto (una particolare bicicletta innovativa).
C3) Attenzione alla pubblicità!
Scrivere che una certa soluzione è coperta da brevetto, quando invece non lo è (o non lo è ancora), a seconda delle diverse legislazioni può costituire un reato.
In alcune legislazioni quando una domanda di brevetto non è ancora stata concessa è possibile scrivere, relativamente ad un prodotto o ad un metodo che utilizza la tecnologia brevettata, “brevetto depositato” (patent pending), ma in altre legislazioni (ad esempio quella tedesca) ciò non è consentito.
È importante, prima di apporre questo tipo di indicazioni su un prodotto, consultare un consulente brevettuale o un legale locale, per verificare cosa prevede la specifica normativa nazionale.
C4) Non monitorare la concorrenza
Il monitoraggio della concorrenza, sia dei loro brevetti che dei loro prodotti può essere molto utile dal punto di vista brevettuale.
Un monitoraggio periodico, ad esempio ogni due o tre mesi, dei brevetti pubblicati a nome dei propri concorrenti (ricordiamo che i brevetti sono pubblicati in genere diciotto mesi dopo il deposito, e prima sono segreti e quindi “invisibili”) può aiutare a compensare i limiti intrinseci delle ricerche brevettuali, quali, ad esempio, oltre all’invisibilità nel periodo di segretezza appena citato, il fatto che le ricerche vengono effettuate in genere tramite parole chiave, e non è certo che le parole chiave utilizzate per la ricerca siano le stesse utilizzate in un brevetto che si sta cercando.
Inoltre un monitoraggio periodico dei brevetti pubblicati a nome dei concorrenti offre più tempo per poter intraprendere azioni correttive; infatti alcune azioni per cercare di annullare un brevetto, ad esempio l’opposizione ad un brevetto europeo, possono essere effettuate solamente entro un certo tempo dopo la concessione del brevetto e altre (come ad esempio l’invio di osservazioni di terze parti agli uffici brevetti per cercare di evitare che un brevetto sia concesso) solamente prima della concessione.
Ancora, il monitoraggio periodico dei brevetti pubblicati consente di avere una visione, sia pure con un certo ritardo dovuto al periodo di segretezza, sulle roadmap tecnologiche dei concorrenti.
Relativamente al monitoraggio dei prodotti dei concorrenti, lo stesso consente invece di poter valutare se stanno interferendo con un nostro brevetto ed inoltre di modificare, quando possibile, le nostre domande di brevetto già depositate, ma non ancora concesse, per cercare di coprire al meglio le soluzioni dei concorrenti.
C5) Mancanza di formazione base in materia brevettuale per i vari ruoli aziendali
Molti pensano che la proprietà intellettuale, ed in particolare i brevetti, interessino solamente alcuni specifici settori aziendali, in particolare l’area tecnica, per cui fornire una conoscenza base di tali aspetti agli altri settori aziendali sia inutile.
È sicuramente vero che progettisti e sviluppatori di prodotti dovrebbero conoscere almeno alcuni aspetti della normativa brevettuale, ma anche molti altri settori aziendali possono trovarsi davanti, anche senza saperlo, questioni legate alla proprietà intellettuale, ed in particolare ai brevetti.
Di seguito indichiamo le principali attività brevettuali che potrebbero/dovrebbero coinvolgere i principali ruoli aziendali; vi rimandiamo ai punti precedenti e alle parti 1 e 2 del presente articolo per maggiori dettagli sulle varie attività.
R&D: Verificare la libertà di attuazione (FTO) delle nuove soluzioni che si vogliono immettere nel mercato; proteggere le proprie innovazioni, regolare i diritti patrimoniali sulle invenzioni sviluppate con terze parti con cui si collabora, eccetera.
ACQUISTI: chiedere/verificare la FTO delle soluzioni acquistate; definire clausole di manleva nei contratti di acquisto per i rischi legati alla contraffazione brevettuale; assicurare la segretezza delle informazioni scambiate con i fornitori per preservare la novità delle proprie invenzioni potenzialmente brevettabili; definire le clausole relative ai diritti patrimoniali sulle invenzioni sviluppate da terzi e con terzi mediante contratti di sviluppo, co-sviluppo, eccetera.
VENDITE: negoziare al meglio eventuali clausole di manleva richieste dai propri clienti relative a rischi legati alla contraffazione brevettuale; preservare la segretezza delle informazioni scambiate; definire le clausole relative ai diritti patrimoniali sulle invenzioni sviluppate da terzi e con terzi mediante contratti di sviluppo, co-sviluppo, eccetera.
MARKETING: veicolare le corrette informazioni (patented, patent pending, eccetera) relative ai brevetti in brochures, presentazioni, eccetera; evitare di pubblicare informazioni che potrebbero mettere a rischio di contraffazione indiretta; preservare la segretezza delle informazioni, eccetera.
HR: verificare che i contratti di lavoro (sia di dipendenti che di consulenti) siano conformi alle normative relative ai brevetti (ad esempio prevedendo un equo premio per le invenzioni dei dipendenti che ne hanno diritto); verificare la normativa e clausole brevettuali nei contratti con collaboratori non dipendenti, quali ad esempio dottorandi, stagisti, collaboratori esterni, eccetera; informare i dipendenti sui doveri di segretezza legati al contratto di lavoro, eventualmente rafforzando con un NDA, anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro, eccetera.
In conclusione di questo percorso, speriamo che le indicazioni fornite possano essere utili a muoversi con maggior consapevolezza nel complicato universo dei brevetti, o almeno a porsi qualche domanda (e ovviamente a cercarne la risposta) prima di compiere determinate azioni che potrebbero comportare la perdita di propri diritti o la violazione di diritti di terzi.
Il Team della Barzanò & Zanardo è a disposizione per assisterVi in ogni fase della tutela dei diritti di proprietà industriale.
