Cancellazione per non uso del marchio in Cina
Ormai è innegabile: la Cina è un mercato a cui (quasi) nessuna azienda può rinunciare. [1] E noi, che di lavoro ci occupiamo di registrare, proteggere e valorizzare i vostri marchi a livello globale, abbiamo ripetuto per anni: “tutelate i vostri marchi in Cina, altrimenti rischiate che un terzo se ne appropri”. Fortunatamente però, le immense potenzialità commerciali della Cina sono ormai note a tutti; e sono alquanto lontani i tempi in cui poche aziende erano titolari di un marchio in Cina e a noi spettava l’arduo compito di sottolineare energicamente gli imprescindibili vantaggi della registrazione, pur consapevoli delle problematiche che spesso sorgono in un paese con un sistema giuridico ed una prassi così diverse dalle nostre.
Ma c’è un nuovo mantra che negli ultimi tempi abbiamo iniziato a ripetere con costanza e tenacia (perché noi ai vostri marchi ci teniamo davvero): usate i vostri marchi registrati in Cina, altrimenti rischiate di perderli. La Legge marchi cinese prevede infatti che, se un marchio registrato in Cina, sia esso un marchio nazionale cinese o un marchio internazionale esteso in Cina, non viene utilizzato per un periodo ininterrotto di almeno 3 anni dalla registrazione, terze parti possono richiederne la cancellazione.
Il marchio non viene quindi automaticamente cancellato se non utilizzato, ma su istanza di terzi vi potreste trovare a dover depositare materialmente le prove del vostro utilizzo del marchio in Cina per tutti i prodotti e servizi tutelati. Se non siete in grado di farlo, perché il marchio non è mai stato usato o perché eventuali prove non sono state archiviate, perderete il diritto di esclusiva sul vostro segno. Questo significa che chiunque potrebbe registrare o utilizzare un marchio identico o simile al vostro senza che voi possiate più impedirlo.
E questo purtroppo accade sempre più spesso. Infatti, il numero di azioni di cancellazioni per non uso depositate in Cina sta crescendo esponenzialmente, di pari passo con la crescita smisurata di domande di registrazione di marchi effettuate ogni anno. Parliamo di numeri superiori ad 8 milioni di domande di registrazione di marchi depositate in Cina ogni anno.[2] Può quindi ragionevolmente accadere che un’azienda – in buona fede – possa aver ideato un marchio simile, la cui registrazione potrebbe essere impedita dalla presenza del vostro marchio anteriore. Per rimuovere l’ostacolo, se il vostro marchio è registrato da più di 3 anni, con tutta probabilità verrà utilizzata contro di voi l’arma dell’azione di cancellazione per non uso.
Ma è possibile che si presenti un’ipotesi ancor peggiore; quella di un contraffattore intenzionato ad appropriarsi del vostro marchio. Può accadere infatti che soggetti in malafede depositino l’azione di cancellazione per non uso (anche tramite un prestanome) contestualmente ad una nuova domanda di registrazione, avente ad oggetto un marchio identico al vostro per i medesimi prodotti o servizi. Se perdete il diritto sul marchio a causa del mancato uso, il suddetto contraffattore potrebbe invece acquisirlo.
A complicare le cose, va considerato che l’azione di cancellazione per non uso in Cina è un’azione molto poco costosa e proceduralmente molto semplice: il soggetto che ha intenzione di cancellare un marchio dovrà solamente depositare la richiesta di cancellazione presso l’ufficio marchi cinese. L’onere di provare l’uso spetta infatti esclusivamente al titolare del marchio.
AZIONE DI CANCELLAZIONE PER NON-USO: ASPETTI PROCEDURALI
Entrando nello specifico, è importante soffermarsi su tutti gli aspetti che compongono il “mantra” oggetto di questo approfondimento:
- il marchio oggetto di registrazione deve essere effettivamente utilizzato in Cina:
- così come registrato;
- per tutti i prodotti e/o servizi oggetto di tutela;
- per un periodo continuativo di 3 anni a partire dalla data di registrazione. In caso di marchi registrati da più di 3 anni, l’uso andrà provato relativamente ai 3 anni precedenti il deposito della domanda di cancellazione del marchio.
- Cosa si intende per uso effettivo e come provarlo?
In passato erano sufficienti delle prove davvero minime per contestare un’azione di cancellazione per non-uso. Accadeva inoltre alquanto frequentemente che le aziende cinesi che avevano depositato marchi di terzi in malafede, senza mai usarli effettivamente ma con il solo scopo di venderli a cifre eccezionalmente elevate, depositassero prove d’uso false, ad esempio immagini di prodotti dove era stato digitalmente apposto il marchio oggetto di contestazione.
Negli ultimi tempi, fortunatamente, le prassi sono cambiate e gli esaminatori cinesi sono più attenti nel valutare le prove d’uso. L’ufficio marchi ha inoltre redatto alcune linee guida per identificare cosa possa essere inteso come uso effettivo.
L’aspetto fondamentale da evidenziare è che, per difendere efficacemente il marchio, non basterà semplicemente dichiarare di aver usato il marchio, di aver partecipato ad una certa fiera o di aver discusso con un possibile partner cinese un accordo di distribuzione. Sarà necessario depositare, entro due mesi dalla data in cui viene notificata l’azione, la documentazione da cui si evince chiaramente che il marchio è stato usato in modo genuino per i prodotti e servizi rivendicati e che quei prodotti e servizi sono stati offerti in vendita in Cina (Hong Kong, Taiwan e Macao non rientrano nell’equazione). Due mesi possono essere davvero pochi se le prove non sono già state debitamente raccolte, archiviate e catalogate negli anni.
Sono considerate prove idonee a dimostrare l’uso del marchio:
- documenti che dimostrino la vendita effettiva in Cina, online o nei negozi fisici, di prodotti dove il marchio è apposto sul prodotto stesso, etichette, confezioni, manuali d’uso etc.
- documenti che attestino la partecipazione ad esposizione fieristiche in Cina (contratti di affitto degli stand in fiera, fotografie dove siano visibili i dettagli dei prodotti/servizi esposti etc.)
- fatture di vendita in Cina, documenti di esportazione o documentazione necessaria per ottenere autorizzazioni al commercio in Cina. Da questi documenti deve chiaramente evincersi la tipologia di prodotto ed il marchio apposto sullo stesso.
- immagini che mostrino ben visibile il marchio apposto su insegne, negozi monomarca o punti vendita presenti in Cina (preferibilmente corredate dal contratto di affitto del locale commerciale adibito alla vendita).
- pubblicità relative ai prodotti/servizi avvenute su riviste, quotidiani o in trasmissioni radiofoniche o televisive in Cina.
Al contrario, non sono considerate come valida prova d’uso del marchio:
- Contratti commerciali con controparti cinesi (ove poi non sia seguito la vendita effettiva dei prodotti).
- Uso del marchio esclusivamente su campioni o regali.
- Testimonianze scritte o orali.
- Resta ancora un aspetto dibattuto dalle corti cinesi se l’uso del marchio su prodotti esclusivamente destinati all’esportazione (OM) possa configurare uso effettivo in Cina.
È importante sottolineare che l’uso deve essere riferito esclusivamente al territorio cinese; non saranno accettate prove d’uso in lingua diversa dal cinese che facciano riferimento a territori esteri. È chiaro quindi che il principio di base è che l’uso effettivo in Cina avviene quando il marchio è concretamente entrato in contatto con il consumatore cinese.
Le prove devono essere inequivocabilmente datate, per permetter all’esaminatore di verificare che si riferiscano al periodo d’uso contestato.
Non vi è decadenza quando il mancato uso sia giustificato da un motivo non dipendente dalla volontà del titolare, ciò avviene ad esempio nel caso di forza maggiore, guerre, limitazioni imposte dal Governo ma anche in caso di bancarotta o liquidazione della società.
Le prove d’uso del vostro marchio sono quindi importantissime e non solo per difendersi da azioni di cancellazione per non-uso. Vanno sempre minuziosamente archiviate per essere utilizzate in caso di necessità e di contestazione dei vostri marchi.
- L’uso del marchio in una forma diversa da quella registrata è una valida prova d’uso?
Non esiste una prassi assolutamente consolidata sul punto e molto spesso la determinazione viene lasciata alla discrezionalità del singolo esaminatore. Solitamente, se il marchio registrato e quello concretamente utilizzato oggetto di prove d’uso presentano delle variazioni minime, è possibile difendere il marchio registrato da un’azione di cancellazione per mancato uso.
Per citare un esempio, se avete registrato il marchio “” , ma da anni utilizzate il marchio “” potreste rischiare di non riuscire a difendere il marchio “”. Analogamente, lo stesso rischio sussiste se il marchio registrato è “PINK DOG”, ma viene utilizzato con una grafia alquanto diversa, ad esempio “”.
Questo si traduce nella necessità di aggiornare costantemente il portafoglio marchi in base ai diversi restyling che il marchio subisce nel corso del tempo.
- Uso del marchio limitatamente ad alcuni prodotti e/o servizi oggetto di tutela
Cosa accade se il marchio è stato sì usato, ma non per tutti i prodotti e servizi oggetto della registrazione? E se non si riescono a reperire prove relative all’uso del marchio per tutti i prodotti/servizi?
La risposta è purtroppo semplice: il diritto di esclusiva sul marchio verrà mantenuto solo in relazione ai prodotti/servizi per i quali è stato effettivamente provato l’uso.
Su questo aspetto bisogna essere estremamente cauti, poiché il sistema di classificazione dei prodotti/servizi adottato in Cina è molto rigido, quindi sarà necessario provare l’uso per almeno un prodotto/servizio appartenete alle diverse sottoclassi rivendicate.
- Calcolo dei termini: qual è la “data ultima” per iniziare ad utilizzare il marchio?
Esistono delle differenze nel calcolo dei termini a seconda che si tratti di un marchio nazionale cinese, un marchio internazionale o, ancora, un marchio che è stato sottoposto ad una procedura di opposizione prima di giungere a registrazione.
Nel caso il vostro marchio sia un marchio nazionale cinese, il momento a partire dal quale soggetti terzi possono presentare un’azione di cancellazione per mancato uso, e quindi la data ultima per iniziare ad utilizzare il marchio per evitare di soccombere ad un’eventuale azione di cancellazione, è di 3 anni dalla data di registrazione del marchio, così come indicata sul certificato di registrazione.
Qualora invece la tutela del vostro marchio in Cina si è configurata a seguito del deposito di un marchio internazionale esteso in Cina, il periodo di 3 anni decorrerà dalla data in cui sono scaduti i termini per l’ufficio nazionale cinese per emettere un rifiuto alla registrazione della designazione nazionale. Tale termine è di 18 mesi che verranno calcolati dalla notifica con cui l’organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) invia la domanda di marchio all’Ufficio cinese per il proprio esame. Quindi i 3 anni andranno calcolati a partire dal diciottesimo mese dopo la data indicata nella notifica dell’OMPI all’ufficio marchi cinese.
Se il marchio è stato sottoposto ad una procedura di opposizione prima di giungere a registrazione, il termine di 3 anni decorrerà invece dalla data in cui la decisione sull’opposizione è entrata in vigore (quindi dopo che sono scaduti eventuali termini per presentare un appello alla decisione). Anche in questo caso infatti, la data di registrazione come presente sul certificato di registrazione e la data dal quale decorrono i termini per provare l’uso del marchio non coincideranno.
In caso di marchi internazionali è inoltre importante prestare attenzione ad ogni comunicazione che si riceve dall’Ufficio marchi cinese (CNIPA). La prassi solitamente seguita prevede che, se un soggetto cinese deposita un’azione di cancellazione per non uso nei confronti di un marchio internazionale esteso in Cina, l’Ufficio marchi cinese invia una notifica all’OMPI, che a sua volta lo comunicherà al titolare del marchio o al rappresentante indicato nella domanda internazionale, ove presente.
Qualora non sia indicato un mandatario nella registrazione internazionale, la notifica verrà quindi inviata direttamente al titolare del marchio. Come chiarito in precedenza, il termine perentorio per presentare l’opportuna replica ad un’azione di cancellazione per non uso in Cina è di due mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica. È quindi molto importante comprendere il contenuto della notifica stessa (peraltro interamente scritta in cinese), per poter reagire prontamente e adeguatamente. Inoltre, dettaglio non di secondaria importanza, in caso di notifica diretta al titolare, nella replica è necessario allegare -in originale- la busta nella quale è stata consegnata la notifica. In assenza di questo documento la replica rischia di essere rifiutata, ed il marchio cancellato.
- Conclusioni
L’arma delle azioni di cancellazione per mancato uso è stata utilizzata per anni come ottima opzione per ottenere la cancellazione dei marchi dei concorrenti, solitamente aziende cinesi che avevano depositato il marchio in malafede. Tuttavia, poiché negli ultimi anni il numero di azioni di cancellazione depositate da società cinesi contro un marchio straniero è in forte aumento, è assolutamente necessario valutare se i vostri marchi sono stati effettivamente utilizzati in Cina e se sono già disponibili solide prove relative a tale utilizzo. Considerando le peculiarità del sistema giuridico e della prassi cinese è sempre quindi altamente consigliabile affidarsi ad un consulente con esperienza nella giurisdizione per pianificare in anticipo la strategia di tutela più opportuna.
[1] La Cina è la più importante destinazione dei beni esportati dall’UE, ed il principale fornitore di merci dell’UE secondo il rapporto statistico dell’unione Europea di Novembre 2019 https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.2.1.pdf
[2] Statistiche OMPI https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CN