Con la globalizzazione dell’economia, i mercati di interesse delle aziende di tutte le dimensioni sono diventati sempre più vasti coprendo un numero di Stati via via crescente. La tutela brevettuale all’estero è diventata quindi sempre più richiesta e soprattutto necessaria al fine di ottenere un vantaggio concorrenziale sui competitor.
È noto, infatti che un brevetto nazionale di uno Stato genera un diritto di monopolio limitato esclusivamente al territorio di quel particolare Stato. Pertanto per poter godere di diritti di esclusiva in una molteplicità di Stati è necessario richiedere il rilascio di corrispondenti brevetti paralleli. Naturalmente, depositare un certo numero di domande di brevetto all’estero comporta una moltiplicazione dei costi per le relative procedure di concessione e per il mantenimento in vita post-concessione. È dunque necessario un approccio strategico che consenta di bilanciare il più possibile i costi e i benefici della tutela brevettuale a livello internazionale; una corretta ed equilibrata selezione degli Stati in cui richiedere il brevetto passa attraverso lo studio dei mercati nonché delle reti di commercializzazione e produzione dei competitor.
In uno scenario così variegato e vasto come quello attuale la pianificazione della corretta strategia di tutela è molto complessa e richiede tempi piuttosto lunghi che il più delle volte non sono compatibili con la rapidità tipica di chi ha interesse a tutelare la propria invenzione in un settore tecnologico altamente competitivo; tale pianificazione, inoltre, risulta pervasa da un significativo grado di incertezza almeno nella fase iniziale di attuazione di una invenzione.
Uno strumento molto interessante e diffuso che agevola la suddetta pianificazione è la cosiddetta domanda internazionale PCT prevista dal Trattato di Cooperazione Internazionale in materia di brevetti (“Patent Cooperation Treaty”) sottoscritto a Washington il 19 giugno 1970 ed entrato in vigore il 24 gennaio 1978.
La domanda internazionale PCT: cenni di procedura e vantaggi
Una domanda internazionale PCT può essere depositata al International Bureau (IB) creato dal Trattato o in uno degli Uffici nazionali (per esempio l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o UIBM per un Richiedente italiano) o regionali (per esempio lo European Patent Office o EPO per un Richiedente italiano) che può agire come Receiving Office (RO) e che provvede a trasmetterla al IB.
Nel caso in cui una domanda internazionale PCT descriva una invenzione per la prima volta, tale domanda genera un diritto di priorità che potrà essere rivendicato in domande di brevetto successive depositate entro un anno dalla data di deposito della domanda internazionale PCT, in accordo a quanto previsto dalla Convenzione di Unione di Parigi (CUP) per la protezione della proprietà industriale.
In alternativa, la domanda internazionale PCT può essere depositata rivendicando il diritto di priorità della domanda di brevetto anteriore che descrive l’invenzione per la prima volta. In tal caso, il deposito della domanda internazionale PCT deve avvenire entro un anno dalla data di deposito della domanda di priorità. In questo modo, lo stato della tecnica rispetto al quale dovrà essere giudicata l’invenzione oggetto della domanda sarà retrodatato a quello effettivo per la prima domanda.
All’atto del deposito vengono designati tutti gli Stati aderenti al Trattato (al 31 agosto 2019 sono 152) riservandosi di fatto il diritto a richiedere una domanda di brevetto in ciascuno di quegli Stati.
La domanda internazionale PCT viene sottoposta a una ricerca di brevettabilità dall’Ufficio nazionale o regionale che, secondo il Trattato, può agire da autorità di ricerca (“International Search Authority” o ISA) e poi pubblicata.
E’ possibile, inoltre, entro 22 mesi dalla data di deposito o di priorità richiedere la conduzione di un esame preliminare internazionale a un Ufficio agente come autorità di esame (“International Prelminary Examination Authority” o IPEA). L’esame preliminare internazionale viene condotto sulla base dell’esito del rapporto di ricerca e termina con la redazione di un parere preliminare di brevettabilità in generale non vincolante per le successive procedure nazionali o regionali.
In ogni caso, la procedura internazionale PCT non termina con il rilascio di un “brevetto internazionale” ma con il deposito di corrispondenti domande di brevetto nazionali (per esempio in Cina, Russia, U.S.A. ecc.) o regionali (per esempio la domanda di brevetto europea) che seguiranno poi ognuna la propria procedura di concessione.
Il termine per depositare queste domande di brevetto è per la maggior parte dei casi 30/31 mesi dalla data di deposito o di priorità della domanda internazionale PCT. Questo termine offre al Richiedente la possibilità di pianificare la strategia di tutela più opportuna per la propria invenzione in un intervallo di tempo ampio riducendo così il rischio di non proteggere la propria invenzione in Stati rilevanti per la produzione e/o commercializzazione della stessa.
Questo vantaggio è ancor più evidente nel caso in cui la domanda internazionale PCT rivendichi la priorità di un’altra domanda di brevetto anteriore. In tal caso, il Richiedente scegliendo di seguire la procedura PCT sposta di fatto il termine per decidere in quale Stato depositare una corrispondente domanda di brevetto dai 12 mesi ai 30/31 mesi dalla data di priorità.
Naturalmente, resta l’obbligo di depositare contestualmente alla domanda internazionale PCT parallele domande di brevetto nazionale negli Stati non aderenti al PCT (per esempio in Argentina o Taiwan) che siano rilevanti per gli interessi economici del Richiedente.
Al fine di pianificare una strategia di tutela efficace al livello internazionale, anche in termini di costi-benefici, è importante rivolgersi a degli esperti del settore. I nostri consulenti dedicati con una preparazione specifica in ogni settore tecnico: dalla meccanica all’elettronica, dalla chimica alla biotecnologia – seguono i clienti Barzanò & Zanardo dalla domanda al deposito, dalla concessione al suo sfruttamento, offrendo un approccio integrato alla tutela della proprietà intellettuale al servizio dell’innovazione.
