La causa era stata instaurata nel 2014 dal Gruppo Zanellato, difeso dagli Avv.ti Celluprica e Fischetti di Barzanò & Zanardo, per richiedere la contraffazione del noto marchio di borse Postina® da parte di The Bridge, che utilizzava il medesimo segno per contraddistinguere alcuni suoi modelli di borse.
Il giudice di prime cure, accogliendo la tesi di The Bridge, rigettava le domande di Zanellato ritenendo che il termine “postina” non fosse distintivo e univoco indicatore di origine del prodotto contrassegnato da parte attorea, perché comunemente usato dagli operatori del commercio per contraddistinguere modelli di borse.
Avverso la decisione di I grado proponeva appello il Gruppo Zanellato, che invocava, inter alia, l’erroneità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 13 c.p.i., degli artt. 115- 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui il giudice aveva ritenuto che il segno denominativo “postina” fosse comunemente usato dagli operatori economici e dai consumatori per indicare borse e per violazione dell’art. 7 c.p.i. laddove il Tribunale non aveva ritenuto distintivo il marchio Postina®.
La Corte di Appello meneghina, con la sentenza in commento, accoglieva le doglianze del Gruppo Zanellato reputando che The Bridge avesse illegittimamente utilizzato il marchio di cui è titolare il Gruppo Zanellato, in violazione dei diritti di privativa di cui all’art. 20 c.p.i. Ciò alla luce della capacità distintiva del marchio in questione e dell’assenza del carattere descrittivo dedotto dalla parte appellata.
Veniva quindi disposta, nei confronti di The Bridge, l’inibitoria all’uso del termine “postina”, in qualsiasi modo e forma, assistita da una penale di € 10.000,00 per ogni violazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della stessa oltre alla condanna alla pubblicazione del dispositivo in caratteri doppi del normale sul quotidiano “Il Corriere della Sera”.
In sintesi, sono stati ribaditi, questa volta a favore del Gruppo Zanellato, i seguenti principi consolidati: (1) la descrittività di un segno ex art. 13.1 lett. A-B c.p.i., diversamente dalla volgarizzazione, deve essere dimostrata con riferimento al periodo precedente al deposito della domanda di registrazione del segno; (2) la prova che una parola sia entrata nel linguaggio corrente o nell’uso comune degli operatori del commercio deve essere intesa in senso rigoroso; (3) il Giudice non può porre a fondamento della decisione la propria scienza privata ovvero documenti sui quali non vi sia stato contraddittorio.
La Sentenza consente infine un’ulteriore considerazione – implicita nella decisione ma non per questo meno importante – per cui non è possibile eccepire un uso descrittivo di segni distintivi (ossia segni che per loro natura non sono descrittivi), essendo evidente che la descrittività o meno di un segno, in relazione a determinati prodotti o servizi, è una circostanza obiettiva derivante dall’effettivo significato del segno o della parola, ed essendo irrilevante l’intenzione o l’opinione di colui che usa il segno (o la parola) di farlo in modo descrittivo.
Borsa Postina® di Zanellato
