Il 18 dicembre 2020 il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano depositava la domanda di registrazione n. 18358002 del segno come marchio UE figurativo collettivo per i seguenti prodotti della classe 29, così come modificati il 7 luglio 2021: Formaggio conforme al disciplinare della denominazione d’origine protetta “Grana Padano”.
Il 28 ottobre 2021 l’esaminatore EUIPO emetteva un rifiuto provvisorio avverso la registrazione del summenzionato marchio ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, RMUE, relativamente a tutti i prodotti rivendicati in sede di deposito.
L’articolo 76, paragrafo 2, RMUE dispone che una domanda di marchio collettivo dell’UE deve essere rifiutata se vi è il rischio che il pubblico sia indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare se può dare l’impressione che non si tratti di un marchio collettivo.
Nel caso di specie l’obiezione dell’esaminatore si basava principalmente sulle seguenti osservazioni:
- Il segno oggetto della domanda contiene la denominazione d’origine protetta GRANA PADANO ed è un logo quasi identico a quello contenuto nel disciplinare di produzione della DOP in questione.
- ll logo contenuto nel disciplinare di produzione di una denominazione d’origine protetta o una indicazione geografica protetta deve essere utilizzato da qualsiasi produttore i cui prodotti rispettino il disciplinare di produzione, indipendentemente dal fatto che sia membro del consorzio di tutela di detta DOP o IGP.
- Pertanto, il pubblico può essere indotto in errore per quanto riguarda il carattere o il significato del marchio, perché questo elemento può essere considerato come una denominazione d’origine protetta piuttosto che come un marchio collettivo, la cui funzione è quella di indicare l’appartenenza a un’associazione.
Nonostante le argomentazioni sollevate dalla richiedente, i.e. dal Consorzio, nella propria replica ai rilievi, con decisione del 5 maggio 2022, l’esaminatore rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, RMUE.
La decisione relativa al rifiuto della registrazione è stata impugnata dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano e sul ricorso proposto la Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO si è pronunciata con la decisione del 15 novembre 2023 (R 1073/2022-5) https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20231115_R1073_2022-5_018358002, annullando integralmente la decisione impugnata.
Nelle motivazioni della decisione la commissione di ricorso, oltre l’articolo 76, paragrafo 2, RMUE, richiama l’articolo 74, paragrafo 1, RMUE, secondo il quale la funzione essenziale dei marchi collettivi dell’Unione europea è quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese. Inoltre, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, RMUE, anche i marchi collettivi dell’UE descrittivi dell’origine geografica devono essere in grado di soddisfare la funzione essenziale di un marchio collettivo, che è quella di indicare l’origine commerciale collettiva dei prodotti venduti con quel marchio.
La commissione chiarisce che, conformemente ai principi generali del diritto dei marchi, l’ingannevolezza di cui all’articolo 76, paragrafo 2, RMUE deve essere valutata in relazione alla percezione che il pubblico di riferimento avrà quando entrerà in contatto con il marchio, ad esempio al momento della decisione di acquisto.
Nella decisione viene inoltre evidenziato che il RMUE non sancisce un divieto espresso di cumulo delle protezioni conferite dal marchio collettivo e dall’indicazione geografica, nemmeno nel caso in cui i segni in questione siamo simili o identici. Peraltro, la commissione segnala che non vi sono sentenze della Corte di Giustizia che abbiano negato una possibile rilevanza del regolamento d’uso del marchio collettivo al fine di chiarirne l’ambito di protezione né che abbiano negato una possibile sovrapposizione tra gli ambiti di protezione delle indicazioni geografiche e dei suddetti marchi.
Inoltre, le (differenti) modalità d’uso del marchio collettivo e del segno dell’indicazione geografica sono un altro fattore rilevante al fine di escludere l’applicazione del divieto di registrazione di cui all’articolo 76, paragrafo 2, RMUE; la Commissione ritiene che talvolta, come nel caso in esame, il regolamento d’uso del marchio collettivo possa aiutare a comprendere l’ambito di protezione del marchio stesso. Infatti, le modalità d’uso del marchio con il quale il consumatore entrerà in contatto dipendono dalle norme stabilite dal regolamento d’uso.
Nel caso di specie, il regolamento d’uso del marchio collettivo chiarisce che il segno sarà apposto, previa autorizzazione del Consorzio, solo sulle confezioni di formaggio Grana Padano, mentre il segno dell’indicazione geografica verrà apposto sulle forme di formaggio e, pertanto, le modalità d’uso del segno in questione non sono le medesime del segno dell’indicazione geografica. Infatti, il segno della DOP può essere utilizzato liberamente da chiunque soddisfi i requisiti di qualità di cui al disciplinare di produzione del Grana Padano DOP mentre il marchio collettivo si utilizzerà solo dietro autorizzazione e solo sulle confezioni del prodotto porzionato.
La Commissione evidenzia che proprio al fine di preservare l’unitarietà del sistema di protezione delle indicazioni geografiche e con l’obiettivo principale di tutelare il consumatore, è necessario consentire la protezione cumulativa, tenendo in considerazione che, nel caso in esame, non si tratta di segni identici, ma solo simili, utilizzati secondo modalità e su prodotti differenti (l’uno sul formaggio in quanto tale, l’altro sul formaggio porzionato e confezionato), a seconda del tipo di tutela cui fanno capo.
Infine, la Commissione fa presente che la circostanza che la richiedente sia l’ente ufficialmente incaricato di tutelare e promuovere il formaggio “Grana Padano”, sebbene non sia da sola sufficiente a escludere qualsiasi ingannevolezza, indubbiamente gioca a favore di tale risultato, essendo per il consumatore una ulteriore garanzia.
Inoltre, il fatto che i soggetti cui può essere rilasciata l’autorizzazione all’uso del marchio collettivo debbano essere necessariamente soggetti che hanno già il diritto di utilizzare il segno della DOP sulle forme di formaggio, denota l’esistenza di un ulteriore livello di protezione dato dal marchio collettivo che garantisce, agli occhi del pubblico, la provenienza del prodotto confezionato dallo stesso Consorzio. Sarebbe questa una forma di valore aggiunto che non può essere garantita né apportata dalla sola indicazione geografica e che solo il marchio collettivo può concedere.
Per tali motivi sopra riportati, la Commissione ritiene che il segno oggetto della domanda di marchio non è ingannevole agli occhi del pubblico rilevante circa la natura del medesimo, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, RMUE e che l’iter di registrazione del marchio collettivo in questione può proseguire.
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