Perché è difficile registrare un pay-off come marchio?
Gli slogan, per loro natura, trasmettono un messaggio pubblicitario o elogiativo che, in quanto tale, potrebbe non essere in grado di fornire indicazioni circa l’origine di un prodotto o servizio e assolvere, quindi, alla funzione di marchio.
Infatti, la giurisprudenza europea ha ritenuto che il consumatore non è abituato a formulare ipotesi sull’origine commerciale dei prodotti sulla base di pay-off promozionali e il suo livello di attenzione è basso in questi casi. Ciò, indipendentemente dalla tipologia di beni e dalla specializzazione del pubblico di riferimento (*).
Uno slogan sarà distintivo quando sia sufficientemente fantasioso, originale o sorprendente, inneschi nella mente del pubblico un processo cognitivo o richieda uno sforzo interpretativo (ad es., contiene un’allusione, un gioco di parole, strutture sintattiche insolite etc.). Tali caratteristiche lo rendono memorizzabile e riconoscibile e, quindi, distintivo per il pubblico, che non percepirà il pay-off solo come mera formula elogiativa (21/01/2010, C-398/08; 13/04/2011, T-523/09).
Questi sono i criteri elaborati dalla giurisprudenza, ma vediamo concretamente quali marchi sono stati recentemente rifiutati (la maggioranza) e registrati in UE e Italia.
Unione Europea
Esempi di marchi rifiutati
I marchi MOINS DE MIGRAINE POUR VIVRE MIEUX e WENIGER MIGRÄNE. MEHR VOM LEBEN. (08/07/2020, T-697/19) (in italiano, “MENO EMICRANIA PER UNA VITA MIGLIORE”) rispetto ai prodotti delle classi 16 (materiale stampato relativo al trattamento dell’emicrania) e 44 (informazioni relative al trattamento dell’emicrania), sono stati rigettati poiché ritenuti privi di capacità distintiva.
La Corte di Giustizia ha giudicato che il pay-off non fosse inusuale dal punto di vista delle regole grammaticali delle lingue locali, l’espressione non conferisse alcuna originalità e non richiedesse uno sforzo di interpretazione per il consumatore.
Nello stesso senso, la Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO ha rigettato la registrazione dei pay-off HEALTHIER DOGS, HAPPY LIVE (27/02/2023, R2097/2022-4), BEYOND THERAPEUTICS (10/03/2021, R 2317/2020-4), ENABLING ANYWHERE CARE (02/12/2020, R 1635/2020-5), tutti in riferimento alla classe 5, ritenendole semplici formule promozionali.
Esempi di marchi registrati
È stato invece valutato distintivo lo slogan IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS (20/01/2021, T-253/20), rispetto ai prodotti delle classi 29, 30 e 32.
La Corte di Giustizia ha ritenuto che il consumatore compie uno sforzo interpretativo nella lettura della frase, percependo una contrapposizione tra la prima parte del marchio (IT’S LIKE MILK) e la seconda (MADE FOR HUMANS), mettendo in discussione la comune idea secondo cui il latte è un elemento fondamentale dell’alimentazione umana: l’impostazione della frase disorienta il consumatore e il messaggio insito nello slogan lo rende riconoscibile e, quindi, distintivo.
Sono stati registrati anche i marchi BAKE FOR HEALTH (No. 018348037), DNA4YOU (No. 017931880, R 1469/2019-4), entrambi giudicati sufficientemente originali e fantasiosi in riferimento, fra l’altro, ai prodotti della classe 5.
Italia
Recentemente si è pronunciata in tema la Corte di Cassazione (ordinanza No. 37697 del 23 dicembre 2022), chiarendo che le norme locali permettono la registrazione di slogan come marchi. Tuttavia, il pay-off “LA TUA PELLE MERITA DI ESSERE TRATTATA BENE” per prodotti cosmetico/farmaceutici, non è stato ritenuto distintivo.
Nei fatti, la tendenza dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sembra essere maggiormente restrittiva rispetto al passato nella valutazione della distintività degli slogan, anche in riferimento a marchi in lingua inglese, evidentemente ormai ritenuta meglio conosciuta dal consumatore locale.
Sono stati, infatti, rifiutate le seguenti designazioni italiane di marchi internazionali, MEDIQ. COMMITTED TO YOUR CARE (No. 1144253), REVOLUTIONIZING THE ORTHOPEDIC SUPPLY CHAIN (No. 1596093), HEALTH OF JOINTS IS IN RELIABLE HANDS (No. 1466670), ORTHO TECHNOLOGY INVENTED HERE (No. 1587216) nelle classi 5 / 10.
I marchi italiani, MUOVITI RESPIRA VIVI (No. 302018000027175), CONNETTITI AL BENESSERE (No. 302018000027170) sono, invece, stati recentemente registrati in classe 5.
Tutela degli slogan tramite diritto d’autore
Gli slogan possono essere tutelati anche tramite il diritto d’autore, se risultino sufficientemente “originali”. Nella pratica, sono tuttavia certamente più numerosi i casi giudiziari di diniego di tutela, rispetto a quelli che, invece, si sono conclusi con un esito a favore della protezione del pay-off tramite il diritto autorale.
Conclusioni
La protezione dello slogan come marchio è percorribile ma ottenere la registrazione del segno può risultare complicato sia in UE che in Italia.
Per tali marchi, risulta fondamentale costruire la migliore soluzione di deposito che tenga conto della natura del pay-off, delle sue modalità d’uso e di possibili accorgimenti per consentire al marchio di giungere a concessione.
Restiamo a completa disposizione per fornirvi una consulenza strategica in tal senso.
(*)Come riportato anche nella relazione dell’EUIPO “Case-law Research Report – The Distinctive Character of Slogans”, pubblicata nel marzo 2022, disponibile al seguente link . Si tratta di una raccolta di giurisprudenza di General Court, della Corte di Giustizia e della Commissione dei Ricorsi EUIPO, redatta con l’obiettivo di individuare e analizzare la giurisprudenza e le tendenze in materia di slogan per migliorare la coerenza nei processi decisionali.
